STS, 11 de Marzo de 2009
| Ponente | OSCAR GONZALEZ GONZALEZ |
| ECLI | ES:TS:2009:1011 |
| Número de Recurso | 210/2007 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 11 de Marzo de 2009 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a once de marzo de dos mil nueve
En el recurso de casación nº 210/2007, interpuesto por la Entidad NIKE INTERNATIONAL, LTD., representada por la Procuradora Doña Mª Isabel Campillo García, y asistida de letrado, contra la sentencia nº 1089/2006 dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 25 de julio de 2006, recaída en el recurso nº 332/2003, sobre concesión de inscripción de la marca gráfica nº 2.388.108; habiendo comparecido como parte recurrida la Entidad AZAREY INTERNACIONAL, S.L., representada por la Procuradora Doña Rosa Sorribes Calle, y asistida de letrado, y la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Quinta) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad NIKE INTERNATIONAL, LTD., contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 28 de octubre de 2002 que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra otra de 21 de enero de 2002, que concedió la inscripción de la marca nacional nº 2.388.108, mixta, para la clase 25ª del Nomenclátor Internacional.
Notificada esta sentencia a las partes, por la recurrente se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 19 de diciembre de 2006, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la recurrente (NIKE INTERNATIONAL, LTD.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 2 de febrero de 2007, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:
1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción del art. 12.1.a) de la Ley de Marcas de 1988 y de la jurisprudencia aplicable.
2) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra c) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, al no haber resuelto la misma sobre una de las cuestiones controvertidas: la aplicación a la marca nº 2.388.108 de la prohibición de registro del art. 13.c) de la Ley de Marcas de 1988.
Terminando por suplicar dicte sentencia declarando que ha lugar al recurso y por tanto lo estime, casando, revocando y dejando sin efecto la sentencia impugnada y declarando que procede la denegación del registro de marca nº 2.388.108.
Por providencia de la Sala, de fecha 5 de mayo de 2008, se admitió a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 17 de junio de 2008 entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO y AZEREY INTERNACIONAL, LTD.), a fin de que en el plazo de treinta días pudieran oponerse al mismo, lo que hicieron mediante escritos de fechas 27 de junio y 1 de septiembre de 2008 respectivamente, en los que expusieron los razonamientos que creyeron oportunos y solicitaron se dicte sentencia por la que se desestime el recurso, con expresa imposición de costas a la recurrente.
Por providencia de fecha 17 de diciembre de 2008, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 4 de marzo de 2009, en que tuvo lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Magistrado de la Sala
La Oficina Española de Patentes y Marcas otorgó la inscripción de la marca nº 2.388.108, de la clase 25, para "vestidos calzados y sombrerería", marca que sólo cuenta con un gráfico, al considerar que existen entre este distintivo y los opuestos por NIKE INTERNATIONAL LTD., "suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado, pues las prioritarias, que el público en general identificarán de inmediato como las características de los productos NIKE y distinguirán a primera vista de la solicitud que represente un gráfico más complejo y muy caprichoso, y las marcas deben examinarse tal como fueron concedidas, en toda su integridad y no descomponiendo arbitrariamente las mismas".
Contra esta resolución se interpuso recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que lo desestimó con base en los siguientes fundamentos: "existen entre una y otra marca suficientes disparidades o diferencias de conjunto como para garantizar su suprema diferenciación. En este caso el juicio de confusión debe recaer sobre la totalidad del gráfico que se propone como marca y no descomponiéndolo de forma unilateral o arbitraria pues el uso del distintivo, cuya inscripción ha sido concedida por la Oficina Española de Patentes y Marcas, se refiere a su totalidad y no a una parte del mismo".
Se ha interpuesto contra esta sentencia recurso de casación con base en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes.
Por razones metodológicas debemos examinar en primer lugar, el segundo motivo de casación sobre quebrantamiento de las normas reguladoras de la sentencia, pues caso de ser estimado, llevaría a la revocación de la sentencia recurrida, y resolver la cuestión planteada en los términos en que se siguió en primera instancia, conforme determina el artículo 95.2.d) de la Ley Jurisdiccional.
Se invoca en este motivo, infracción del artículo 67.1 y 33.1 de la Ley Jurisdiccional al no resolver todas las cuestiones que se plantearon en la demanda.
La sentencia, en efecto, incurre en incongruencia, pues a parte de reproducir con pequeñas diferencias la motivación de la resolución recurrida, usa fórmulas genéricas que son aplicables a gran número de casos, sin descender al examen particular del supuesto que se le plantea, y sin tener en cuenta los argumentos de la demanda, en la que se hace un estudio detallado de los elementos de confusión, que a juicio de la recurrente, se dan entre las marcas enfrentadas.
Ello lleva a la estimación del recurso de casación y, de acuerdo con el artículo 95.2.d), resolver "lo que corresponda dentro de los términos en que apareciera planteado el debate".
El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.
En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.
Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica al caso concreto criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.
A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.
Pues bien, en el presente caso ante la coincidencia de los campos aplicativos se debe ser más estricto en la comparación de los signos, conforme a la jurisprudencia nacional y europea citada por los recurrentes, a lo que hay que añadir el carácter de marca renombrada que ostenta la de su titularidad, que es bien conocida por los consumidores, no sólo en el ámbito deportivo.
Ante estas circunstancias, debe admitirse que los signos enfrentados, meramente gráficos, en los que el diseño que los distingue tiene un componente similar, con forma curvilínea en el que los trazos negros son gruesos y la parte más larga va en la misma dirección, podría generar, en una primera impresión de conjunto, confusión en los consumidores sobre el origen empresarial de los productos, confusión que no desaparece por la existencia de un punto negro en la marca solicitante, ya que pasa a un segundo plano en la contemplación del diseño en su totalidad. Esta similitud lleva también a la asociación por el consumidor de ambas marcas, al comparar la solicitada con las que tienen registradas el recurrente con el indicado dibujo, especialmente en el comercio del vestido y del calzado, en cuyas unidades aparece como parte integrante del producto, que atrae la atención del consumidor.
La inscripción en diferentes campos del distintivo de NIKE, no implica que carezca de carácter notorio, pues de lo que se trata de proteger es la prioridad registral en dichos campos frente a otras que pudieran disputarle su mejor derecho, garantizándose de esta forma las invasiones por terceros interesados en apropiarse de su fama y prestigio.
Las anteriores conclusiones no quedan desvirtuadas por el hecho de que hayan sido concedidas otras marcas con signos gráficos que pudieran acercarse al del recurrente, pues, como ya se dijo, en materia de marcas hay que examinar cada caso en particular, sin que los precedentes puedan tener un carácter vinculante, máxime si como ocurre con los casos indicados en la contestación a la demanda, difieren sustancialmente del actual, por ser diseños en que el huso esta dispuesto en sentido contrario o va acompañado de una parte denominativa, o tienen otros componentes más complejos que el actual.
No se dan circunstancias de costas en la primera instancia, debiendo cada parte satisfacer las suyas en esta casación, de conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos haber lugar y, por lo tanto, ESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 210/2007, interpuesto por la Entidad NIKE INTERNATIONAL, LTD., contra la sentencia nº 1089/2006 dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 25 de julio de 2006, y debemos ESTIMAR el recurso contencioso administrativo nº 332/2003, declarando la nulidad por su disconformidad a Derecho de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas recurridas; sin expresa condena en las costas de esta casación, debiendo cada parte satisfacer las suyas en cuanto a las de la instancia.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
