STS, 28 de Noviembre de 2008
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 28 Noviembre 2008 |
| Emisor | Tribunal Supremo, sala tercera, (Contencioso Administrativo) |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintiocho de noviembre de dos mil ocho.
VISTO por la Sala Tercera (Sección Tercera) del Tribunal Supremo el recurso de casación nº 5083/2006 interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Dña. María Teresa Rodríguez Pechín, en representación de "PEPSICO INC"., contra la sentencia de fecha 11 de julio de 2006 dictada en el recurso contencioso-administrativo nº 294/2003, por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Ha sido parte recurrida la Administración del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.
En 16 marzo 2000, las entidades Bum Blasi Urgell & Morales S.L. y Escletxa, S. C.P. solicitaron el registro de las marcas nº 2.303.515, para la clase 28, y en concreto, juegos y juguetes; nº 2.303.516, para la clase 25, y en concreto, ropa de vestir; y nº 2.303.517, para la clase 16, y en concreto, revistas, tebeos comics y libros, todas ellas consistentes en la denominación "LA COLLA PESSIGOLLA".
Al registro se opuso la mercantil "PEPSICO INC"., titular prioritaria de las siguientes marcas: nº 2.048.974, "PEPSI", (mixta), para la clase 28, y en concreto, juegos, juguetes, artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases, decoraciones para árboles de Navidad; nº 105.825, "PEPSI COLA" (denominativa) para la clase 25, y en concreto, prendas de vestir, incluyendo botas, zapatos y zapatillas; y nº 1.642.953 "PEPSI COLA" (denominativa) para la clase 16, y en concreto, papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases, productos de imprenta, publicaciones, folletos y prospectos, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa, material para artistas, pinceles, maquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), materias plásticas para embalaje (no comprendidos en otras clases), naipes, caracteres de imprenta, clichés.
La OEPM, mediante resoluciones de 20 de septiembre de 2000, concedió el registro, y mediante resoluciones de 2 de enero de 2003 desestimó los recursos de alzada interpuestos por "PEPSICO INC." contra aquéllas al considerar que no concurrían las prohibiciones de los arts. 12.1.a) y 13.c) de la L.M. de 1988 porque que existen disparidades de conjunto que evitan el riesgo de confusión y el de asociación o evocación con las marcas prioritarias.
Contra las referidas resoluciones de la OEPM interpuso recurso contencioso-administrativo "PEPSICO INC"., en el que fue dictada -con fecha 11 de julio de 2006, por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid- la sentencia desestimatoria objeto de este recurso de casación. El Tribunal "a quo" basa su pronunciamiento (fundamento de derecho y quinto) en la apreciación de "suficientes diferencias entre ambos conjuntos denominativos que permiten su pacífica convivencia en el mercado sin riesgo de confusión para el consumidor medio, que es lo que se trata de proteger con el derecho de marcas, incluso en este caso en el que los productos amparados por ambas marcas enfrentadas son similares, estando incluidos en la misma clase del Nomenclátor". Para llegar a tal conclusión rechaza los argumentos de la demandante sobre la semejanza denominativa porque -dice textualmente- "parten de una descomposición artificiosa de ambos conjuntos denominativos (semejanza fonética de lo que se considera el elemento principal de la marca concedida, "PEPSSIGOLLA", con las denominaciones en que consisten sus marcas prioritarias, "PEPSI" y "PEPSI COLA"), que es rechazada expresamente por la jurisprudencia en la que se ha insistido de forma especial en que no cabe elevar a la categoría de decisivo el criterio que pudiera resultar del examen separado de cada uno de los vocablos o letras que componen la denominación elegida, pues el análisis comparativo debe abordarse desde una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales ya que tal composición global constituye el impacto verbal y visual inescindible apreciado por el consumidor medio (por todas, SSTS de 12 de julio del 2000 y 27 de noviembre de 2003 )". Considera el Tribunal de instancia que, en este caso, la "apreciación visual y fonética de conjunto nos lleva a apreciar diferencias evidentes entre los conjuntos denominativos enfrentados, pues ninguna confusión cabe apreciar, al primer golpe de vista, entre "LA COLLA PESSIGOLLA" y "PEPSI" o "PEPSI COLA", pues, en nada se parecen los citados conjuntos denominativos, compuestos, incluso, de diferente número de vocablos, de forma que las citadas marcas enfrentadas están, respectivamente, constituidas por un conjunto con sustantividad propia y carga expresiva suficiente para diferenciarse una de otra, al presentar una distinta sonoridad, recepción auditiva y apreciación visual, sin que, por ello, apreciemos posibilidad de error o confusión en el mercado ni de asociación o evocación del mismo origen empresarial para el consumidor medio, aunque los productos amparados por las marcas enfrentadas sean similares y pertenezcan a la misma clase del Nomenclátor. Se trata, ambos vocablos, de denominaciones de fantasía suficientemente dispares en su conjunto. Y esta clara diferencia de los conjuntos denominativos enfrentados evita el riesgo de confusión en el mercado, así como el riesgo de asociación por el consumidor medio del mismo origen empresarial de los productos amparados por las marcas enfrentadas ya que la disparidad de conjunto, como venimos señalando, es clara (art. 12.1 de la Ley de Marcas de 1988 )". La sentencia impugnada dedica la última parte de sus razonamientos a excluir la aplicabilidad de la prohibición del art. 13.c) de la L.M., no obstante reconocer que las marcas prioritarias tienen carácter renombrado, pues, a su juicio, "no puede disociarse del "juicio de confundibilidad" entre los signos enfrentados, de modo que habiéndose declarado que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación entre las marcas confrontadas, ni que la confrontación de ambas marcas induzca a provocar riesgo de evocación, aquel precepto deviene inaplicable, aunque exija, además, un escrutinio más estricto, apropiado al objetivo específico de esta disposición, de proteger las marcas que gozan de renombre, tendente a demostrar que en el caso de la marca posterior se pretende obtener una ventaja de la marca prioritaria o que se le puede causar perjuicio (STS de 11 de julio de 2005 )". Añade finalmente la sentencia que "la clara disparidad entre las marcas enfrentadas en este caso, incluso con el más estricto escrutinio que deriva de este precepto, evita que pueda sostenerse en este caso el citado aprovechamiento indebido de la reputación de las marcas prioritarias de la actora".
La representación procesal de "PEPSICO INC". preparó recurso de casación contra la referida sentencia, que el tribunal "a quo" tuvo por preparado mediante providencia de 19 de septiembre de 2006.
El 20 de octubre de 2006 tuvo entrada en el Registro General del Tribunal Supremo escrito de la representación procesal de "PEPSICO INC". interponiendo recurso de casación contra la referida sentencia, basado en dos motivos. En el primero, acogido al art. 88.1.d), en relación con el art. 86.4, ambos de la L.J., se alega la infracción del art. 12.1.a) de la L.M. de 1988 y de la jurisprudencia que lo interpreta. En el desarrollo de este motivo se expone: 1) la identidad aplicativa de los productos distinguidos por las marcas confrontadas, que la propia sentencia impugnada reconoce, aspecto relevante según las SSTS que cita (14 de octubre, 18 de octubre y 25 de octubre de 2002); 2) La semejanza fonética y conceptual apreciable entre las marcas prioritarias y las solicitadas, hecha la comparación atendiendo a sus respectivos conjuntos, teniendo en cuenta, especialmente, dentro del conjunto, el elemento más característico o dominante, como se desprende de la jurisprudencia que invoca (SSTJ de las CE de 11 de noviembre de 1997, asunto C-25/95, y de 22 de junio de 1999, asunto C-342/97 ), lo que le lleva a mantener que, fonéticamente, el elemento caracterizador de la marca combatida "PESSIGOLLA" es enormemente parecido a "PEPSI COLA" y conceptualmente, el conjunto "LA COLLA PESSIGOLLA" evoca la idea de "bebida de cola PEPSI COLA", alegando también, que aunque las marcas solicitadas no distinguen bebidas, se trata de productos o servicios que "a nadie escapa su vinculación con la famosa bebida refrescante"; 3) la concurrencia de los factores expuestos en los anteriores apartados números 1 y 2 provocan como resultado la inducción a la confusión determinante de la prohibición del art. 12.1.a) de la L.M., especialmente tomando en consideración las siguientes dos circunstancias: a) el mayor rigor aplicativo que ha de tenerse en cuenta cuando los productos son idénticos o muy similares; y b) la mayor protección que merecen las marcas notorias y renombradas. Sobre la protección reforzada que merecen las marcas notorias y renombradas invoca la doctrina del Tribunal Comunitario (citando, entre otras, las SS de 29 de septiembre de 1998, asunto C-39/97, 22 de junio de 2000, asunto C-425/98, y la jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo contenida, entre otras, en la STS de 25 de mayo de 2006 RC nº 8338/2003. Concluye este motivo sosteniendo que las marcas "PEPSI" y "PEPSI COLA" son altamente distintivas por lo que merecen una especial protección por ser más elevado el riesgo de confusión, especialmente en este caso, en el que son idénticos los respectivos ámbitos comerciales y en el que los signos que se solicitan son una especie de "remedo" o "versión cómica" de los signos prioritarios, con lo que se pretende atraer a un sector de los consumidores y ayudar aumentar las ventas de los productos, todo lo cual no ha sido considerado por la sentencia impugnada.
En el motivo segundo, también acogido al art. 88.1.d) de la L,J., se alega la infracción del art. 13.c) de la L.M. y de la jurisprudencia aplicable. Imputa a la sentencia incurrir en el error de confundir el riesgo de confusión (art. 12.1.a ) de la L.M.) con el aprovechamiento de la reputación de signos de terceros, sin reparar en que el riesgo de confusión es cuestión ajena al art. 13.c) de la L.M.. En apoyo de esta tesis sobre el carácter de prohibiciones autónomas invoca las SS del TJCE de 22 de junio de 2000 (asunto C-425/98) y 23 de octubre de 2003 (asunto C-408/2001 ) según las cuales la protección que el art. 5 apartado 2 de la Primera Directiva para la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materias de marca instaura en favor de las marcas de renombre no requiere para su aplicación la existencia de un riesgo de confusión; también cita la STS de 19 de diciembre de 1995. Concluye el alegato expresando que "no hace falta ser muy avispado ni malintencionado para percatarse de que si no existiera la marca "PEPSI COLA" para bebidas de cola, a nadie se le habría ocurrido registrar "LA COLLA PESSIGOLLA", y que si así se ha hecho no ha sido más que para aprovecharse de la reputación de las marcas de mi representada. Este aprovechamiento puede ser de dos tipos y en todo caso merece ser calificado de indebido: ante unos consumidores la nueva marca aparecerá como una burla de la marca original, lo cual suscitará el deseo de adquirir productos con ella identificados para incidir en la mofa; ante otros aparecerá como una versión ingeniosa de la marca y por su misma gracia también se generará el deseo de adquirir un producto "simpático". Obsérvese que ambas actitudes son dispares excepto en un aspecto: el titular de la marca posterior resultará en todo caso beneficiado de los esfuerzos económicos realizados por "PEPSICO INC". para dar a conocer su marca y, como un paradigmático parásito, se dispondrá a vivir gracias al trabajo de otro". Finalmente, se suplica sentencia que case y revoque y deje sin efecto la impugnada, declarando que procede la denegación de las marcas solicitadas.
Mediante providencia de 26 de abril de 2007 el recurso de casación ha sido admitido.
El 2 de julio de 2007 entró en el Registro General del Tribunal Supremo escrito del Abogado del Estado, limitándose a interesar sentencia desestimatoria con imposición de costas.
Mediante providencia de 23 de junio de 2008 se ha señalado para votación y fallo de este recurso de casación el día 18 de noviembre de 2008, designándose Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret. Ambos actos han tenido lugar en la indicada fecha.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret, Presidente de la Sección
De los dos motivos en que se funda este recurso de casación -resumidos en antecedentes- ha lugar al segundo, acogido al art. 88.1.d) de la L.J. En el se mantiene que la sentencia impugnada ha infringido el art. 13.c) de la L.M de 1988 al interpretar que una vez excluido el riesgo de confusión o de asociación entre las marcas confrontadas, no cabe apreciar que el signo registrado -en este caso, las marcas "LA COLLA PESSIGOLLA", solicitadas para distinguir productos comprendidos en las clases 28, 25 y 16 del Nomenclátor, idénticos a los identificados por las marcas prioritarias "PEPSI" y "PEPSI COLA"- puede suponer un aprovechamiento indebido de la reputación de los signos prioritarios en los que concurre la condición de renombrados. Esta condición no se debate en el recurso, lo afirma y reconoce la propia sentencia y se desprende, implícitamente de nuestra STS de 28 de marzo de 2007 (RC 5888/2004 ).
Es doctrina reiterada del TJCE que la protección que confiere el art. 5 apartado 2 de la Directiva 89/104 /CE no está supeditada a que se constate un grado de similitud entre el signo y la marca de renombre que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre ambos. Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público establezca un vínculo entre el signo y la marca. La protección está constituida por la utilización del signo controvertido realizado sin justa causa con el fin de obtener una ventaja desleal del renombre de la marca o con la de causar perjuicio (SS del TJCE de 20 de junio de 2000 y 23 de octubre de 2003, asuntos C-425/98 y C-408/2001 ).
De acuerdo con nuestra jurisprudencia, cuando haya desarmonía entre el Derecho Comunitario, en el caso de que no sea de aplicación directa, y el ordenamiento jurídico interno, los Tribunales deben interpretar este último en el sentido más conforme a la normativa comunitaria, y, para ello, deberán utilizar todos los mecanismos jurídicos que proporcione el derecho interno (STS de 25 de enero de 2007 RC 465/2000, en la que se invoca la STJCE, Gran Sala, de 5 de octubre de 2004 ).
Nos parece evidente -como la recurrente afirma en su escrito de interposición, transcrito, en lo necesario, en antecedentes- que si no existiera la marca "PEPSI COLA", no se le habría ocurrido a las entidades solicitantes de las marcas registradas pese a la oposición del titular de las prioritarias -empresas por cierto que no se personaron en la instancia, ni tampoco en este recurso de casación para defender los derechos reconocidos, actuación que nos parece de importante significación- registrar el signo "LA COLLA PESSIGOLLA". Lo que inequívocamente se ha hecho con el único propósito de aprovecharse de la reputación de las marcas renombradas. Para el caso de que se pudiera argüir que el carácter humorístico o jocoso de dicho signo excluye toda posibilidad de indebido aprovechamiento, respondemos que ello no constituye, en sí, un obstáculo a la protección reforzada a que tienen derecho las marcas renombradas, siempre y cuando el público pueda, pese a ello, establecer un vínculo entre tal signo y la marca renombrada (parágrafo 41 de la STJCE de 23 de octubre de 2003, asunto C- 408/2001) que es lo que ocurre en el caso que ahora enjuiciamos, como lo refuerza el hecho de que todos los productos a que se aplica aquel signo guardan relación con un franja de población joven en el que se hallan los más frecuentes consumidores de los productos a los que las marcas renombradas se aplican.
La protección de las marcas renombradas va más allá del principio de especialidad. Debe evitarse que la marca que pretende el acceso al registro pueda aprovecharse del prestigio de la marca renombrada (STS de 21 de octubre de 2008 RC 3229/2006 ). El renombre indica que la marca es conocida de todos los ámbitos por el público en general, de lo que se sigue la atenuación o incluso la exclusión del principio de especialidad (STS de 30 de septiembre de 2008 RC 4156/2006 ). En la STS de 16 de julio de 2008 (RC 1179/2006 ) hemos considerado que el Tribunal "a quo" no había apreciado adecuadamente el carácter renombrado de una marca, ni había extraído de él las debidas consecuencias, lo que le había hecho inadvertir que las diferencias existentes entre la marca renombrada y el signo registrado no eran suficientes para eliminar la prohibición del art. 13.c) de la LM de 1988. Esto es también lo que acontece en el supuesto que ahora juzgamos.
La aplicación a nuestro caso de las anteriores consideraciones conduce a la estimación del segundo motivo del recurso de casación, pues la sentencia combatida ha llevado a cabo una interpretación del art. 13.c) de la LM de 1988 en contraposición con nuestra jurisprudencia y la del TJCE. Casada la sentencia, ex art. 95.2.d) de la L.J., resolvemos que procede estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de PEPSICO INC. contra las resoluciones de la OEPM de 20 de septiembre 2000 y 2 de enero de 2003 que concedieron el registro de las marcas nº 2.303.515, clase 28, nº 2.303.516, clase 25, y nº 2.303.517, clase 16, todas ellas consistentes en la denominación "LA COLLA PESSIGOLLA", resoluciones que anulamos y dejamos sin efecto alguno, sin imposición de las costas de este recurso ni las de la instancia.
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- Estimamos el recurso de casación nº 5083/2006 interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Dña. María Teresa Rodríguez Pechín, en representación de "PEPSICO INC"., contra la sentencia de fecha 11 de julio de 2006 dictada en el recurso contencioso-administrativo nº 294/2003, por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sentencia que casamos y dejamos sin efecto alguno.
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- Estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de PEPSICO INC. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de septiembre 2000 y 2 de enero de 2003 que concedieron el registro de las marcas nº 2.303.515, clase 28, nº 2.303.516, clase 25, y nº 2.303.517, clase 16, todas ellas consistentes en la denominación "LA COLLA PESSIGOLLA", resoluciones que anulamos y dejamos sin efecto alguno. Y
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- No imponer las costas de este recurso de casación, ni las de la instancia.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertase por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. DON FERNANDO LEDESMA BARTRET, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como SECRETARIO, certifico.
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SAP Madrid 269/2018, 11 de Septiembre de 2018
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SAP Madrid 515/2017, 5 de Diciembre de 2017
...racionabilidad constitucionalmente exigible para respetar el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en artículo 24 CE ( SSTS 28 de noviembre de 2008, n.º 1789/03, 30 de junio de 2009, RC n.º 1889/2006, 6 de noviembre de 2009, RCIP n.º 1051/2005 ). En defecto de todo ello la valora......
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SAP Madrid 417/2017, 10 de Octubre de 2017
...racionabilidad constitucionalmente exigible para respetar el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en artículo 24 CE ( SSTS 28 de noviembre de 2008, n.º 1789/03, 30 de junio de 2009, RC n.º 1889/2006, 6 de noviembre de 2009, RCIP n.º 1051/2005 ). En defecto de todo ello la valora......
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ATS, 30 de Octubre de 2012
...racionabilidad constitucionalmente exigible para respetar el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en artículo 24 CE ( SSTS 28 de noviembre de 2008, RC n. º 1789/03 , 30 de junio de 2009, RC n. º 1889/2006 , 6 de noviembre de 2009 , RCIP n. º 1051/2005 ). En defecto de todo ello ......