STS, 6 de Junio de 2008
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 06 Junio 2008 |
| Emisor | Tribunal Supremo, sala tercera, (Contencioso Administrativo) |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a seis de Junio de dos mil ocho.
VISTO por la Sala Tercera -Sección Tercera- del Tribunal Supremo el recurso de casación número 4743/2006, interpuesto por la mercantil ARBORA&AUSONIA, S.L., representada por la Procuradora de los Tribunales Doña Rosa Sorribes Calle, contra la sentencia dictada el 22 de junio de 2006 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo nº 764/2003, que estima el recurso interpuesto contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 10 de julio de 2003, que había confirmado la dictada el 20 de septiembre de 2002, que denegó el registro de la marca nº 2.451.203 «AUSONA», denominativa, para distinguir productos de la clase 29 del Nomenclátor internacional, y autoriza dicha inscripción. Se han personado como partes recurridas la mercantil AUSONA, S.A., representada por el Procurador de los Tribunales Don José Manuel Villasante García, y la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado.
En el recurso contencioso-administrativo nº 764/2003, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó, con fecha 22 de junio de 2006, sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: «FALLAMOS: 1º.- Estimar el presente recurso y, en consecuencia, declarar no ajustadas a Derecho y anular las resoluciones impugnadas de 20 de septiembre de 2002 y 10 de julio de 2003. 2º.- Declarar el derecho de la actora a que se acuerde la inscripción de la marca denominativa nº 2.451.203/6 "AUSONA", para distinguir los productos solicitados de la clase 29. 3º.- No efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas».
Contra dicha sentencia preparó recurso de casación el Procurador de los Tribunales Don Alfons Mª Flores Muxi, en representación de ARBORA&AUSONIA, S.L, mediante escrito de fecha 20 de julio de 2006. El recurso fue tenido por preparado mediante providencia de fecha 21 de julio de 2006, dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Emplazadas las partes, la representación procesal de ARBORA &AUSONIA, S.L. formalizó su recurso de casación mediante escrito de fecha 11 de octubre de 2006 en el que, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, denunció la infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y de la jurisprudencia. En dicho escrito se efectúa una crítica de la sentencia en la que destacan las siguientes alegaciones: a) La Sala entiende que no resulta aplicable la prohibición contenida en el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas porque no existe identidad aplicativa, aunque sí reconoce la existencia de una evidente similitud entre las marcas enfrentadas. A juicio de la recurrente, la sentencia parte de un error jurídico porque la prohibición de registro no se limita a los supuestos de identidad sino que incluye también los casos de semejanza como el presente. b) No ha tenido en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y del Tribunal Supremo que establece que, al examinar el riesgo de confusión entre dos signos, debe hacerse una relación entre la similitud de los signos, por un lado, y la similitud de los productos, por otro lado, de manera que se produzca una compensación. Cita, en defensa de su tesis, las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en los Asuntos C-39/97 -CANON-, C-342/97 -LLOYD-, C-425/98 -ADIDAS-, C-126/03 - RECKITT BENCKISER- y las dictadas por el Tribunal Supremo de fechas 28 de octubre, 19 de julio y 28 de enero de 2004, 28 de junio de 2002, 22 de diciembre de 2003 y 14 de junio de 2004, como exponente de la doctrina jurisprudencial sobre los criterios que deben tenerse en consideración para valorar la existencia o inexistencia de semejanzas entre los productos enfrentados. c) Incurre en el error de analizar el riesgo de confusión entre la marca aspirante y la actividad desarrollada por la titular de la prioritaria cuando debió valorar en abstracto la existencia de riesgo de confusión entre aquella marca y las marcas anteriores registradas; en apoyo de este argumento cita la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de julio de 2006. d) Infringe la jurisprudencia del Tribunal Supremo -SSTS de 13 de julio de 2005, 7 de febrero de 2006 y 21 de junio de 2002- en cuanto que, si bien reconoce la notoriedad que ostentan las marcas AUSONIA, no la tiene en cuenta. Concluye suplicando a la Sala lo siguiente: «[dicte] Sentencia estimatoria del indicado recurso, anulando y casando la Sentencia recurrida y confirmando las resoluciones recurridas de la Oficina Española de Patentes y Marcas por las que se acordó la denegación de la marca nº 2.451.203 AUSONA».
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sección Primera de la Sala de fecha 21 de mayo de 2007, que ordenó remitir las actuaciones a la Sección Tercera, conforme a las reglas de reparto de asuntos.
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- Por providencia de 8 de junio de 2007 se acordó entregar copia del escrito de interposición del recurso al Abogado del Estado, en representación de la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, para que formalizara su oposición, lo que verificó mediante escrito de fecha 4 de julio de 2007, que concluyó suplicando a la Sala que «por formulada oposición a la casación, dicte sentencia desestimando el recurso y con costas».
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- Por providencia de fecha 15 de octubre de 2007 se acordó entregar copia del escrito de interposición del recurso al Procurador de los Tribunales Don José Manuel Villasante García, en representación de AUSONA, S.A., para que formalizara su oposición, lo que ha verificado mediante escrito de fecha 4 de diciembre de 2007, en el que atribuye a la recurrente la comisión de un error consistente en delimitar como objeto del recurso la denegación de la marca nº 2.451.203 "AUSONA" cuando se trata del expediente de nombre comercial nº 228.824 "AUSONA". No obstante lo anterior, alega que mediante el recurso se pretende una nueva valoración de la prueba, lo que no es posible efectuar porque se trata de un recurso extraordinario, y concluye suplicando a la Sala que «se sirva tener por formulada nuestra oposición al recurso promovido por ARBORA & AUSONIA, S.L contra la Sentencia -sic- de la Sección 5ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 13/03/06 en el recurso contencioso nº 336/2003, y en sus méritos, dicte Sentencia confirmando la Sentencia recurrida».
Por diligencias de ordenación de 15 de octubre y de 5 de diciembre de 2007 se unieron los escritos de oposición al recurso y quedaron las actuaciones pendientes para señalamiento.
Por providencia de fecha 9 de mayo de 2008 se ha señalado para la deliberación, votación y fallo del presente recurso el día 4 de junio de 2008, en que han tenido lugar dichos actos.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret, Presidente de la Sección
Es objeto de este recurso de casación la sentencia dictada con fecha 22 de junio de 2006 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el recurso nº 764/2003, que estimó el recurso interpuesto por la representación procesal de AUSONA, S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 10 de julio de 2003, que confirmó la dictada con fecha 20 de septiembre de 2002, que había denegado la inscripción de la marca denominativa nº 2.451.203 «AUSONA», para productos de la clase 29 del Nomenclátor (carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles). La resolución inicial de la OEPM considera la oposición de las marcas nacionales nº 793.451 «AUSONIA», para productos de la clase 31 (malta, forrajes, productos para la lactancia artificial del ganado, productos agrícolas, hortícolas y forestales, sales para el ganado, avena, cebada, centeno, cereales, extractos de malta, harinas para piensos, lúpulo, maíz, manioca y soja), y nº 811.844 «AUSONIA», para productos de la clase 30 (caramelos, café, te, cacao, azúcar, sagú, sucedáneos del café, arroz, tapioca, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, mostaza, jarabe de melaza, levadura, polvos para hacer subir la masa, sal, pimienta, vinagre, salsas, especias, hielo y mostaza), valora que existe colisión entre las denominaciones amparadas y que desarrollan actividades relacionadas, y por ello concluye que existe riesgo de asociación en el mercado. La resolución del recurso de alzada confirma la existencia de una evidente similitud entre las marcas y una manifiesta relación entre las áreas comerciales en las que despliegan sus efectos, por lo que desestima el recurso.
La justificación de la resolución adoptada por el Tribunal sentenciador se encuentra en los fundamentos jurídicos tercero y cuarto de la sentencia recurrida, en los que se expone que, si bien existe una evidente similitud entre las marcas enfrentadas, al diferir ambas en una sola letra, no cabe olvidar que la solicitada se refiere a productos de la clase 29, lo que constituye un ámbito distinto de aquél en que despliegan sus efectos las marcas contradictorias, que se incluyen en las clases 30 y 31, de modo que no cabe apreciar la existencia de la necesaria identidad aplicativa, y por ello concluye que no concurre la prohibición relativa del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre. Añade que, coincidiendo la marca solicitada con la razón social de quien pretende utilizarla, resulta necesario adoptar un criterio más benévolo en la comparación del signo que se pretende inscribir con los ya inscritos. Por último señala que de la página web de ARBORA & AUSONIA SL se deduce que las áreas de "protección infantil", "protección femenina" y "absorbentes de incontinencia para adultos", que centran la actividad industrial y comercial de la codemandada, se relacionan esencialmente con los productos de higiene (el "dodot"), y no con los productos lácteos, razón por la cual no cabe apreciar un aprovechamiento por parte de la actora de la notoriedad de las marcas prioritarias, lo que excluye también el riesgo de confusión o asociación en el consumidor medio.
El recurso debe ser desestimado. Cuando la cuestión central del litigio de instancia es, precisamente, apreciar las diferencias fonéticas, gráficas, conceptuales y aplicativas de unas y otras marcas a efectos de juzgar sobre su posible pacífica convivencia en el mercado sin riesgo de confusión y excluir la prohibición relativa establecida por el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, no basta para el éxito del recurso de casación que la recurrente se limite a discrepar de las apreciaciones que haya hecho el Tribunal de instancia afirmando que éste ha errado en dichas apreciaciones. En materia de marcas no podemos sustituir en casación los juicios que sobre confundibilidad o riesgo de asociación, ámbito aplicativo y similares se hayan efectuado en la instancia; las apreciaciones de hechos respecto a los litigios entre marcas no son revisables en casación, a excepción de los errores manifiestos o de la eventual vulneración de las normas sobre valoración tasada de la prueba, lo que no concurre en el presente supuesto (por todas, en esta materia de marcas, sentencias de 25 de septiembre de 2003 -RC 3465/1998-, de 24 de octubre de 2003 -RC 3925/1998- de 30 de diciembre de 2003, -RC 3083/1999-, y de 10 de marzo de 2005 -RC 4700/2002 -).
En el caso de autos, la Sala de instancia ha aplicado correctamente el principio de especialidad según el cual, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, es precisa la concurrencia de las siguientes circunstancias cumulativas: a) que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado; y b) que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada en el nombre comercial ya registrado o solicitado; respecto de tales prohibiciones generales, es doctrina reiterada de la Sala que, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales -marca renombrada-, basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. En cuanto a las sentencias que cita la recurrente, debe tenerse en cuenta que en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar que no tiene un carácter absoluto ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad. Por último, como ha señalado el Tribunal Supremo [SSTS de 29 de diciembre de 2003 (RC 3409/1999) y 10 de diciembre de 2007 (RC 1583/2005 )], incluso en el supuesto de que se hubiera aceptado la notoriedad de las marcas prioritarias, no cabe confundir este concepto con el de marca renombrada, y la atenuación -o incluso la exclusión- del principio de especialidad que se produce respecto de la marca renombrada no opera en relación con la marca notoria. La Sala de instancia, mediante un juicio que no puede considerarse arbitrario o incurso en error patente, ha descartado la existencia de riesgo de confusión o asociación; y este juicio fáctico se acomoda a la jurisprudencia de esta Sala y resulta intangible en casación.
La desestimación del motivo único del recurso lleva consigo la imposición de las costas a la recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional.
Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey y en ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,
NO HA LUGAR al recurso de casación interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Doña Rosa Sorribes Calle, en representación de ARBORA &AUSONIA, S.L., contra la sentencia dictada con fecha 22 de junio de 2006 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el recurso número 764/2003 ; con imposición a la parte recurrente de las costas de este recurso de casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo definitivamente juzgando,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. DON FERNANDO LEDESMA BARTRET, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como SECRETARIA, certifico.
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