STS, 21 de Junio de 2002

Dª. Penélope interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el recurso contencioso-administrativo número 1682/1994 contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 27 de junio de 1994 que, al estimar el recurso de reposición deducido contra la de 6 de julio de 1993, acordó la denegación de la inscripción de la marca española "DIRECCION000 " número NUM000 de la clase 33, para vinos, espirituosos y licores.

En su escrito de demanda, de 5 de abril de 1995, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "estimando el presente recurso y declarando no ser conforme a Derecho la resolución recurrida, esto es, las de fecha 27-6-94 que acuerda la denegación de la marca española nº NUM000 'DIRECCION000 ', clase 33ª, revocando la inicial concesión de dicha marca, en méritos al recurso de reposición formulado por Miguel Torres, S.A.".

El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 9 de junio de 1995, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "por la que desestime el presente recurso contencioso-administrativo".

La compañía mercantil "Miguel Torres, S.A." contestó a la demanda el 20 de julio de 1995 y suplicó sentencia "por la que se declare ajustada a Derecho la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 27 de junio de 1994 por al que se denegaba el registro de la marca nº NUM000 , 'DIRECCION000 ', en la clase 33 del Nomenclátor Internacional, con la consecuente desestimación de la demanda".

No habiéndose solicitado el recibimiento del pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó sentencia con fecha 17 de febrero de 1996, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación de 27 de junio de 1994, la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que estimando el recurso de reposición interpuesto por Miguel Torres S.A. contra la resolución de 5 de julio de 1993, denegó el registro de la marca denominativa número NUM000 'DIRECCION000 ' solicitada por la demandante, resolución que declaramos ajustada a derecho. No hacemos imposición de costas".

Con fecha 22 de abril de 1996 Dª. Penélope interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 2992/1996 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos: Primero: Al amparo del artículo 95.1.4º de la Ley Jurisdiccional, por infracción del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia.

El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación y la imposición de las costas a la recurrente.

La compañía mercantil "Miguel Torres, S.A." se opuso igualmente al recurso y suplicó la confirmación de la sentencia recurrida imponiendo las costas a la recurrente.

Por providencia de 11 de abril de 2002 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez- Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 13 de junio siguiente, en que ha tenido lugar.

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con fecha 17 de febrero de 1996, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Doña Penélope contra la resolución administrativa antes reseñada mediante la cual, al estimar el recurso de reposición deducido contra la de 6 de julio de 1993, la Oficina Española de Patentes y Marcas denegó la inscripción de la marca española "DIRECCION000 " número NUM000 de la clase 33, para vinos, espirituosos y licores, por su incompatibilidad con las marcas oponentes números NUM001 .NUM002 y otras "DIRECCION001 " de la misma clase 33, notoriamente conocidas en el sector de los vinos.

La sentencia de instancia basó su fallo desestimatorio en los siguientes fundamentos jurídicos:

"[...] El campo en el que las marcas enfrentadas despliegan sus efectos distintivos es el mismo, es decir, el de las bebidas alcohólicas, que constituye un mercado muy concreto en lo que a productos se refiere, pero muy amplio si se tiene en cuenta el público al que se dirige, por lo que, para una adecuada protección de las marcas hay que evitar, de manera especial, todo riesgo de confusión sobre el origen de aquéllos. De lo contrario se frustraría la consecución de los fines últimos a los que sirve la legislación reguladora del derecho de marcas, recogidos en la Exposición de motivos de la precitada Ley, cuando considera a los signos distintivos como instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y un importante mecanismo para la protección de los consumidores.

[...] La parte demandante aboga por la compatibilidad registral de las marcas ' DIRECCION000 ' y 'DIRECCION001 ' en razón a que la marca denegada posee, por la adición de un segundo vocablo, suficientes factores de individualización y, por tanto, de diferenciación con la previamente registrada.

Establece al respecto el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988 la prohibición de registrarse como marcas de los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior.

Esta disposición no puede aplicarse al caso enjuiciado sin más, es decir, no cabe acudir a una mera comparación nominal, como se hace en otros casos, para deducir si el vocablo ' Penélope ' aporta a la marca de la demandante la suficiente fuerza identificativa que excluya razonablemente los riesgos que el Derecho marcario trata de evitar.

[...] La dimensión en que hay que situar el análisis, sin perder de vista el precepto antes expuesto, es, en este caso, la que proporciona el artículo 13 a) de la Ley de Marcas, cuando prohíbe el registro de los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados.

La marca denominativa ' DIRECCION001 ', registrada desde 1957 para productos de la clase 33, es no sólo notoria, en la medida en que el público consumidor la asocia claramente a los vinos y licores elaborados en la comarca del Penedés, sino renombrada en cuanto goza, desde hace mucho tiempo, de un prestigio, derivado de la calidad de los productos que ampara.

Aunque la Ley de Marcas no establece una específica protección, desde el punto de vista puramente registral, de lo que la doctrina ha venido llamando 'marca renombrada' (ya que sólo tiene en cuenta esa condición a los efectos de las indemnizaciones derivadas de la violación del derecho de marca, art. 38.3) no es posible olvidar ese carácter cuando como en el presente caso es claramente predicable de una marca y cuando, como ocurre en ciertos sectores de la producción, la marca se erige en uno de los principales activos de su titular.

Así las cosas, si se permitiese el registro de la marca ' DIRECCION000 ' se produciría una clara dilución de la marca 'DIRECCION001 ', tanto si aquélla se apreciase por los consumidores como una derivada de ésta como si se contemplara como una marca distinta y se perdería, por tanto, el sentido y razón de ser de la marca, que es la identificación de un producto con un fabricante y, en definitiva, con un símbolo de calidad, que es acaso el aspecto más vulnerable de la marca de prestigio si es objeto de un indebido aprovechamiento por titulares de la misma marca que sitúen en el mercado productos que no gocen de las mismas propiedades.

[...] En concordancia con lo antes expuesto, esta misma Sección, en la sentencia número 769, de 4 de octubre de 1993 (autos 1096/90) se pronunció ya por la incompatibilidad de la marca ' DIRECCION002 ' con las marcas 'DIRECCION001 ' de la codemandada, sobre la base del carácter renombrado de éstas que le confiere una especial protección, circunstancia que obliga a realizar el examen comparativo de los signos enfrentados con el máximo rigor, argumentos que se dan en esta sentencia por reproducidos, habida cuenta de la casi identidad de las cuestiones dilucidadas."

Antes de analizar el motivo único de casación que aduce la señora Penélope hemos de significar que la citada sentencia de la Sala territorial de 4 de octubre de 1993, recaída en los autos 1096/90, que la hoy recurrida invoca como precedente, fue objeto del recurso de casación número 2390 de 1994, resuelto por la nuestra de 31 de julio de 2001 que lo desestimó. Decíamos en esta última lo siguiente:

"[...] En el presente caso, el problema se centra en determinar si pueden convivir en el Registro de la Propiedad Industrial sin infringir el Art. 124, número 1, del Estatuto de la Propiedad Industrial de 26 de Julio de 1929, la marca aspirante nº 1.173.496 DIRECCION002 , para proteger productos de la clase 33ª cavas y vinos espumosos, con la marca oponente ya registrada, nº 130.955 DIRECCION001 , para productos de la clase 33ª vermuts y vinos, llegando la sentencia recurrida a la conclusión de que entre ambas marcas existen semejanzas fonéticas y gráficas, que no les permite convivir en el mercado sin riesgo de confusión entre sus productos, dado que el apellido Jesús Ángel que sigue al apellido Jose Antonio , no tiene fuerza diferenciativa suficiente.

[...] El recurso de casación es un recurso extraordinario, que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido el Tribunal de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada. En el caso presente, la sentencia de instancia, apreciando la prueba practicada en autos, llega a la conclusión de que las denominaciones enfrentadas, aunque presentan algunas semejanzas fonéticas e identidad de productos que no les permite convivir en el Registro sin riesgo de confusión entre ellas, y en consecuencia, la sentencia aplica correctamente el art. 124-1º del Estatuto de la Propiedad Industrial, o al menos puede asegurarse que es una interpretación lógica y racional del mismo, y no cabe ahora en vía casacional alterar tales hechos deducidos de la prueba en base a unas alegaciones subjetivas del recurrente, basándose en la interpretación de unas sentencias de esta Sala hechas para casos diferentes del actual, o al menos no se ha acreditado la identidad de circunstancias, lo cual impide apreciar la invocación de la infracción de la jurisprudencia de la Sala alegada por el recurrente y con ello la desestimación del recurso de casación en cuanto la sentencia recurrida ha interpretado correctamente el Art. 124-1º del Estatuto de la Propiedad Industrial, y ello constituye cuestión de prueba no susceptible de ser modificada en vía casacional, máxime. teniendo en cuenta que la marca oponente DIRECCION001 es una marca notoria en todo el territorio nacional, para vinos y licores, y existe un riesgo especial de confusión entre los consumidores."

En su motivo único de casación, basado en el artículo 95.1.4º de la Ley Jurisdiccional, la recurrente no invoca, en concreto, ningún precepto legal que considere infringido. Afirma en términos generales que "la actual Ley de marcas exige la concurrencia de dos requisitos cumulativos", cuales son la similitud y el riesgo de asociación de las marcas, requisitos que en su opinión no concurren en este caso "ya que las marcas no presentan una similitud denominativa".

En el desarrollo del motivo añade que la sentencia vulnera la jurisprudencia dictada en materia de marcas notorias, por un lado, y la relativa a la imposibilidad de otorgar el uso exclusivo de un apellido, por otro; en concreto, aduce diversos precedentes administrativos y varias sentencias de esta Sala en relación con el uso del apellido " Jose Antonio ".

La primera de las alegaciones o subapartados del motivo único de casación se limita, en realidad, a expresar la discrepancia de la parte que lo formula respecto del juicio comparativo de los signos enfrentados que hace la Sala de instancia. El resultado de esta comparación, en los términos en que se lleva a cabo por la sentencia, se traduce en negar la fuerza identificativa suficiente de uno de los componentes del signo aspirante (el vocablo " DIRECCION000 ") tras afirmar la identidad del otro ("DIRECCION000 "), de modo que, en su conjunto, aquel primer signo no cumple los requisitos diferenciadores exigidos por el artículo 12 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, en relación con el signo denominativo DIRECCION001 , ya registrado, referidos uno y otro a vinos y otras bebidas alcohólicas.

Hemos reiterado en no pocas ocasiones que no corresponde a esta Sala, en cuanto tribunal de casación, sustituir las valoraciones efectuadas por los tribunales de instancia sobre la apreciación de los diversos elementos de hecho que el artículo 12.1 de aquella Ley contempla para legitimar la negativa al registro de una determinada marca.

En la medida que este precepto prohibe registrar como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, el juicio de los tribunales de instancia sobre cualquiera de estos factores (identidad, semejanza, inducción a la confusión en el mercado y riesgo de asociación), a la vista de los elementos de hecho y de las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del tribunal de casación.

Desde esta perspectiva, pues, la primera parte del motivo está abocada al fracaso cuando, contradiciendo las correspondientes afirmaciones de la Sala sentenciadora, insiste en que su nuevo distintivo no tiene similitud, ni existe riesgo de asociación, con la marca " DIRECCION001 " precedente.

La segunda parte del motivo único se centra en la "jurisprudencia anterior" de esta Sala sobre las marcas notorias, doctrina jurisprudencial de la que subraya la parte recurrente distintos pasajes de diversas sentencias (especialmente, de las de 5 de julio de 1991 y 29 de septiembre de 1993) a tenor de los cuales la propia notoriedad de una marca precedente "puede contribuir a evitar la confusión" generada por la marca aspirante similar, constituyéndose en un "acusado elemento diferenciador" de ambas.

El análisis de esta parte del motivo debe hacerse a partir de dos premisas, una de hecho y otra de derecho. La primera es que tanto la Oficina Española de Patentes y Marcas y la Sala de instancia, en la sentencia recurrida y en la precedente ya citada, como este mismo Tribunal Supremo (en la sentencia también citada) han afirmado que la marca denominativa " DIRECCION001 " es notoriamente conocida en el sector de los vinos. La segunda es que el litigio ha de ser resuelto en virtud de la nueva Ley de Marcas, no del antiguo Estatuto de la Propiedad Industrial, de modo que habrá de estarse a lo que aquélla disponga en relación con este género de marcas, introduciendo las rectificaciones o modulaciones que sean precisas sobre la jurisprudencia precedente.

El artículo 3 de la nueva Ley dispensa una protección específica a la marca notoria reconociendo la facultad de su titular extraregistral para enfrentarse, y anular, las marcas registradas posteriores en el tiempo a la suya previamente usada. Así lo dispone el apartado segundo del citado artículo 3 cuando confiere al "usuario de una marca anterior notoriamente conocida en España por los sectores interesados" la acción de anulación de una marca ya registrada para productos idénticos o similares que pueda crear confusión con la marca notoria (siendo irrelevantes, a los efectos que aquí interesan, el resto de determinaciones del precepto sobre el plazo de ejercicio de la acción y la preceptiva solicitud simultánea del registro de su marca).

En buena lógica, esta protección dispensada por la Ley 32/1988 al titular extraregistral de la marca notoriamente conocida no puede verse disminuida, sino al contrario, cuando ésta accede al registro o figuraba ya en él. A partir de su inscripción, por lo tanto, la marca notoriamente conocida cierra o impide el registro de otros signos distintivos, para productos idénticos o similares, que puedan crear confusión con ella misma. La prohibición relativa inserta en el artículo 12.1.a) de la Ley 32/1998 queda modulada, pues, en el sentido que acabamos de exponer, cuando la marca precedente tiene el carácter de notoriedad derivado de los requisitos (conocimiento notorio en España por parte de los sectores afectados) que la nueva Ley contempla.

Es cierto que la Ley 32/1988 no llegó a potenciar la protección de la marca notoria en el sentido que, más tarde, haría la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Esta última ley, inspirada en el designio de reforzar aun más la protección de las marcas notorias (y de las renombradas), entendiendo por notorias aquellas conocidas por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios, dispuso que, una vez registradas, serían objeto de protección por encima del principio de especialidad. En su virtud, el registro previo de una marca notoria impide ahora registrar cualquier signo idéntico o semejante también para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, si con la utilización del signo realizada sin justa causa se puede indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad.

Incluso sin esta protección ultrareforzada, que sólo a partir de la Ley 17/2001 ha tomado carta de naturaleza, esto es, colocándonos en el momento temporal al que se refiere el presente litigio, vigente la Ley 32/1988, los preceptos de ésta no se compadecen ya con la doctrina jurisprudencial en la que se inspira esta parte del motivo de casación, doctrina que debe reputarse superada por la nueva norma legal.

Tratándose, en efecto, de productos iguales o similares (vinos y otras bebidas alcohólicas), la notoriedad en el conocimiento de una marca previamente registrada (" DIRECCION001 ") por parte de los sectores afectados no puede servir de elemento para minimizar, antes al contrario, el riesgo de confusión que se generaría de admitir su coexistencia con otra ("DIRECCION000 ") en cuyo distintivo la Sala de instancia aprecia la ausencia de elementos diferenciadores suficientes.

Consideraciones todas estas que bastan para rechazar esta parte del motivo, sin necesidad de examinar el resto de la argumentación de la sentencia de instancia en torno a la caracterización de la marca DIRECCION001 , además de notoria, como "renombrada"; caracterización que la Sala territorial lleva a cabo sobre la base del contenido del artículo 13.c) de la Ley 32/1988 para concluir que "DIRECCION000 " pretende aprovechar, de modo indebido, la reputación de que goza en el sector de los vinos el signo distintivo "DIRECCION001 " ya registrado. En concreto, la parte recurrente no censura que para la apreciación del "renombre" baste que la marca, según literalmente expresa la Sala de instancia, tenga "[...] desde hace mucho tiempo, un prestigio, derivado de la calidad de los productos que ampara", lo que nos impide hacer más precisiones al respecto.

En la tercera parte de su motivo único la parte recurrente denuncia que la sentencia infringe la jurisprudencia sentada en materia de utilización registral de los apellidos propios y, en concreto, sobre el término " DIRECCION001 ".

De nuevo hemos de significar que el marco legal de referencia ha cambiado, de modo que ya no es el Estatuto de la Propiedad Industrial sino la Ley 32/1988 la norma aplicable. Precisamente el artículo 13.a) de esta ley impide que puedan registrarse como marcas el nombre o los apellidos de quien solicite su registro, siempre que uno u otros estén incursos en alguna de las prohibiciones contenidas en el artículo 12. El precepto legal sustituye al anterior artículo 124.3 del Estatuto de la Propiedad Industrial, si bien el sentido de aquél es similar al de éste, pues ya desde 1929 se estableció que los apellidos, al solicitarse como distintivos de marca, perdían tal carácter a los efectos del examen previo y quedaban sujetos a la prohibición general del artículo 124.1 (esto es, la que impedía el acceso al registro de los signos que por su semejanza fonética o gráfica con otros ya registrados pudieran inducir a error o confusión en el mercado).

Desde este ángulo, la jurisprudencia precedente sobre las normas del Estatuto de la Propiedad Industrial (que es la invocada por la señora Penélope ) debe ser, a su vez, matizada para atemperarla a la nueva situación legal y a los nuevos criterios en ella fijados. Concretamente, la confrontación entre las marcas que consistan en apellidos no puede excluir, en el caso de que una de ellas sea notoriamente conocida y ambas se refieran a productos idénticos o semejantes, la especial protección que a las notorias dispensa la Ley 32/1988, cualquiera que sea la jurisprudencia anterior que se traiga a colación sobre la exégesis del antiguo artículo 124.3 del Estatuto de la Propiedad Industrial (pues, en efecto, una determinada línea jurisprudencial daba más peso al derecho a usar los apellidos propios en cuanto marca, mientras que otra subrayaba la prevalencia del riesgo de confusión sobre aquel derecho).

En el caso de autos, si la sentencia recurrida ha considerado que la semejanza entre " DIRECCION001 " y "DIRECCION000 " para los mismos productos vinícolas podía inducir a confusión en el mercado, y esta conclusión del tribunal de instancia debe prevalecer por las razones anteriormente expuestas (entre las que destaca la relativa al carácter notorio de la marca "DIRECCION001 " precedente); la aplicación del artículo 12.1.a) determina la automática entrada en juego del 13.a), ambos de la Ley 32/1988, con la consiguiente imposibilidad de utilizar los apellidos "DIRECCION000 ", aunque sean los propios de la recurrente, para distinguir en el mercado vinos, espirituosos y licores.

Las consideraciones anteriores son asimismo aplicables respecto de los precedentes jurisprudenciales que han admitido el registro de marcas compuestas con el vocablo " DIRECCION001 " para productos vinícolas. Las sentencias del Tribunal Supremo citadas por la recurrente (sentencia de 12 de junio de 1975, marca "Torre-Roja"; sentencia de 4 de mayo de 1983, marca "DIRECCION003 "; sentencia de 27 de junio de 1983, marca "DIRECCION004 ") u otras posteriores como la de esta misma Sala de 13 de diciembre de 2001 (marca "DIRECCION005 "), se refieren a una situación normativa previa a la Ley 32/1998; en cuanto se trate de sentencias dictadas en recursos de casación -lo que ocurre en la última de las reseñadas- vienen además condicionadas por la apreciación de los factores de confusión/diferenciación y consiguiente compatibilidad que el tribunal de instancia haya efectuado en cada caso. Razones que impiden, por lo ya expuesto, apreciar el valor vinculante de aquellos precedentes jurisprudenciales, cuyo valor intrínseco, por lo demás, reiteradas veces hemos dicho que no puede magnificarse en una materia tan casuística como es la de marcas.

Diremos por último que la vinculación para los órganos judiciales desde luego en ningún caso existe cuando se trata de resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas "anteriores o posteriores" a la marca oponente, como son las que se reseñan en el escrito de interposición del recurso de casación.

Procede, pues, la desestimación del recurso con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 102.3 de la precedente Ley Jurisdiccional.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español