STS, 19 de Marzo de 2008
| Ponente | OSCAR GONZALEZ GONZALEZ |
| ECLI | ES:TS:2008:1740 |
| Número de Recurso | 3943/2005 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 19 de Marzo de 2008 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a diecinueve de Marzo de dos mil ocho.
En el recurso de casación nº 3943/2005, interpuesto por la Sociedad HICORIA, S.L., representada por la Procuradora Doña Rosa Sorribes Calle, y asistida de letrado, contra la sentencia nº 414/2005 dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en fecha 12 de mayo de 2005, recaída en el recurso nº 1188/2002, sobre concesión de inscripción de la marca nacional mixta nº 2.395.197/4 "MUEBLES LA FACTORIA"; habiendo comparecido como parte recurrida la Entidad MUEBLES LA FACTORIA, S.A., representada por la Procuradora Doña Paloma Ortíz-Cañavate Levenfeld, y asistida de letrado, y la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sección Quinta) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad HICORIA, S.L., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 18 de septiembre de 2002, que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra otra de 21 de enero de 2002, que concedió la inscripción de la marca nacional mixta nº 2.395.197/4 "MUEBLES LA FACTORIA", para productos de la clase 35ª del Nomenclátor.
Notificada esta sentencia a las partes, por la Entidad recurrente se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 8 de junio de 2005, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la recurrente (HICORIA, S.L.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 26 de julio de 2005, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:
1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra c) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia con infracción de los artículos 33.1, 56.1 y 67-1 de la LJCA, así como de los artículos 9, 24.1 y 120.3 de la CE y de los artículos 216 y 218 de la LEC, en tanto la sentencia recurrida no tiene la exhaustividad, congruencia y motivación que se exige a las sentencias, con lo que la misma incurre en un vicio de incongruencia omisiva por no haber resuelto las cuestiones básicas controvertidas en el proceso.
2) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico, en concreto el art. 12.1.a) de la Ley de Marcas de 1988, y la jurisprudencia aplicable sobre la identidad conceptual como causa de exclusión de la inscripción.
3) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción del artículo 13.c) de la Ley 32/1988 de Marcas, y por infracción de la doctrina jurisprudencial de este Tribunal Supremo sobre el aprovechamiento indebido que produce el acercamiento a las marcas acreditadas.
Terminando por suplicar dicte sentencia por la que estimando el recurso interpuesto por los motivos planteados y casando por ello la sentencia recurrida, se dicte otra por la que se revoquen los acuerdos recurridos por no ser ajustados a Derecho acordando en su lugar la denegación de la marca MUEBLES LA FACTORIA número 2.395.197 por ser dicha denegación ajustada a Derecho, con todos los demás pronunciamientos a que haya lugar.
Por providencia de la Sala, de fecha 23 de noviembre de 2006, se admitió a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 16 de enero de 2007 entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (MUEBLES LA FACTORIA y ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO), a fin de que en el plazo de treinta días pudieran oponerse al mismo; lo que hicieron mediante escritos de fechas 5 y 6 de marzo de 2007 respectivamente, en los que expusieron los razonamientos que creyeron oportunos y solicitaron se dicte sentencia desestimando el recurso, con expresa imposición de costas al recurrente.
Por providencia de fecha 14 de noviembre de 2007, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 12 de marzo de 2008, en que tuvo lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de la Sala
La presente casación se interpone contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en virtud de la cual se desestimó el recurso interpuesto contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que concedió la inscripción de la marca nacional mixta MUEBLES LA FACTORÍA, nº 2.395.197/4, clase 35, para "venta al por menor de muebles", pese a la oposición de la marca MUEBLES LA FÁBRICA, nº 2.251.230/6 de la misma clase, para "muebles de todas clases".
El Tribunal de instancia baso su fallo en las siguientes consideraciones:
"A la luz de lo precedentemente expuesto procede atender a las alegaciones de la parte actora de infracción de los artículos 12.1.a) y 13.c) de la Ley de Marcas, que en la demanda circunscribe a la marca MUEBLES LA FABRICA frente a la concedida.
Así, pues, procede analizar si se produce la concurrencia de los dos requisitos contemplados, denominativo y aplicativo, para apreciar la prohibición del artículo 12.1 de la Ley : en primer lugar, la semejanza o parecido entre las marcas comparadas, y en segundo lugar, la coincidencia en cuanto a su ámbito de aplicación de forma que su coexistencia en el mercado pueda inducir a error o confusión a los consumidores.
En cuanto al primero de los requisitos, semejanza o parecido entre las marcas comparadas, por una parte MUEBLES LA FACTORIA, de la que es titular la compañía Muebles la Factoría, S.A., que ya es titular de dicha denominación como nombre comercial, y por otra parte MUEBLES LA FABRICA, no cabe apreciar una similitud o identidad fonética o gráfica entre las marcas enfrentadas que sea inequívocamente clara y evidente, y se aprecian suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación. No obstante, aún cuando así fuera, la similitud gráfica o fonética, por sí sola, o incluso la identidad nominativa o de grafías, no da lugar a la concurrencia de la prohibición del artículo 12 de la Ley. Ello sólo se produciría en el supuesto de que el ámbito de aplicación de las empresas fuera el mismo. En el presente caso tanto la marca impugnada como la marca perteneciente a la recurrente, se dedican a productos o servicios, muebles, que resultan concurrentes en su ámbito aplicativo. Sin embargo, la incompatibilidad entre ambas marcas sólo se produciría si indujera a error a los consumidores.
En cuanto al segundo de los requisitos, para que la similitud entre dos marcas impida que ambas puedan coexistir pacíficamente en el mercado es preciso que la misma sea de una relevancia tal que induzca a confusión a los destinatarios de los productos amparados por ellas, los consumidores medios, según reiterada jurisprudencia.
Así, pues, si la semejanza o similitud entre dos marcas es un concepto jurídico indeterminado, su apreciación debe hacerse en función de las pautas generales del comportamiento colectivo, con arreglo a la sana crítica o al buen sentido. Ello nos conduce a determinar en el presente caso (sin perjuicio de la notoriedad de las marcas de la parte actora), dada la casuística de una materia como las marcas (STS, de 21 de junio de 2002 ), que no se evidencia una similitud que produzca la aplicación de la prohibición del artículo 12 de la Ley de Marcas, ya que cabe apreciar suficientes diferencias denominativas y gráficas, por una parte MUEBLES LA FACTORIA y por otra parte MUEBLES LA FABRICA, entre las marcas enfrentadas que evitan la posibilidad de confusión entre ellas.
[...] En atención a lo precedentemente expuesto, tampoco resulta procedente estimar la alegación de la parte actora de aprovechamiento de la notoriedad de la reputación ajena, actividad prohibida a tenor de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 32/1988, dado que se trata de marcas diferentes que no posibilitan el error entre el público consumidor, no existiendo entre las marcas enfrentadas riesgo de asociación y, por consiguiente, de confusión, ya que, como señala la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, de 11 de noviembre de 1997, "el concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión, sino que sirve para precisar el alcance de éste".
Así, pues, no existiendo riesgo de asociación difícilmente puede existir un aprovechamiento indebido, dada la inexistencia de confusión, por lo que procede la desestimación de la alegación contemplada.
En conclusión, procede declarar que en el presente caso concurren en la marca nacional mixta concedida, MUEBLES LA FACTORIA, a la compañía Muebles la Factoría, S.A., elementos específicos que le hacen susceptible de gozar de la protección del registro que contempla la ley procediendo, por ende, la desestimación del pedimento de la demanda"
.
En su primer motivo de casación, aducido al amparo del apartado c) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional, la parte recurrente alega incongruencia omisiva de la sentencia recurrida, al limitar la comparación de la marca solicitada sólo con la marca MUEBLES LA FÁBRICA, no habiendo resuelto la oposición con la marca FACTORY MOBEL, que también se había invocado como marca obstativa a la inscripción concedida. Añade además que la sentencia no se ha pronunciado sobre la identidad conceptual, la existencia de aprovechamiento del signo notorio opuesto, y sobre la existencia de antecedentes de denegaciones anteriores al mismo solicitante.
Se ha producido la infracción del artículo 67 de la Ley Jurisdiccional, que exige que la sentencia resuelva todas las cuestiones planteadas por las partes en sus escritos, y es evidente que la falta de pronunciamiento sobre la posible prohibición registral en relación con la indicada marca FACTORY MOBEL no se ha llevado a cabo.
Al estimar la casación, es procedente entrar a examinar la cuestión en los términos en que ha sido planteado el debate, conforme establece el art. 95.2.d) de la Ley Jurisdiccional.
El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.
En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.
A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.
En relación con la marca MUEBLES LA FABRICA, las diferencias entre las marcas enfrentadas son claras, no sólo desde el punto de vista denominativo, sino gráfico, al tener los diseños de ambas una configuración distinta, tanto en el rectángulo en que las denominaciones están enmarcadas, como en el fondo en que se insertan -uno oscuro y otro claro-. Este examen de conjunto evitará al consumidor cualquier tipo de confusión, pese a que los productos que ambas marcas protegen sean similares, ya que en todo momento, habida cuenta de las indicadas diferencias, sabrá cual es la empresa titular de cada una de las marcas. Estas disimilitudes, impedirán que la posible coincidencia conceptual entre las dos denominaciones produzca riesgo de asociación, aunque la opuesta sea una marca notoria, pues la prohibición del artículo 13 c) de la Ley de Marcas, en relación con ellas, exige el elemento causal del aprovechamiento, y éste no se produce cuando los consumidores distinguen perfectamente el signo notorio del que no lo es, como ocurre en el caso presente.
Estas mismas consideraciones deben hacerse en relación con la marca FACTORY MOBEL, que, aunque su traducción al castellano la primera palabra coincida con la segunda de la marca impugnada, el consumidor medio no las relacionará, dado que no se trata de términos ingleses corrientes, ya que su uso y conocimiento precisan un especial estudio del idioma, máxime cuando el otro elemento "mobel" tiene virtualidad diferenciadora.
Por último, la existencia de precedentes denegatorios de la marca solicitada no tiene fuerza vinculante, ya que debe resolverse en relación con cada supuesto planteado en el momento en que lo sea, no debiendo olvidarse que el titular la marca solicitada tiene también otras inscripciones registrales de signos similares, habiendo coexistido pacíficamente sin ninguna confusión.
No se dan circunstancias de costas en la primera instancia, debiendo cada parte satisfacer las suyas en esta casación, de conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos haber lugar y, por lo tanto, ESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 3943/2005, interpuesto por la Sociedad HICORIA, S.L., contra la sentencia nº 414/2005 dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en fecha 12 de mayo de 2005, y debemos DESESTIMAR el recurso contencioso administrativo nº 1188/2002, declarando conforme a Derecho las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 18 de septiembre de 2002 y 21 de enero de 2001; sin expresa condena en las costas de esta casación, debiendo cada parte satisfacer las suyas en cuanto a las de la instancia.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
