STS 634/2000, 24 de Junio de 2002
| Ponente | Alfonso Villagómez Rodil |
| ECLI | ES:TS:2002:4643 |
| Número de Recurso | 2788/1996 |
| Procedimiento | CIVIL - 01 |
| Número de Resolución | 634/2000 |
| Fecha de Resolución | 24 de Junio de 2002 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
D. ALFONSO VILLAGOMEZ RODILD. LUIS MARTINEZ-CALCERRADA GOMEZD. JOSE MANUEL MARTINEZ-PEREDA RODRIGUEZ
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veinticuatro de Junio de dos mil dos.
VISTOS por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados identificados al margen, el Recurso de Casación contra la Sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Navarra -Sección Primera-, en fecha cinco de Julio de mil novecientos noventa y seis, como consecuencia de los autos de juicio de menor cuantía, sobre caducidad parcial de marca, tramitados en el Juzgado de Primera Instancia de Pamplona número siete, cuyo recurso fue interpuesto por la mercantil BODEGAS IRACHE, S.L. representada por el Procurador de los Tribunales don Luis Santias y Viada, en el que es recurrida la compañía UNITED DISTILLELRS PLC, a la que representó la Procuradora doña Isabel Campillo García.
El Juzgado de Primera Instancia siete de Pamplona tramitó el juicio declarativo de menor cuantía número 274/1995, que promovió la demanda de la mercantil United Distillers PLC, en la que, tras exponer hechos y fundamentos de derecho, suplicó: "Que dentro del plazo legal y, en su día tras la tramitación procedente, se dicte sentencia por la que se declare la caducidad por falta de uso de la marca española NUM000 PARRANDA para todos los productos que reivindica en la clase NUM001 del Nomenclátor, o en su caso para aquellos cuyo uso no ha probado la parte demandada, con expresa condena en costas si no se allanare a esta demanda".
La entidad demandada Bodegas Irache, S.L. se personó en el pleito y contestó a la demanda, a la que se opuso con las alegaciones de hecho y de derecho que aportó, terminando por suplicar: "Que previo los trámites legales oportunos, se sirva igualmente dictar sentencia por la que, declarando acreditado el uso real y efectivo por mi representada de la Marca nacional nº NUM000 "PARRANDA" para productos de la clase NUM001 del Nomenclátor oficial, se desestime íntegramente la demanda absolviendo a mi parte de la totalidad de sus pedimentos, con expresa y preceptiva imposición de costas a la parte actora".
Unidas las pruebas practicadas que fueron tenidas por pertinentes, el Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número siete de Pamplona dictó sentencia el 23 de noviembre de 1.995, con el siguiente Fallo literal: "Rechazo las excepciones procesales esgrimidas. Desestimo la demanda interpuesta por el Procurador D. Miguel Antonio Gravalos en representación de United Distillers PLC contra Bodegas Irache S.L. a quien expresamente absuelvo de sus pedimentos. Impongo a la actora las costas causadas".
Contra la referida sentencia la sociedad demandante interpuso recurso de apelación para ante la Audiencia Provincial de Navarra y su Sección Primera tramitó el rollo de alzada número 465/1995, pronunciando sentencia con fecha 5 de julio de 1.996, la que en su parte dispositiva vino a decidir, Fallamos: "Con estimación parcial del recurso de apelación interpuesto por la demandante United Distillers P.L.C. debemos revocar y revocamos parcialmente la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Pamplona en los autos de juicio de menor cuantía nº 274/95, y dictamos la presente por la que Desestimando la acción de caducidad total ejercitada por la actora United Distillers P.L.C., y estimando la de caducidad parcial ejercitada frente a la demandada Bodegas Irache S.L. debemos declarar y declaramos la caducidad parcial por falta de uso de la marca española NUM000 "Parranda", para los siguientes productos de la clase NUM001 del Nomenclátor: "Vinos de todas clases, Aguardientes, Anisados y Licores", permaneciendo vigente para el de "Bebidas alcohólicas". No procede hacer expresa imposición de las costas causadas en ninguna de las dos instancias".
El Procurador de los Tribunales don Luis Santias Viada, en nombre y representación de Bodegas Irache S.L., formalizó recurso de casación contra la sentencia dictada en apelación, el que integró con los siguientes motivos, al amparo del ordinal cuarto del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil:
Uno: Inaplicación del artículo 4-4 de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1.988, en relación a su artículo 53 a) y 3 del Código Civil.
Dos: Aplicación indebida del artículo 54, en relación al 4-4 de la Ley de Marcas y Directiva Comunitaria de 21 de diciembre de 1.988.
Tres: Infracción de los artículos 10, 4-1-a) y 4-1-b) de Directiva de 21 de diciembre de 1.988.
La parte recurrida presentó escrito a medio del cual impugnó el recurso.
La votación y fallo de la presente casación tuvo lugar el pasado día once de junio de dos mil dos.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. ALFONSO VILLAGÓMEZ RODIL
La mercantil United Distillers P.L.C. solicitó el 26 de abril de 1.995 de la Oficina Española de Patentes y Marcas el registro de la marca "Parranda", a fin de lanzar al mercado con dicha denominación la bebida alcohólica tequila ("aguardiente"). La referida marca española figura inscrita con el número NUM000 a favor de la recurrente Bodegas Irache S.L., para productos de la clase NUM001 del Nomenclátor (Vinos de todas clases, aguardiente, anisados y toda clase de licores y bebidas alcohólicas).
El objeto del pleito es que se decrete la caducidad por falta de uso de la marca referida para todos los productos que reivindica la clase NUM001 del Nomenclátor o, en su caso, para aquellos cuyo uso no se hubiera demostrado.
La sentencia recurrida decretó la caducidad parcial de la marca de la recurrente respecto a los productos vinos de todas clases, aguardientes, anisados y licores, y toda vez que quedó probado que se había producido uso externo, real y público de la marca en la elaboración de la bebida alcohólica sangría, con lo que la denominación "Parranda", se mantiene vigente sólo para el apartado bebidas alcohólicas del Nomenclátor NUM001 .
La recurrente plantea el recurso de casación con un argumento que resulta nuclear y consiste en que la utilización que llevó a cabo de la marca para fabricar el licor de sangría debe extenderse, comprender y amparar los demás productos comprendidos en el Nomenclátor y no procedía declarar la caducidad parcial respecto a los mismos. A tal efecto el recurso viene integrado por tres motivos, que se hace preciso estudiar conjuntamente. Denuncia el primero inaplicación del artículo 4-4 en relación al 53 de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1.988, y con el artículo 3 del Código Civil; el segundo aplicación indebida del artículo 54, en relación al 4-4 de la Ley de Marcas y de la Directiva Comunitaria de 21 de diciembre de 1.988 y el tercero infracción de los artículos 10, 4-1-a) y 4-1-b) de la referida Directiva.
El apartado cuarto del artículo 4 de la Ley de Marcas efectivamente declara que el uso de una marca para un producto o servicio determinado sirve para acreditar tal uso con respecto a productos o servicios que la norma contempla. De este modo el uso limitado de una parte de los productos o servicios integrados en la marca opera haciendo subsistente el derecho de uso. El precepto resulta expansivo, al abarcar tanto los productos o servicios de la misma clase del Nomenclátor Internacional, como los productos o servicios similares y aquellos con los cuales la utilización de la misma marca por un tercero pueda dar lugar a riesgo de asociación en los consumidores respecto al origen de unos y otros.
La literalidad férrea y aislada del artículo de principio dificultaría la aplicación de la caducidad parcial prevista en el artículo 54, en relación al 53 y de prevalecer el artículo 4-4 resultaría que una marca estática por su inactividad y falta de presencia en el mercado (marca adormecida) impediría el acceso al mismo de competidores, con daño al interés general de los consumidores, al imponerse el interés particular del titular registral, como si se tratase de efectivo secuestro de la marca. En la Exposición de los Motivos de la Ley de Marcas se denuncia la necesidad de aproximar la realidad del Registro a la realidad del mercado para que la marca cumpla su verdadera función, para ello se hacía preciso modificar determinadas instituciones y es el caso "de la figura de uso obligatorio de la marca registrada que tiene como una de sus finalidades erradicar el Registro un gran número de marcas que no están siendo usadas y suponen un serio obstáculo para el acceso registral de nuevas marcas que los empresarios necesitan para su actuación en el mercado".
Sucede que el referido artículo 4-4 no resulta ajustado a la Primera Directiva del Consejo de 21 de diciembre de 1.988, (89/104 C.E.E.), pues en su artículo 10 se está refiriendo al uso de la marca registrada para todos y cada uno de los productos o servicios que ampara y no incluye como efectivo uso lo previsto en artículo 4-4 de la Ley de Marcas, precepto que de esta manera queda descabalgado de la Directiva, instaurándose así una diferencia esencial, pues la Directiva sí resulta propicia a que proceda la caducidad parcial, a tenor de sus artículos 11-4º y 13 y con ello ampara el uso parcial de la marca para aquellos productos y servicios con demostrada presencia en el mercado.
La sentencia de 5 de abril de 1994 pone de manifiesto la rigurosidad de la Ley de Marcas, cuidando de matizar el alcance de la declaración de caducidad, a fin de que esta no exceda mas del de los productos o servicios en verdad afectados, obligando, en su caso, a declaraciones de caducidad parcial.
El discurso casacional lleva al necesario alineamiento con el Derecho Comunitario y hace preciso que proceda aplicar la caducidad parcial al caso presente a efectos de no dejar vacío de contenido al artículo 54, y dar cumplimiento a la doctrina del Tribunal de Justicia de Luxemburgo y que esta Sala de Casación Civil tuvo en cuenta en la sentencia de 18 de marzo de 1.995, en cuanto vino a declarar que los Tribunales Ordinarios, si bien aplicando el propio Derecho interno, lo ajustarán a una interpretación lo mas conforme al Texto de la Directiva de que se trate. A partir de la adhesión de España se halla vinculada al Derecho Comunitario Europeo, originario y derivado, que constituye un ordenamiento jurídico propio, integrado en el sistema jurídico de los Estados miembros (Sentencia de 8-11-1996).
No ha de dejarse de lado de que en el pleito no se planteó la incompatibilidad de la marca "Parrando" para el producto sangría elaborado por la recurrente y el aguardiente tequila en cuyo registro está interesada la demandante.
Aparte de lo expuesto, hay que tener en cuenta para rechazar los motivos que, tanto atendiendo a las demandas de la doctrina y de la jurisprudencia, como de la realidad social (art. 3 del Código Civil), la nueva Ley de Marcas de 7 de diciembre de 2001, en su artículo 39, al tratar del uso de la marca, no incorporó el párrafo cuarto del artículo 4, que es su correspondiente, de la Ley de 10 de noviembre de 1.988, al haberlo sustituido por el que se refiere a causas justificativas de la falta de uso de la marca, manteniendo la caducidad parcial su artículo 60 y la novedad de imponer el uso obligatorio de la marca registrada.
La desestimación del recurso determina que proceda imponer sus costas al litigante que lo promovió, de conformidad al artículo 1715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación que fue formalizado por BODEGAS IRACHE, S.L. contra la sentencia pronunciada por la Audiencia Provincial de Navarra -Sección Primera-, en fecha cinco de julio de 1.996, en el proceso al que el recurso se refiere.
Se imponen a dicha recurrente las costas de casación. Y expídase certificación de esta resolución a la expresada Audiencia, con devolución de autos y rollo de Sala, a su origen, interesando acuse de recibo de todo ello.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Alfonso Villagómez Rodil.-Luis Martínez-Calcerrada Gómez.-José Manuel Martínez-Pereda Rodríguez.- Firmado y rubricado. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Alfonso Villagómez Rodil, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
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