SAP Valencia 136/2007, 23 de Mayo de 2007
| Ponente | GONZALO MARIA CARUANA FONT DE MORA |
| ECLI | ES:APV:2007:1005 |
| Número de Recurso | 85/2007/ |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 136/2007 |
| Fecha de Resolución | 23 de Mayo de 2007 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Valencia, Sección 9ª |
SENTENCIA número 136/07
AUDIENCIA PROVINCIAL
SECCION NOVENA
Ilmos. Sres.:
D. Gonzalo Caruana Font de Mora
Dª Mª Antonia Gaitón Redondo
Dª Purificación Martorell Zulueta
En la ciudad de Valencia, a 23 de mayo de 2007.
Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. Gonzalo Caruana Font de Mora, el presente Rollo de Apelación número 85/07, dimanante de los Autos de Juicio Ordinario 130/06, promovidos ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Valencia, entre partes; de una, como demandado apelante, HOLEC IBERICA, SL, representado por la procuradora doña María José Victoria Fuster, y de otra, como demandante apelado, EATON ELECTRIC BV, representado por el procurador don José Javier Arribas Valladares.
La Sentencia apelada, pronunciada por el señor Juez de lo Mercantil número 1 de Valencia, en fecha 15 de diciembre de 2006, contiene el siguiente FALLO: "Que estimando como estimo la demanda promovida por el procurador señor Arribas Valladares, en la representación que ostenta de su mandante EATON ELECTRIC BV, contra la entidad mercantil HOLEC IBERICA, SL, y desestimando como desestimo la reconvención deducida por el procurador Sra. Victoria Fuster en nombre y representación de sumandante HOLEC IBERICA SL frente a EATON ELECTRIC BV, se efectuan los siguientes pronunciamientos:
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- Se declara qua la sociedad EATON ELECTRIC BV es titular de la marca internacional núm. 281.803, "HOLEC", para distinguir determinados productos comprendidos en las clases 7ª y 9ª del nomenclator internacional de marcas y que, por tanto, ostenta el derecho exclusivo sobre la misma.
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- Se declara la nulidad del nombre comercial núm. 259.349, "HOLEC IBERICA"
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- Se declara que la utilización por parte de la demandada HOLEC IBERICA SL del signo distintivo HOLEI IBERICA supone una infracción de los derechos de propiedad industrial de la marca internacional registrada 281.803 "HOLEC "
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- Se declara que la constitución por parte de la demandada de la sociedad mercantil bajo la denominación 2HOLEC IBERICA" y la utilización de dicha denominación social supone una infracción de los derechos de propiedad industrial de la marca internacional registrada 281.803 "HOLEC".
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- Se declara que la utilización del nombre de dominio www.holeciberica.com supone una infracción de los derechos de propiedad industrial de la marca internacional registrada 281.803 "HOLEC".
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- En su virtud, se condene a la demandada HOLEC IBERICA S.L. a estar y pasar por las anteriores declaraciones, con todos sus consecuencias legales inherentes, en particular:
- Se condena a la demandada HOLEC IBÉRICA SL a cesar y abstenerse de utilizar el distintivo HOLEC IBERICA y /o cualquier otrosimilar y confundible con la marca internacional registrada 281.803 "HOLEC" en cualquiera de las formas hábiles de actuación comercial, inlcuídos los documentos mercantiles, su utilización en la red de Internet y como nombre de dominio.
Se condena a la demandada a modificar la denominación social "HOLEC IBERICA SL", eliminando de la misma el término HOLEC y sustituyéndola por otra que no infrinja la marca titulada por la actora, en cuanto que no sea susceptible de inducir a error o confusión con la denominación de la marca internacional registrada 281.803 "HOLEC"
-Se condena a la demandada a verificar la cancelación del nombre de dominio www.holeciberica.com.
Se condena a la demandada a que sea publicada la presente sentencia mediante la inserción del pertinente anuncio, a su costa, anuncios en el diario "EL PAIS"
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- Se absuelve a la actora inicial EATON IBERICA SL de las pretensiones deducidas en su contra.
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- Todo ello, con expresa imposiciónd e costas ala parte demandada-reconviniente HOLEC IBERICA SL."
Que contra la misma se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación, remitiéndose los autos a esta Audiencia, tramitándose la alzada, con el resultado que consta en las actuaciones.
Se han observado las prescripciones y formalidades legales.
Eaton Electric BV titular de la marca internacional numero 281.803 "HOLEC" para productos de la clase 7º y 9º del nomenclator internacional, insta demanda contra HOLEC IBERICA SL para que se declare la infracción de los derechos marcarios de la actora causados por la denominación social, nombre comercial registrado al numero 259.349 "Holec Ibérica" y el domimio usado por la demandada y se declare la nulidad del registro del citado nombre comercial, la alteración de la denominación social de la interpelada, el cese en el uso de dominio telemático y la publicación de la sentencia en un diario de difusión nacional, El País.
La entidad demandada contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones de contrario, planteando reconvención por la cual interesaba se decretase la caducidad de la marca de la que es titular la reconvenida por su falta de uso en los cinco años anteriores a presentación de la demanda.
La sentencia del Juzgado de lo Mercantil 1 Valencia estima la demanda y desestima la reconvención con los pronunciamientos trascritos en el antecedente primero de esta resolución.
Se interpone recurso de apelación por la parte demandada, interesando de esta Sala se revoque la sentencia dictada por el Juzgado por otra que desestime la demanda y estime la reconvención, alegando como motivos: 1º) Incorrecta interpretación y aplicación del artículo 34 de la Ley de Marcas, al no concurrir infracción de la marca de la demandante; 2º) Improcedencia de la declaración en sentencia de la marca de la actora como notoria, cualidad no alegada en la demanda con infracción de los artículos 8.2 y 34.2 c) de la Ley de Marcas ; 3º) No acreditar la prueba practicada que la demandante (reconvenida) haga un uso con trascendencia en el mercado de productos con la referida marca, estando reconocido por la testifical que no se ha usado sobre todos los productos referidos en la clase 7ª y 9ª del nomenclator; 4º) Improcedencia de la publicación de la sentencia, dado el carácter excepcional de tal medida y ser desproporcionada en el caso presente; 5º) Improcedencia de la nulidad del nombre comercial registrado 259.349 al contravenir el artículo 91 en relación con el artículo 88 de la Ley de Marcas y en su caso, sólo hubiese procedido una nulidad parcial infringiéndose por inaplicación el artículo 60 de la citada Ley.
Dados los diversos motivos que contiene el recurso de apelación, el tratamiento lógico de los mismos, conlleva a que el inicio de la solución a las cuestiones que se someten a consideración a la Sala deba necesariamente versar sobre el uso y respectiva caducidad de la marca internacional de la que es titular la inicial actora por falta de uso conforme al artículo 39 de la Ley de Marcas que constituye el tercer motivo de apelación.
Los criterios por los cuales debe ser interpretado el artículo 39.2.b de la Ley de Marcas para decretar la caducidad (artículo 55.1 c) están clarificados en la diversa cita jurisprudencial reseñada por la parte reconviniente tanto en su escrito rector como en el pliego dirigido a esta Sala que por ende se obvia su reproducción, criterios que son los adoptados en la resolución apelada y a los que puede añadirse la doctrina sentada en la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 11 Marzo 2003 (Caso "Ansul" )en cuanto impone que el uso de la marca ha de ser serio en el mercado, comercializarse de forma efectiva en mercado los productos distinguidos con la marca y no un mero uso simbólico o realizado solamente con la finalidad de mantener los derechos conferidos por la marca, debiendo tenerse en cuenta la realidad efectiva de la explotación comercial del producto marchamado con la marca, el sector económico afectado, la naturaleza de los productos, características del mercado, extensión y frecuencia de uso de la marca.
La disconformidad del recurrente no es cuestión jurídica sino que reside en mera cuestión fáctica, pues para tal parte la prueba practicada no revela ese uso real y efectivo en los cinco años últimos que en cambio el Juez entiende si queda justificado ese uso. De entrada es de señalar que el recurso de apelación en este punto no invoca un error en la apreciación de las pruebas por el Juez mercantil, sino un entendimiento del conjunto probatorio diverso al que efectúa el Juzgador y es de reiterar que tal función es soberana del órgano judicial cuya conclusión ha de prevalecer sobre la de parte a excepción de que dicha resultancia valorativa se revele errónea, ilógica o absurda, supuestos excepcionales que no concurren al caso, pues la Sala revisado, en cumplimiento del artículo 456-1º de la Ley Enjuiciamiento Civil, todo el contenido de los autos, pruebas practicadas y los soportes de grabación audiovisual ha de concluir de igual manera que el Juez de lo Mercantil que se basa en la documental y testifical, en especial consideración a la testifical de Juan Alberto, representante de la sociedad Hes Hazermeyer y la parte apelante entiende que de diversos aspectos de este último testimonio, sobre todo referidos a los importes de facturación y clientela, ese uso no resulta importante económicamente y por ende no es efectivo y real. A tal conclusión llegamos por las siguientes consideraciones:
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) La marca Holec sobre determinados instrumentos y componentes eléctricos viene comercializada en España por la entidad Hes Hazermeyer, como así se acredita con diversos documentos (catálogos adjuntados a la demanda) y ha declarado como testigo su director Gerente, Sr. Juan Alberto, especialmente valorado en la sentencia del Juez, conforme al artículo 376 de la Ley Enjuiciamiento Civil y se ha tenido presente por el Juez no sólo su razón de ciencia sino todo el...
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