STS 22/2012, 7 de Febrero de 2012

PonenteJOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL
ECLIES:TS:2012:607
Número de Recurso296/2009
ProcedimientoCIVIL
Número de Resolución22/2012
Fecha de Resolución 7 de Febrero de 2012
EmisorTribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a siete de Febrero de dos mil doce.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos por don Anselmo y Villalonga y Gomila, SL, representados por la Procurador de los Tribunales doña María Garau Montané, contra la Sentencia dictada el catorce de noviembre de dos mil ocho, por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca , que resolvió el recurso de apelación interpuesto, en su día, contra la que había pronunciado el Juzgado de lo Mercantil número Uno de Palma de Mallorca. Ante esta Sala compareció el Procurador de los Tribunales don Emilio Martínez Benitez, en representación de Villalonga Gomila, SL y don Anselmo . Es parte recurrida don Gustavo y Ca's Sucrer d'es Mercadal, SL, representados por el Procurador de los Tribunales don Carlos Navarro Gutiérrez.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Por escrito registrado por el Juzgado Decano de Palma de Mallorca el día nueve de junio de dos mil seis, la Procurador de los Tribunales doña Montserrat Montané Ponce, obrando en representación de don Gustavo y de Ca's Sucrer d'es Mercadal, SL, interpuso demanda de juicio ordinario contra don Anselmo y Villalonga Gomila, SL.

La representación procesal de los demandantes alegó en dicha demanda, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que, por escrito de ocho de noviembre de dos mil cinco, había interpuesto, con idéntica representación, demanda contra los mismos demandados, que había dado lugar al juicio ordinario número 375/05, en la que dedujo la pretensión de que fueran anuladas cinco marcas españolas - las números 2.581.895 ("Cas Sucrer 1873 "), 2.589.688 (" Confitería pastelería hijos de Jaume Villalonga "), 2.642.337 (" Confitería de J. Villalonga Sucrería des Mercadal "), 2.642.338 (" Confitería de J. Villalonga ") - registradas a nombre del demandado don Anselmo , así como de una - la número 2.597.776 (" Es Racó d'es Sucrer des de 1873 ") - que lo había sido a nombre de la demandada Villalonga Gomila, SL -.

Que, en la mencionada demanda había alegado que un tercero, actuando por cuenta de los demandados, requirió a los actores para que cesaran en el uso de los signos que usaban, por carta de veintitrés de septiembre de dos mil cinco, afirmando que eran confundibles con los registrados a nombre de aquellos.

Que en esta segunda demanda pretendía la anulación de una sexta marca española - la mixta número 2.639.447 - cuya existencia habían ignorado los demandantes al interponer la anterior demanda, dado que el requerimiento antes mencionado no se había referido a la misma.

Que, al igual que en la anterior demanda, afirmaba que un antepasado de don Gustavo inició, en el año mil ochocientos ochenta y cuatro y en la población menorquina Es Mercadal, el oficio de confitero, en el mismo establecimiento en que hoy se encuentra la pastelería " Villalonga, Cas Sucrer ". Que la empresa establecida en dicho lugar de Es Mercadal fue proveedora de la monarquía y contó entre sus clientes con ilustres personajes.

Añadió que los sucesivos descendientes de aquel profesional de la producción confitera se dedicaron a la misma actividad y en el mismo lugar, habiendo recibido múltiples reconocimientos por el prestigio y renombre de sus prestaciones.

También alegó que don Gustavo y sus antepasados habían utilizado, como signos distintivos de la empresa y de los productos en ella fabricados, los términos " Villalonga ", " Hijos de J. Villalonga ", " Cas Sucrer " - en un cartel en la fachada que ha dado con el tiempo nombre a la pastelería - " Cas Sucrer des Mercadal, SL " - denominación social de la codemandante -, un escudo característico impreso en el papel, envases y envoltorios, con los denominativos " Confitería-pastelería hijos de J. Villalonga, Mercadal. Menorcades de 1873 " - que también sirve de diferenciación de la pastelería y sus productos, ya que ese fue el año en que el primer Eusebio se dedicó a la pastelería, aunque el establecimiento se inauguró en 1884 -.

Que los referidos signos no habían sido registrados, pero que todos ellos pertenecían a don Gustavo , actual titular de la empresa, ya que nunca los había transmitido. Que la otra demandante, Ca's Sucrer des Mercadal, SL, había sido constituida, por escritura de dieciséis de diciembre de dos mil dos, por el demandante y su hijo, entre otros, siendo designado don Gustavo administrador y don Anselmo apoderado.

Que don Gustavo había cedido temporalmente la explotación del negocio a Pastisseria es Mercadal, SL.

Que, por su parte, el demandado don Anselmo había constituido la sociedad Villalonga y Gomila, SL, con el objeto de fabricar y vender pasteles y similares para lo que había abierto una pastelería a escasos metros de la de su padre, con el rótulo " Ca's Sucrer D'es Mercadal. Casa Fundada al 1873 ", con la alternativa " Es Racó des Sucrer ".

Que, además, había solicitado el registro de la marca 2.639.447 - al margen de las mencionadas en la anterior demanda -, que era confundible con uno de los signos por ellos usados.

Que ejercitaba la acción de nulidad de la marca número 2.639.447, por mala fe en la solicitud, en aplicación del artículo 51 Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas.

En el suplico de la demanda, la representación procesal de don Gustavo y Ca's Sucrer d'es Mercadal, SL, interesó del Juzgado de Primera Instancia competente una sentencia " en la que se declare la nulidad de la marca número 2.639.447, por haber sido solicitada con mala fe, condenando en costas a la parte demandada con especial declaración de temeridad ".

SEGUNDO

La demanda fue repartida al Juzgado de lo Mercantil número Uno de Palma de Mallorca, que la admitió, a trámite por auto de uno de septiembre de dos mil seis, conforme a las reglas del juicio ordinario, con el número 336/06.

Los demandados fueron emplazados y se personaron en las actuaciones, representados por la Procurador de los Tribunales doña María Garau Montané, la cual, en desempeño de tal representación, contestó la demanda.

En el escrito de contestación, la representación procesal de don Anselmo y de Villalonga Gomila, SL alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que los demandantes carecían de legitimación, ya que no se dedicaban a la actividad que decían ejercer. También opuso la excepción de litispendencia, que afirmó producida por la tramitación del juicio ordinario número 375/05 y afirmó que, en todo caso, se había causado la preclusión prevista en el artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Así mismo alegó que los demandantes se habían servido de este proceso, de mala fe, para presentar nuevos documentos. Alegó su buena fe, con el argumento fundamental de que don Anselmo también formaba parte de la familia Gustavo Anselmo , alguno de cuyos miembros afirmó le habían dado todo el apoyo en el conflicto con su padre, del que dijo estaba favoreciendo, realmente, a Pastisseria Es Mercadal, SL.

Con esos antecedentes la representación procesal de los demandantes interesó del Juzgado de lo Mercantil número Uno de Palma de Mallorca, en el suplico de la contestación, una " sentencia absolviendo de la misma a mis principales de todos los pedimentos deducidos de la demanda, sin perjuicio de la condena al pago de las costas causadas por los demandantes ".

TERCERO

Celebrados los actos de audiencia previa y del juicio, los días veinticuatro de mayo y diecinueve de noviembre de dos mil siete, respectivamente, practicada la prueba que, propuesta, había sido admitida, el Juzgado de lo Mercantil número Uno de Palma de Mallorca dictó sentencia con fecha veintisiete de noviembre de dos mil siete, con la siguiente parte dispositiva: " Fallo. Que, con estimación de la demanda interpuesta por la Procurador doña Montserrat Montané Ponce, en nombre y representación de don Gustavo y Ca's Sucrer d'es Mercadal SL, y defendido por el Letrado don José Luis Casajuana Espinosa, contra don Anselmo , con domicilio en la plaza de la Constitución nº 11 de Es Mercadal, Menorca, y contra Villalonga Gomila SL, con domicilio en la calle Noy nº 46 de Es Mercadal, Menorca, ambos representados por el Procurador doña María Garau Montané y defendidos por el Letrado don Juan Carlos Riera Blanco, debo declarar y declaro la nulidad de las marca número 2639447, por haber sido solicitada de mala fe. Todo ello con condena en costas a los demandados ".

CUARTO

La representación procesal de don Anselmo y de Villalonga Gomila, SL recurrió en apelación la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número Uno de Palma de Mallorca de veintisiete de noviembre de dos mil siete.

Cumplidos los trámites, las actuaciones se elevaron a la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, en la que se turnaron a la Sección Quinta de la misma, que tramitó el recurso con el número 351/08 y dictó sentencia con fecha catorce de noviembre de dos mil ocho , con la siguiente parte dispositiva: " Fallamos. 1) Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la Procurador doña María Garau Montané, en nombre y representación de don Anselmo y la entidad Villalonga Gomila, SL, contra la sentencia de fecha veintisiete de noviembre de dos mil siete dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado de lo Mercantil número Uno de Palma, en los autos de juicio ordinario, de los que trae causa el presente rollo.2) Debemos confirmar íntegramente dicha resolución. 3) Se imponen las costas de esta alzada a la parte apelante ".

QUINTO

La representación procesal de don Anselmo y de Villalonga Gomila, SL preparó e interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación contra la sentencia de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca de catorce de noviembre de dos mil ocho .

Dicho Tribunal, por providencia de tres de febrero de dos mil nueve mandó elevar las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, que, por auto de veintitrés de febrero de dos mil diez , decidió: " 1º) Admitir los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal interpuestos por la representación procesal de don Anselmo y Villalonga Gomila, SL, contra la sentencia dictada, con fecha catorce de noviembre de dos mil ocho, por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca (Sección Quinta) en el rollo de apelación 351/2008 , dimanante de los autos de juicio ordinario número 336/2006 del Juzgado de lo Mercantil número Uno de Palma de Mallorca ".

SEXTO

El recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto, por la representación de los demandados don Anselmo y Villalonga y Gomila, SL, contra la sentencia dictada por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca de catorce de noviembre de dos mil ocho , se compone de seis motivos, en los que los recurrentes denuncian:

PRIMERO

Con apoyo en el ordinal segundo del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la infracción de los apartados 1 y 3 del artículo 218 de la misma Ley .

SEGUNDO

Con apoyo en el ordinal segundo del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la infracción del apartado 2 del artículo 218 de la misma Ley .

TERCERO

Con apoyo en el ordinal segundo del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la infracción del apartado 2, in fine , del artículo 218 de la misma Ley .

CUARTO

Con apoyo en el ordinal segundo del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la infracción del apartado 2 del artículo 218 de la misma Ley .

QUINTO

Con apoyo en el ordinal segundo del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la infracción del apartado 2 del artículo 218 de la misma Ley .

SEXTO

(numerado por los recurrentes con SÉPTIMO) . Con apoyo en el ordinal cuarto del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , la infracción del artículo 24 de la Constitución Española .

SÉPTIMO

El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de los demandados, don Anselmo y Villalonga y Gomila, SL, contra la sentencia dictada por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca de catorce de noviembre de dos mil ocho , se compone de diez motivos, en los que los recurrentes, con apoyo en los apartados 1 y 3 del artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , denuncian:

PRIMERO

La infracción del artículo 2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas.

SEGUNDO

La infracción del artículo 8, apartado 2, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas.

TERCERO

La infracción de los artículos 2 , 8 y 34 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas.

CUARTO

La infracción del artículo 34 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas.

QUINTO

La infracción del artículo 5 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas.

SEXTO

La infracción del artículo 51 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas.

SÉPTIMO

La infracción del artículo 9 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas.

OCTAVO

La infracción del artículo 1261 del Código Civil .

NOVENO

La infracción del artículo 1227 del Código Civil .

DÉCIMO

La infracción del artículo 34 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas.

OCTAVO

Evacuado el traslado conferido al respecto, el Procurador don Carlos Navarrro Gutiérrez, en nombre y representación de don Gustavo y Ca's Sucrer d'es Mercadal, SL, impugnó el recurso, solicitando se declarase no haber lugar al mismo.

NOVENO

No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló como día para votación y fallo del recurso el doce de enero de dos mil doce, en que el acto tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Don Gustavo , en la condición de dueño de una empresa de pastelería con establecimiento abierto al público en la población menorquina Es Mercadal, que, desde la segunda mitad del siglo diecinueve, pertenece a miembros de su familia, una y otro identificados en el mercado por signos no registrados, interpuso demanda - junto con la sociedad Ca's Sucrer d'es Mercadal, SL -, contra su hijo, don Anselmo y una sociedad que éste había constituido - Villalonga y Gomila, SL -, en ejercicio de la acción de nulidad del registro de la marca española número 2639447, concedido a nombre del primero de los demandados mencionados.

En la demanda, don Gustavo y Ca's Sucrer d'es Mercadal alegaron que don Anselmo había solicitado el referido registro con el ánimo de apoderarse de los signos que tradicionalmente habían utilizado sus antepasados miembros de la familia Gustavo Anselmo y, últimamente, los propios actores, para distinguir los mencionados establecimiento, empresa y productos por ella elaborados, así como del prestigio secular que habían ganado con el tiempo.

A tal fin, apoyaron la pretensión de nulidad registral en la causa prevista en el artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , a cuyo tenor " [e]l registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación:... [c]uando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe ".

La acción de nulidad del registro fue estimada en las dos instancias.

Contra la sentencia de segundo grado interpusieron los demandados recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación, los cuales examinamos seguidamente.

Debemos previamente indicar que los hechos son sustancialmente coincidentes con los que dieron causa a un anterior proceso entre las mismas partes, en el que los ahora demandantes también ejercitaron, contra los propios demandados, idéntica acción de nulidad del registro de otras cinco marcas. Por ello, las sentencias de las dos instancias se remiten constantemente a las que, en aquel proceso precedente, estimaron la prohibición absoluta regulada en el artículo mencionado.

Los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación de los demandados, que seguidamente vamos a decidir, constituyen casi una reproducción de los interpuestos contra la sentencia que puso fin al indicado proceso.

Todo ello convierte en difícilmente evitable que hagamos constante referencia a nuestra sentencia 988/2011, de 13 de enero de 2012 , que desestimó los precedentes recursos extraordinarios que, contra la de segundo grado en aquel proceso, interpusieron los demandados.

  1. RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL DE DON Anselmo Y VILLALONGA Y GOMILA, SL.

SEGUNDO

En el primero de los motivos de su recurso extraordinario por infracción procesal, don Anselmo y Villalonga Gomila, SL denuncian la infracción de las normas contenidas en los apartados 1 y 3 del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil - con apoyo en el ordinal segundo del apartado 1 del artículo 469 de la misma Ley -.

Alegan que el Tribunal de apelación había incumplido el mandato contenido en las mencionadas normas, al anular la marca mixta registrada con el número 2639447 sin haberla analizado suficientemente en los distintos elementos que la integran.

El motivo se desestima, sin mayores razonamientos, a la vista de que la sentencia recurrida - en el fundamento de derecho quinto - contiene la argumentación que se dice omitida respecto del riesgo de confusión entre los signos de uno y otro litigante - de necesaria concurrencia en atención al fundamento fáctico de la acción de nulidad ejercitada en la demanda -.

TERCERO

Como expusimos en la sentencia 988/2011, de 13 de enero de 2012 , la valoración de la prueba, en cuanto función soberana y exclusiva de los Tribunales de las instancias, no es revisable por medio del recurso extraordinario por infracción procesal, salvo cuando, por ser manifiestamente arbitraria o ilógica, no supere el test de racionabilidad constitucionalmente exigible para considerar respetado el derecho a la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24 de la Constitución Española . Y, en tal caso, el recurso debe plantearse al amparo del ordinal cuarto del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

En definitiva, los errores en dicha valoración - según indicamos, entre otras muchas, en la sentencia 198/2010, de 5 de abril - no pueden ser denunciados por la vía del artículo 469, apartado 1, ordinal segundo, de la Ley de Enjuiciamiento Civil , ya que dicho precepto está reservado al examen del cumplimiento de las normas procesales reguladoras de la sentencia - esto es, del procedimiento para dictarla, de su forma y contenido, así como de sus requisitos internos - y no a fiscalizar la valoración de los distintos medios de prueba.

En aplicación de esa doctrina hemos de desestimar los motivos segundo, tercero, cuarto y quinto del recurso, pues en ellos los recurrentes - con apoyo en la norma del ordinal segundo del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil - no reclaman otra cosa que una modificación del " factum " sobre el que se asienta la sentencia recurrida, adaptando al por ellos propuesto los argumentos jurídicos cuya ausencia denuncian, sirviéndose de tal artificio.

En todo caso y atendiendo a la norma que en el motivo se dice violentada, cumple decir que el derecho de los recurrentes a obtener una resolución fundada, en relación con la valoración de la prueba, resultó satisfecho por el Tribunal de apelación, en la medida en que en la sentencia recurrida se expresan los medios que generaron la convicción judicial sobre los hechos necesitados de demostración y los elementos o razones de juicio que permiten conocer el " iter " lógico que llevó a la decisión final.

CUARTO

En el sexto motivo - erróneamente numerado como séptimo - los recurrentes señalaron como norma infringida la del artículo 24 de la Constitución Española .

Vuelven a afirmar que el Tribunal de apelación ha desconocido su derecho a una sentencia motivada, si bien, ahora, con un alcance general y con referencia a todos los hechos constitutivos de la acción de nulidad del registro de la marca litigiosa estimada en la instancia.

Como expusimos en la sentencia 988/2011, de 13 de enero de 2012 , en la interpretación del artículo 24 de la Constitución Española , el Tribunal Constitucional ha puesto de manifiesto - así, en la sentencia 163/2.008, de 15 de diciembre - que el respeto debido al derecho de las partes a obtener una resolución fundada implica que la misma esté motivada, en el sentido de expresar los elementos o razones de juicio que permitan conocer los criterios jurídicos en que se basa la decisión, así como que la motivación contenga una fundamentación en Derecho, garantía de que no es consecuencia de una aplicación arbitraria de la legalidad, no resulta alejada de las reglas de la razón ni incurre en error patente - pues, en tales casos, la aplicación de la legalidad sería tan sólo una mera apariencia -.

El motivo se desestima, dado que el defecto afirmado por los recurrentes no existe, desde el momento en que la sentencia recurrida contiene los razonamientos mediante los que se exterioriza el iter decisorio seguido por el Tribunal de apelación, tanto en el orden fáctico como en el jurídico, para estimar la acción de nulidad ejercitada en la demanda.

En particular, no cabe reprochar a dicho Tribunal haberse basado, en lo necesario, en los argumentos que dieron soporte a la sentencia que había dictado en un proceso anterior, sustanciado entre los mismos litigantes y en torno a la mala fe de los recurrentes como solicitantes, en sus respectivos casos, del registro de cinco marcas confundibles con los signos usados por los demandantes.

Se trata de una remisión a un precedente que se muestra plenamente correcta y que, además, fue provocada por los propios demandados, que, casi literalmente, reprodujeron en sus escritos de alegaciones el contenido de los que habían presentado en el mencionado proceso antecedente.

  1. RECURSO DE CASACIÓN DE DON Anselmo Y VILLALONGA Y GOMILA, SL.

QUINTO

De los motivos del recurso de casación interpuesto por los demandados, el sexto está referido directamente a la norma aplicada en la instancia. En él denuncian la infracción del artículo 51 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas, que atribuye a la mala fe del solicitante la condición de causa de nulidad absoluta del registro solicitado.

Alegan que su buena fe, como solicitantes del registro anulado por la sentencia recurrida, debía haberse presumido y que esa presunción no había sido destruida en el proceso.

Dejando a un lado las cuestiones de prueba, ajenas a este recurso, procede indicar, como ya hicimos en la sentencia 988/2011, de 13 de enero de 2012 , que la norma, meramente facultativa para los Estados miembros, que contiene la letra d) del apartado 2 del artículo 3 de la Directiva 89/104/CEE, ha sido incorporada al ordenamiento español por el artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , el cual describe como causa de nulidad absoluta del registro de la marca el que el solicitante hubiera actuado de mala fe.

La sanción de nulidad por violación de la buena fe opera a modo de válvula del sistema, pues permite valorar el comportamiento de quien solicita el registro, no a la luz del resto del ordenamiento marcario, sino comparándolo, en un plano objetivo, con el modelo, estándar o arquetipo de conducta que, en la situación concreta, se considera socialmente exigible - sentencias 760/2010, de 23 de noviembre y 462/2009, de 30 de junio -, aunque sin prescindir del componente subjetivo - ya que también la buena fe refleja un estado psicológico de desconocimiento o creencia errónea, que, como toda equivocación, ha de ser disculpable para que pueda tomarse en consideración -.

En la sentencia 414/2011, de 22 de junio , expusimos que una de las manifestaciones típicas de actuación de mala fe es, en este ámbito, la que tiene lugar cuando se intenta, mediante el registro de una marca, aparentar una inexistente conexión entre los productos o servicios que está destinada a identificar y los de un tercero distinguidos con otra conocida, buscando, con una aproximación entre los signos, obtener el favor de los consumidores con el aprovechamiento de la reputación o ventajas ganada por uno de ellos.

En la interpretación del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE ) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria - del mismo contenido que el artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 -, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea destacó, en la sentencia de 11 de junio de 2009 (C- 529/2007 ), que la mala fe del solicitante debe concurrir en el momento de la presentación de la solicitud y ha de apreciarse teniendo en cuenta todos los factores pertinentes que presente en el caso, entre ellos, el hecho de que el solicitante conozca o debiera haber conocido que un tercero utiliza un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con aquel cuyo registro solicita o tenga intención de impedir que dicho tercero continúe utilizando tal signo.

Añadió dicho Tribunal que el conocimiento del solicitante puede deducirse, particularmente, de la duración de dicha previa utilización, ya que, cuánto más antigua sea ésta, mayor será la posibilidad de que el solicitante tenga conocimiento de ella en el momento de presentar la petición.

En el caso enjuiciado, el Tribunal de apelación afirmó la mala fe de don Anselmo , al solicitar el registro de la marca número 2639447, por considerar que había intentado " consolidar a su favor, por el juego de la inscripción registral, el uso exclusivo de unos signos distintivos que, con anterioridad, eran usados por los accionantes [...] " con aprovechamiento, a la vez, " de las ventajas de la reputación comercial o profesional de los actores [...] ".

SEXTO

Como señalaron las sentencias 1264/2001, de 28 de diciembre , 1211/2002, de 16 de diciembre , 827/2003, de 17 de septiembre , 409/2006, de 6 de abril , 462/2009, de 30 de junio , 414/2011, de 22 de junio , entre otras muchas, la afirmación o negación de los hechos en que se basa la buena fe constituyen, a los efectos del extraordinario recurso de casación, una cuestión de prueba cuya valoración compete a los juzgadores de las instancias.

No obstante, a partir de los siempre respetables hechos probados, la buena fe constituye un concepto jurídico indeterminado en el que ha de quedar subsumida la conducta de que se trate, mediante una operación que puede ser sometida a la revisión casacional.

La sentencia 278/2010, de 13 de mayo , precisó que la apreciación de mala fe, en la perspectiva de la fijación de los datos de hecho, corresponde a la valoración de la prueba; pero la significación jurídica de dichos datos, una vez demostrados, forma parte de un juicio técnico jurídico que la casación permite practicar de nuevo.

De acuerdo con ello, los hechos declarados probados en las instancias han de ser respetados en casación, mientras que la corrección de la subsunción de los mismos bajo el repetido concepto puede ser revisada en dicho recurso.

Esa distinción entre juicios de hecho, regidos por las normas de valoración de prueba, y juicios de valor que, a partir de lo que se haya probado, permiten afirmar la identidad del supuesto fáctico litigioso con el enunciado como premisa en la norma aplicable, alcanza, también, a la afirmación o negación del riesgo de confusión, como han puesto de relieve las sentencias 717/2006, de 7 de julio , 1230/2008, de 15 de enero de 2009 , 119/2010, de 18 de marzo , y 414/2011, de 22 de junio , entre otras muchas.

Pues bien, a la luz de la doctrina expuesta el motivo debe ser desestimado, dado que los hechos probados no pueden ser alterados por medio del recurso de casación y los criterios de que, a partir de ellos, se han servido los Tribunales de las instancias, para subsumirlos bajo el supuesto del artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , son plenamente correctos, en cuanto aquellos evidencian que el registro de la marca número 2639447 se solicitó por don Anselmo para impedir a su padre, don Gustavo , el uso de los confundibles - con aquella - que identifican su empresa, su establecimiento y los productos que en éste se elaboran, así como para beneficiarse del prestigio ganado por ellos a lo largo de los años.

SÉPTIMO

En el motivo primero del recurso de casación denuncian don Anselmo y Villalonga Gomila, SL la infracción del artículo 2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas.

Sin embargo, pese a su enunciado, el motivo nada tiene que ver con el artículo que se dice infringido - al que, por cierto, se vuelve a referir el motivo tercero -, ya que lo que se alega en él es, de nuevo, que la sentencia recurrida carece de motivación.

Como de inmediato se advierte, la cuestión planteada no es propia del recurso de casación, además de que ya ha sido tratada al examinar el extraordinario por infracción procesal.

El motivo se desestima.

OCTAVO

En el motivo segundo señalan los recurrentes como norma infringida la del apartado 2 del artículo 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas.

En el motivo tercero vuelven a referirse al mismo artículo, así como al 2 de la propia Ley - norma que se dijo infringida en el primer motivo, ya examinado -, añadiendo la mención de la norma contenida en el artículo 34 - también señalado en el motivo cuarto.

Todos ellos se desestiman.

El motivo segundo, porque, al sostener que la nulidad de una marca - por aplicación del artículo 51, apartado 1, letra b) de la Ley 17/2001 - presupone, en un supuesto como el examinado, que la marca anterior sea notoriamente conocida, los recurrentes olvidan no sólo que en la sentencia recurrida se declaró probada la reputación de los signos usados por don Gustavo y, ultimamente, por un tercero con su consentimiento - con lo que incurren en una inadmisible petición de principio -, sino también que - como señalamos en la sentencia 988/2011, de 13 de enero de 2012 - la notoriedad de los signos del perjudicado en el caso que regula aquel precepto, puede constituir un indicio de que el solicitante conocía su existencia, pero no es un requisito imprescindible para el éxito de la acción de nulidad, que resulta aplicable a cualquier otra manifestación de mala fe del solicitante.

El motivo tercero se desestima por lo ya dicho - en relación con el artículo 8, apartado 2 - y, además, porque en él se plantea una cuestión de prueba, que no es propia de este recurso.

En efecto, alegan los recurrentes que los demandantes no habían logrado demostrar en el proceso la realidad de su alegación de que usaban los signos identificativos de la empresa, el establecimiento y los productos de don Gustavo .

Es decir, pretenden una nueva valoración de la prueba y, como la misma no cabe en esta sede, incurren de nuevo en una petición de principio al basar el motivo en unos hechos que son contrarios a los afirmados en la sentencia recurrida.

Finalmente, el motivo cuarto - en el que afirman que el Tribunal de apelación no había aplicado correctamente los criterios que disciplinan el llamado juicio de confundibilidad - se desestima porque la sentencia recurrida refleja - en el fundamento de derecho quinto - la realidad de un examen comparativo plenamente correcto de los signos en conflicto, que se muestra suficiente para evidenciar el propósito obstaculizador perseguido por los demandados al solicitar el registro que ha sido anulado.

NOVENO

En el motivo quinto don Anselmo y Villalonga Gomila, SL denuncian la infracción del artículo 5 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas, regulador de las prohibiciones absolutas de registro.

No indican en el enunciado cual es el apartado de dicho artículo al que se refieren, lo que es bastante para, en este trámite, desestimar el motivo.

Además, no explican la razón por la que una prohibición de registro debe ser aplicada a unos signos que, como los de los demandantes, no han sido registrados.

Y, en todo caso, la alegación de que el término " Cas Sucrer " - uno de los utilizados por don Gustavo y por un tercero con su consentimiento - carece de fuerza distintiva, se ha formulado sin tener en cuenta que el Tribunal de apelación - en el fundamento de derecho quinto de su sentencia - aplicó la regla que, sobre la adquisición sobrevenida de aquella aptitud, contiene el apartado 2 del propio artículo 5, a la que el recurrente no se refiere.

DÉCIMO

El motivo séptimo sirve a los recurrentes como medio de afirmar producida la infracción del artículo 9 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas.

Alegan que el registro del apellido Gustavo Anselmo como marca no puede ser impedido a quien, como don Anselmo , lo ostenta por razones familiares.

Aunque el referido término forma parte, junto con otros elementos gráficos y denominativos, de la marca mixta número 2639447, el motivo se desestima, ya que el ejercicio de la facultad de una persona de registrar como marca su nombre y apellidos está sujeto al régimen general de prohibiciones establecido para tales signos - sentencias de 31 de marzo de 1989 , 16 de octubre de 1991 , 5 de julio de 1993 , 20 de junio de 1994 , 13 de mayo de 1996 - y, por lo tanto, a lo dispuesto en el artículo 51, apartado 1, letra b) de la Ley 17/2001 - sentencia 988/2011, de 13 de enero de 2012 -.

UNDÉCIMO

En los motivos octavo y noveno denuncian los recurrentes la infracción, respectivamente, de los artículos 1261 y 1227 del Código Civil .

En el primero alegan que el Tribunal de apelación, al declarar probado que don Gustavo había cedido temporalmente a Pastissería Es Mercadal la explotación de la pastelería y el uso de los signos a ella vinculados, infringió la norma del artículo 1261, dando validez a un contrato carente de objeto.

En el segundo afirman que el artículo 1277 ha sido infringido por haber entendido el repetido Tribunal que era oponible a ellos, pese a ser terceros, el documento en que se contiene aquel contrato.

Los dos motivos se desestiman.

El octavo porque la cuestión de la validez del mencionado contrato es totalmente nueva - además de afectar directamente a una sociedad que no ha sido parte en el proceso - y, en todo caso, resulta ajena a la suerte de la acción ejercitada en la demanda, dado que en la sentencia recurrida se declaró probado que don Gustavo y, con su consentimiento, Pastissería Es Mercadal usaban, con anterioridad al registro anulado, los signos vinculados a la empresa, el establecimiento y los productos de que era titular el primero, no sólo a la vista del documento que contiene el contrato, sino también de convincente prueba testifical.

Y el motivo noveno por las misma razones que han quedado expuestas y, además, porque la oponibilidad de los contratos no equivale a eficacia directa ni por repercusión de los mismos, sino al mero reconocimiento de la facultad de los contratantes de basar en él una pretensión distinta dirigida contra un tercero.

En todo caso no cabe tratar este motivo como un válido instrumento para el planteamiento de cuestiones de prueba sobre quien está al frente del negocio de don Gustavo , ya que para ese fin no sirve el recurso de casación.

DUODECIMO

El décimo y último motivo del recurso de casación lo utilizan los demandados para denunciar la infracción del artículo 34 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas, con la alegación de que el prestigio de " Cas Sucrer " pertenecía a todos los miembros de la familia Gustavo Anselmo y, por ello, también a don Anselmo , uno de los recurrentes.

El motivo se desestima.

Como resulta de todo lo expuesto, el mejor derecho a los signos usados por los demandantes correspondía a don Gustavo - en cuanto titular de la empresa, del establecimiento y de los productos con ellos distinguidos - y la colaboración de su hijo a la consolidación y prestigio de los mismos no constituye causa de justificación del acto obstaculizador en que consistió el registro anulado.

DÉCIMOTERCERO

Las costas de los recursos que desestimamos quedan a cargo de los recurrentes, en aplicación de los artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españoly su Constitución.

FALLAMOS

Declaramos no haber lugar a los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos por don Anselmo y Villalonga y Gomila, SL, contra la Sentencia dictada, con fecha catorce de noviembre de dos mil ocho, por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca .

Las costas de los recursos quedan a cargo de los recurrentes.

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Juan Antonio Xiol Rios.-Jesus Corbal Fernandez.-Jose Ramon Ferrandiz Gabriel.-Antonio Salas Carceller.-Encarnacion Roca Trias.- Rafael Gimeno-Bayon Cobos.- Firmado y rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.

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