SAP Barcelona 620/2022, 4 de Abril de 2022
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 620/2022 |
| Fecha | 04 Abril 2022 |
Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil
Calle Roger de Flor, 62-68 - Barcelona - C.P.: 08071
TEL.: 938294451
FAX: 938294458
EMAIL:aps15.barcelona@xij.gencat.cat
N.I.G.: 0801947120198015705
Recurso de apelación 3043/2021 -3
Materia: Juicio Ordinario
Órgano de origen:Juzgado de lo Mercantil nº 02 de Barcelona
Procedimiento de origen:Procedimiento ordinario (Materia mercantil art. 249.1.4) 1312/2019
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Parte recurrente/Solicitante: BEHEERMAATSCHAPPIJ SCHUITEMAKER B.V.
Procurador/a: Ricard Simo Pascual
Abogado/a:
Parte recurrida: Jesús Luis
Procurador/a: Marta Pradera Rivero
Abogado/a:
Cuestiones esenciales que se plantean: Nulidad de marca. Mala fe. Distribuidor.
SENTENCIA núm. 620/2022
Componen el tribunal los magistrados:
JUAN F. GARNICA MARTÍN
LUIS RODRÍGUEZ VEGA
ELENA BOET SERRA
En la ciudad de Barcelona, a cuatro de abril de dos mil veintidós.
Parte apelante: Beheermaatschappij Schuitemaker, B.V.
Parte apelada: Jesús Luis .
Resolución recurrida: Sentencia.
-Fecha: 14 de julio de 2021.
-Demandante: BEHEERMAATSCHAPPIJ SCHUITEMAKER B.V.
-Demandada: Jesús Luis .
La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente:
" DESESTIMO la demanda interpuesta por el procurador D. Ricard Simó Pascual en nombre y representación de Beherermaatschappij Schuitemaker contra Jesús Luis y ABSUELVO a Jesús Luis de todos los pedimentos que se deriven en su contra de este procedimiento.
CON IMPOSICIÓN de costas a la parte demandante".
Contra la anterior sentencia interpuso recurso de apelación la representación procesal de la parte actora. La parte demandada presentó escrito de oposición al recurso.
Recibidos los autos originales y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedió al señalamiento de día para votación y fallo, que tuvo lugar el pasado 17 de febrero de 2022
Actúa como ponente la magistrada Elena Boet Serra.
Términos en los que aparece determinado el conflicto en esta instancia
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La entidad demandante, Beheermaatschappij Schuitemaker, B.V., ejercita una acción de nulidad, con base en el art. 51.1.b) Ley de Marcas 17/2001, de la marca española núm. 2884969 "SR SCHUITEMAKER", mixta, para productos de la clase 7 (maquinaria agrícola), solicitada con fecha 16 de julio de 2009 por el demandado Jesús Luis y cuya representación gráfica es la siguiente:
La parte actora sostiene que el referido registro de marca es un registro de marca de mala fe por distribuidor que decide apropiarse del signo utilizado por su principal sin su debida autorización. Es un registro fraudulento, especulativo y/o de mero bloqueo hacia la demandante en el territorio de España, con la finalidad de evitar que el auténtico propietario de la marca pudiera registrarla y afectar así a su posición concurrencial en el mercado.
Expone la demanda, en síntesis, que el demandado, desde 1997 hasta 2017, era distribuidor exclusivo en España de los productos "Schuitemaker" de la demandante y que solicitó el registro de la referida marca siendo consciente de que la actora era la legítima propietaria del signo y sin solicitar nunca su autorización para proceder a la solicitud del registro de la marca y sin que la actora tuviera conocimiento de ello hasta que en julio de 2017, en respuesta a la comunicación de la actora resolviendo la relación comercial, la demandada le informó del registro de la marca y le requirió que cesara en el uso del signo en España.
Se solicita en la demanda que se: "1. Declare la nulidad de la marca española nº 2884969 "SR SCHUITEMAKER", mixta, en clase 07, registrada a nombre de D. Jesús Luis, por haber sido solicitada de mala fe. 2. Libre mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas ordenando la cancelación de la marca española nº 2884969 "SR SCHUITEMAKER", mixta, en clase 07, registrada a nombre de D. Jesús Luis . 3. Condene a D. Jesús Luis : a. A estar y pasar por los pronunciamientos declarativos y condenatorios anteriores. b. Al pago de las costas".
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La demandada se opuso a la demanda, negando que el registro de la marca impugnada fuera solicitado de mala fe y sostiene que la demandante conocía y consintió el registro de la marca en favor del demandado. Afirma que el registro marcario por el demandado, con el consentimiento de la actora, se llevó a cabo para proteger la marca en España; y que constituye prueba de ello la denuncia penal, por infracción marcaria de un tercero competidor en una feria en España, que presentó el demandado "con el conocimiento, consentimiento y apoyo expreso de la actora" en septiembre de 2015, ya que el jefe de ventas de la actora estuvo presente en la intervención de efectos falsificados con la marca "Schuitemaker" realizada por la policía (aportando copia del atestado policial como documento 1 de la contestación).
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La sentencia, recurrida por la actora, desestima la demanda por concluir que no concurren los presupuestos de la acción de nulidad por registro de mala fe. En particular, estima que "no puede aceptarse que la intención del demandado fuera impedir el uso a la demandada pues el registro se realizó cuando ambas partes eran colaboradores y la protección del signo beneficiaba a ambos, como así fue durante años; el registro en ningún momento impidió a la demandante explorar y distribuir sus productos en España, ni ningún perjuicio le habría ocasionado, pues la relación comercial fue buena durante años" y que "la actuación del demandante no es diligente, no es consecuente con la protección de su marca (...); denota que o bien ha existido una absoluta dejadez en la protección del mismo, o bien, era consciente de la protección que el distribuidor -en interés de ambos- le concedía a la marca".
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El recurso de apelación se alza frente a la fundamentación jurídica, que no fáctica, de la sentencia de primera instancia. Insiste en la concurrencia de mala fe del demandado al solicitar el registro de la marca española sin el conocimiento y autorización de la actora. Sostiene que la falta de prueba del conocimiento de la solicitud de la marca por el demandado es suficiente para acreditar la mala fe del demandado, conforme resulta del art. 10 LM, sin que sea relevante para ello tomar en consideración la actuación diligente o no de la actora por la despreocupación en registrar la marca. El recurso también impugna el pronunciamiento de condena en costas.
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La demandada se opone al recurso de apelación e interesa la confirmación de la sentencia recurrida, señalando que ha quedado acreditado que no concurren los presupuestos del art. 51.1.b) LM y que tampoco es aplicable el art. 10 LM, por resultar acreditado que la demandada registró la marca para defenderse de los ataques de terceros competidores ante la pasividad de la actora que no decidió registrar su marca hasta el año 2018.
Hechos relevantes y no controvertidos en esta instancia.
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La sentencia recurrida fija los siguientes hechos incontrovertidos:
"1.-La sociedad demandante es una mercantil holandesa cuya actividad consiste en la fabricación de maquinaria agrícola, forestal, y de carrocerías para vehículos a motor, que opera en el mercado desde 1918 y se constituyó societariamente en 1962.
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- La demandante opera a nivel internacional por medio de diversos distribuidores.
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- En la actualidad utiliza los siguientes signos distintivos:
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- La demandante registró su marca en distintos estados a partir de 2018, de carácter mixta y con el mismo signo distintivo.
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- El demandado era distribuidor exclusivo de la demandante en España desde 1997 hasta 2017."
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Los siguientes hechos acreditados o incontrovertidos en esta instancia son también relevantes para la resolución del presente caso:
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El demandado es titular registral de la marca española mixta núm. 2884969 "SR SCHUITEMAKER", para productos de la clase 7 (maquinaria agrícola), solicitada con fecha 16 de julio de 2009 en la OEPM.
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Con fecha 27 de junio de 2017, la actora comunicó a la demandada la terminación del acuerdo comercial entre las partes (documento 23 de la demanda).
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Con fecha 3 de julio de 2017, la demandada contestó a la actora requiriéndole el cese de la marca en España, en los siguientes términos:
"Para terminar, y si finalmente deciden seguir adelante con la rescisión del contrato, le solicitamos que se abstengan de introducir sus productos en España bajo la marca "SCHUITEMAKER", dado que esta misma está registrada bajo el número M 28884969 en la Oficina Española de Patentes y Marcas para proteger "maquinaria agrícola" y, en consecuencia, no tienen ningún derecho en España bajo el nombre arriba mencionado. Por lo tanto, y si observamos que alguno de sus productos se introduce en nuestro país bajo el nombre arriba mencionado, informaremos de esta situación a las autoridades españolas" (documento 24 de la demanda).
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Con fecha 14 de febrero de 2018, la demandada requirió a la organización de la Feria Internacional de la Maquinaria Agrícola-FIMA del año 2018 en Zaragoza, "para que se abstengan de formalizar ningún contrato con cualquier empresa que tenga intención de utilizar la denominación "SCHUITEMAKER" informando que el titular registral de la marca en España es Jesús Luis (documento 32 de la demanda). Y con fecha 27 de abril de 2018 requirió al nuevo distribuidor de productos de la actora en España que cesara en el uso de la marca "SCHUITEMAKER" (documento 33 de la demanda).
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Con fecha 31 de mayo de 2018, la actora solicitó ante la EUIPO el registro de la marca "Schuitemaker" para productos de las...
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