STS 17/2001, 7 de Julio de 2010

En el proceso contencioso-administrativo número 1226/2006, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 17 de marzo de 2009, cuyo fallo dice literalmente:

Que ESTIMAMOS parcialmente el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por la mercantil EURO REFUND GROUP NORTH A ISLANDI EHF, representada por la Procuradora de los Tribunales doña María Luisa Montero Correal, contra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 21 de junio de 2.006 que confirma, en alzada, acuerdo del mismo órgano de fecha 11 de octubre de 2.005 las cuales anulamos y declaramos el derecho de la recurrente a la inscripción de la marca internacional núm. 831.516 TAX FREE (mixta) para las clases 35 y 39 del Nomenclátor en los productos y servicios solicitados, manteniendo la denegación en relación con la clase 36.

No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas en esta instancia.

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Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la entidad mercantil EURO REFUND GROUP NORTH A ISLANDI EHF recurso de casación que la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 27 de julio de 2009 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal de la entidad mercantil EURO REFUND GROUP NORTH A ISLANDI EHF recurrente, compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 23 de octubre de 2009, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO:

Que, teniendo por presentado este escrito junto con los documentos que se acompañan, con sus copias, se sirva admitirlo, unirlo a los autos de su razón y tenga por interpuesto en tiempo y forma el RECURSO DE CASACIÓN contra la Sentencia de 17 de marzo de 2009, dictada en el procedimiento ordinario núm. 1226/2006 ; y remita los autos a la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo a fin de que esa Sala dicte Sentencia por la que, estimando el recurso interpuesto, case la Sentencia Recurrida y, en consecuencia:

1. Declare no ser conforme a Derecho, case y anule la Sentencia de 17 de marzo de 2009 por la que se confirma la denegación de la extensión a España de la protección de la marca mixta internacional nº H0831516 ("Tax Free + logotipo") para la clase 36;

2. Declare que procede la extensión a España de la protección y el registro de la marca mixta internacional nº H0831516 ("Tax Free + logotipo") para la clase 36; y

3. Ordene a la Oficina Española de Patentes y Marcas inscribir y reconocer la extensión a España de la marca mixta internacional nº H0831516 ("Tax Free + logotipo") para la clase 36 .

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Por providencia de fecha 11 de diciembre de 2009, se admitió el recurso de casación.

Por providencia de 14 de enero de 2010 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, lo que efectuó el Abogado del Estado, en escrito presentado el día 24 de febrero de 2010, en el que manifiesta « que se abstiene de evacuar dicho trámite ».

Por providencia de fecha 5 de abril de 2010, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr.

D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 30 de junio de 2010, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, Magistrado de la Sala.

Sobre el objeto del recurso de casación.

El presente recurso de casación que enjuiciamos se interpone contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 17 de marzo de 2009, que estimó parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil EURO REFUND GROUP NORTH A ISLANDI EHF, contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 21 de junio de 2006, que desestimó el recurso de alzada planteado contra la precedente resolución de 11 de octubre de 2005, que rehusó el registro de la marca internacional número 831.516 "TAX FREE" (mixta), para la totalidad de los servicios reivindicados en las clases 35, 36 y 39 del Nomenclátor Internacional de Marcas.

Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.

La Sala de instancia fundamenta la decisión de estimación parcial del recurso contencioso-administrativo y reconoce el derecho de la entidad mercantil EURO REFUND GROUP NORTH A ISLANDI EHF, a la inscripción de la marca internacional número 831.516 "TAX FREE" (mixta), para las clases 35 y 39, y el mantenimiento de la denegación total en relación con la clase 36, con base jurídica en la aplicación de los artículos 4 y 5 . 1 c) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en la apreciación de que la marca internacional solicitada posee capacidad distintiva, respecto de los servicios reivindicados en las clases 35 y 39, aunque no para los servicios financieros y operaciones de cambio de la clase 36, pues la denominación cuestionada incurre en la causa de prohibición absoluta contemplada en dicha disposición, por ser descriptiva de una de las características de los servicios ofrecidos, de modo que no puede ser apropiada en exclusiva por un empresario, según se razona, sustancialmente, en el fundamento jurídico quinto, en los siguientes términos:

En cuanto a la prohibición propiamente dicha, el artículo 5 de la Ley 17/2.001, de 7 de Diciembre, de Marcas, en su apartado c) prohíbe el registro como marcas de los signos o medios que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que sirvan en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción del producto de la prestación del servicio u otras características de los productos o del servicio. La prohibición descrita, como habremos de convenir, está finalísticamente dirigida a posibilitar la libre disposición por todos los empresarios de un sector de estos signos o indicaciones para la designación, publicidad, etiquetaje o descripción de sus productos, actividades o servicios y en la medida, precisamente, en que dichos signos o indicaciones se estima pueden ser útiles o necesarios y son frecuentemente utilizados, no debiéndose otorgar protección a una utilización privativa o exclusiva en perjuicio de una generalidad.

La jurisprudencia, plenamente aplicable a este supuesto pese a referirse a la anterior legislación de marcas, ha establecido que la finalidad de dicho precepto, en su conjunto, no es otra que la de evitar la inscripción de marcas que se compongan exclusivamente de elementos genéricos, usuales o descriptivos de productos o de sus cualidades, con el fin de que un solo empresario no pueda apropiarse en exclusiva de los mismos en perjuicio de los demás empresarios, exigiéndose de este modo que toda marca contenga algún elemento de fantasía u original y característico de ella y que la distinga de todas las demás. Por ello, se prohíbe el registro de todas las marcas que no posean los requisitos esenciales de las mismas, conforme a lo dispuesto hoy en el artículo 4º de la Ley, es decir, de aquéllas que no distingan o sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otros, y ello porque la Ley no permite marcas que puedan inducir a error o confusión en el mercado, o un riesgo de asociación con la marca anterior, de lo que se desprende la necesidad de que la marca contenga un elemento de fantasía, original y distintivo de los demás (cfr. sentencia del Tribunal Supremo de 27 de noviembre de 2002 ).

En el caso que ahora se examina, la marca solicitada, que consiste en un gráfico al que se le incorpora las palabras TAX FREE, salvo para los servicios financieros y operaciones de cambio, correspondientes a la clase 36, no se limita a una frase meramente descriptiva de las cualidades que se predican del producto, para aquellos sí cabe realizar dicha aseveración dado que tales palabras directamente aluden a tales servicios, de modo que no tiene porqué ser utilizada indistintamente por cualquier empresario del sector y respecto de cualquier producto de este tipo, y cabe por ello que se la apropie en exclusiva la entidad recurrente. En consecuencia, debe concluirse que posee capacidad distintiva, en los términos previstos en los artículos 4 y 5.1.c) de la Ley de Marcas de 2001, por lo que procede en definitiva la estimación parcial del recurso en las clases 35 y 39 .

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Previamente, la Sala de instancia había rechazado el motivo de impugnación, fundamentado en que la resolución recurrida no tuvo en cuenta que la denegación por la Oficina Española de Patentes y Marcas de la extensión de la protección de la marca no cumplió con los requisitos formales exigidos en virtud del Arreglo de Madrid y la Ley de Marcas, con los siguientes argumentos:

Respecto del primero de los motivos alegados, debemos recordar que el artículo 5 del Acta vigente en España del Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1891, relativo al registro internacional de marcas establece que en los países cuya legislación lo autorice, las Administraciones a las que la Oficina Internacional notifique el registro de una marca, o la petición de extensión de la protección, tendrán la facultad de declarar que no puede concederse protección a dicha marca en sus territorios, pero deberán ejercerla notificando su negativa, indicando todos los motivos a la Oficina Internacional, en el plazo previsto por su legislación nacional y, a más tardar, antes del transcurso de un año, contado a partir del registro internacional de la marca o de la petición de extensión de la protección. Y añade el precepto que la Administración que en el citado plazo de un año no haya comunicado, respecto a un registro de marca o a una petición de extensión de protección, ninguna decisión de denegación provisional o definitiva a la Oficina Internacional, perderá el beneficio de denegar la protección de dicha marca en su territorio.

Por otro lado el artículo 80.5 de la Ley 17/2001 señala que la denegación de la protección provisional, en el supuesto previsto por el artículo 21.1, o definitiva, en el supuesto previsto por el artículo 22.1, serán notificadas a la Oficina Internacional en la forma y plazo establecidos por el Reglamento común del Arreglo de Madrid (RCL 1997, 563 ) relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo (llamado en lo sucesivo «Reglamento común al Arreglo y al Protocolo»). Indicando el citado artículo

21.1 que cuando se hubieren presentado oposiciones u observaciones de tercero o del examen realizado por la Oficina Española de Patentes y Marcas resultara que la solicitud incurre, para la totalidad o parte de los productos o servicios solicitados, en alguna de las prohibiciones o defectos a que se refiere el artículo

20.1, se decretará la suspensión del expediente y se comunicarán al solicitante las oposiciones y observaciones formuladas y los reparos señalados de oficio para que, en el plazo que reglamentariamente se determine, presente sus alegaciones.

Conforme a dichos preceptos si tenemos en cuenta que el rechazo provisional se refiere a las prohibiciones absolutas enmarcadas en el artículo 5 y en concreto a las que hacen referencia al apartado c) del mismo no concurre el supuesto de motivación previsto en la regla 17 vi) del Reglamento común al Arreglo y al Protocolo pues dicha Regla se refiere exclusivamente para el caso de que la denegación no afecta a todos los productos y servicios, debiéndose indicar los que se vean afectados por la denegación o los que no se vean afectados por ella, lo que no es el caso en que nos encontramos con un rechazo total .

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Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación, interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil EURO REFUND GROUP NORTH A ISLANDI EHF, se articula en la formulación de un único motivo de casación, que se funda al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate.

En el desarrollo del motivo de casación, se denuncia, en un primer subapartado, la infracción del artículo 5 del Arreglo de Madrid, en relación con la Norma 17.2 (vi) del Reglamento Común, en cuanto que la Sala de instancia no acepta el argumento de que la Oficina Española de Patentes y Marcas incumplió dichas disposiciones, pues no efectuó la comunicación de denegación provisional con los requisitos exigidos, al no contener ninguna mención acerca de los servicios que se ven afectados.

En un segundo subapartado, se imputa a la sentencia recurrida la infracción del artículo 5.1 c) de la Ley de Marcas, por no tener en cuenta que la prohibición absoluta de registro contemplada en dicha disposición se refiere a aquellas marcas que estén compuestas «exclusivamente» por signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar las características de servicios, por lo que no resulta de aplicación a aquellas marcas configuradas por elementos gráficos que son predominantes en el impacto visual que producen en el público.

Sobre la improsperabilidad del recurso de casación.

El primer subapartado del motivo de casación, fundado en la infracción del artículo 5 del Arreglo de Madrid, relativo al Registro Internacional de Marcas de 14 de abril de 1891, en relación con la Norma 17.2

(vi) del Reglamento Común, no puede ser acogido, puesto que consideramos que la Sala de instancia no ha infringido dichas disposiciones, al estimar la validez de la notificación de denegación provisional de la marca internacional número 831.516 "TAX FREE" (mixta), efectuada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, al contener la indicación de que afecta a la totalidad de los servicios reivindicados en las clases 35, 36 y 39 del Nomenclátor Internacional de Marcas, y ser, por tanto, innecesario, en este supuesto, precisar, como propugna la recurrente, los servicios que se ven afectados por la denegación.

En efecto, estimamos que la Sala de instancia ha realizado una aplicación razonable de la invocada Regla 17.2 (vi) del Reglamento Común del Arreglo de Madrid, relativo al Registro Internacional de Marcas, que estipula el contenido de la denegación provisional de la solicitud de extensión de protección de la marca internacional inscrita en el país de origen, exigiendo que figure o se indique, entre otros extremos, si «las razones en que se basa la denegación provisional afectan a todos los productos o servicios, o bien, una indicación de los productos y servicios que se vean afectados por la denegación o los que no se vean afectados por ella», pues, contrastando este requisito formal con la notificación realizada por la Oficina Española de Patentes y Marcas a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), observamos que contiene la mención «refusee totalment», de modo que no se infiere ningún género de incertidumbre sobre que servicios reivindicados están afectados por la causa de denegación establecida en el artículo 6 quinquies del Convenio de la Unión de París, y, de forma coincidente, en el artículo 5.1 c) de la Ley de Marcas .

Por ello, consideramos que la Sala de instancia no infringe las formalidades del procedimiento de reconocimiento de extensión de la protección de las marcas internacionales instaurado por el Arreglo de Madrid, al apreciar la validez de la notificación de denegación provisional realizada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, pues resulta infundada la censura casacional basada en la alegación de que «no contiene ninguna mención acerca de los servicios que se ven afectados por la causa invocada para la denegación».

El segundo subapartado del motivo de casación, tampoco puede prosperar puesto que consideramos que el enunciado reproche que se formula a la sentencia recurrida, fundado en la infracción del artículo 5.1

3. de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, por no tener en cuenta que la marca no se compone, exclusivamente, de signos genéricos, al estar configurada por elementos gráficos y figurativos que recuerdan una flecha y el símbolo del euro, que le dotan de suficiente fuerza individualizadora, carece de fundamento, en la medida en que apreciamos que el elemento predominante de la marca internacional aspirante número 831.516 es el elemento denominativo "TAX FREE", que es el que por su expresividad capta directamente la atención del público, mientras que los elementos gráficos revisten un carácter secundario en la composición del signo.

En efecto, en el supuesto que examinamos, estimamos que, como sostiene la Sala de instancia, los términos empleados en la configuración de la marca solicitada "TAX FREE", que son fácilmente comprensibles por el público español medio, en referencia a su significado de «libre de impuestos», están desprovistos de carácter distintivo para amparar servicios financieros y operaciones de cambio en la clase 36, y resultan inadecuados para producir en el público receptor el efecto reflejo que le permita recordar con facilidad el origen empresarial de los servicios reivindicados.

En este sentido, cabe descartar que la sentencia recurrida infrinja la doctrina jurisprudencial de esta Sala de los Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo, por no tener en cuenta el «conjunto visual del signo», pues cabe recordar que, según hemos expuesto en la sentencia de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 9 de febrero de 2009 (RC 5934/2006 ), «la razón de la prohibición absoluta de registro contenida en el artículo 5.1 c) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que establece que no podrán registrarse como marcas «los signos que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el mercado para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio», en relación con lo dispuesto en los artículos 4.1 y 5.3 del referido cuerpo legal, es impedir que accedan al registro como marcas aquellos signos o conjunción de varios signos que, intrínsecamente, carezcan del presupuesto de distintividad que permite distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de las demás competidoras, con la finalidad de garantizar que las expresiones o gráficos que describen las propiedades o las características de los productos o servicios estén a la libre disposición de todos los empresarios que operan en el correspondiente sector. impidiendo que puedan ser monopolizadas en exclusiva por un sólo empresario en perjuicio de los demás, lo que se justifica en que no tienen propiamente una función identificadora del origen o procedencia empresarial, en cuanto no permiten al consumidor reconocer el origen del producto o del servicio designado por la marca».

A este respecto, resulta adecuado referir que el artículo 4 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que dispone que «se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otra», determina el presupuesto de distintividad del signo como condición para acceder al registro.

En la sentencia de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003 ), en referencia a la noción de distintividad exigida en el precedente artículo 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, dijimos:

[...] la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible .

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Por ello, cabe concluir el examen del motivo de casación desarrollado descartando que la Sala de instancia haya incurrido en infracción del artículo 5.1 c) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y de la jurisprudencia aplicable, al rechazar el registro de la marca internacional solicitada número 831.516 "TAX FREE" (mixta), para distinguir servicios financieros y operaciones de cambio en la clase 36 del Nomenclátor Internacional de Marcas, en cuanto que dicha declaración se justifica en que la conjunción de los vocablos y los gráficos utilizados en la configuración de la marca, examinados desde una visión global o de conjunto, no le dotan de suficiente fuerza o capacidad distintiva, lo que revela la escasa aptitud para cumplir la función de identificación de un determinado origen empresarial.

En consecuencia con lo razonado, al desestimarse íntegramente el único motivo de casación articulado, declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil EURO REFUND GROUP NORTH A ISLANDI EHF contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 17 de marzo de 2009, dictada en el recurso contencioso-administrativo 1226/2006.

Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte recurrente.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil EURO REFUND GROUP NORTH A ISLANDI EHF contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 17 de marzo de 2009, dictada en el recurso contencioso-administrativo 1226/2006.

Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Pedro Jose Yague Gil.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.- Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.