STS, 22 de Septiembre de 2009

PRIMERO.- En el proceso contencioso-administrativo número 706/2005 y 770/2005 (acumulado), la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 13 de septiembre de 2007 desestimando los recursos contencioso administrativos interpuestos contra las Resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas que concedieron el registro de la marca "Club de Gourmets" nº 2.563.745-2 en clase 35 promovido por "Progourmet, S.A." y por "El Corte Inglés, S.A."" contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 22 de marzo de 2005 que desestimaron los recursos de alzada interpuestos contra la resolución 27 de julio de 2004 que concedió parcialmente el registro de la marca nacional "Clubs de Gourmets" nº 2.563.745-2 en clase 35 del Nomenclátor.

SEGUNDO.- Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la entidad mercantil "El Corte Inglés, S.A." recurso de casación, que la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 7 de febrero de 2008 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO.- Emplazadas las partes, la representación procesal de la entidad mercantil "El Corte Inglés, S.A.", recurrente, compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y con fecha 2 de abril de 2008 , presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, y, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, suplicó a la Sala dicte sentencia por la que estimando el presente recurso de casación, case y anule la sentencia recurrida, declarando, en definitiva, nula de pleno derecho las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 27 de julio de 2004 y 22 de marzo de 2005, recaída en la tramitación del expediente administrativo de solicitud de la maraca número

2.563.745, denegando el acceso registral de la mencionada marca denominada "Club de Gourmets".

CUARTO.- Por providencia de la Sala de fecha 29 de octubre de 2008 , se admitió el recurso de casación.

QUINTO.- Por providencia de 7 de noviembre de 2007 se acordó entregar copia del escrito deformalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la Administración del Estado y la entidad mercantil "Progourmet, S.A.") a fin de que, en el plazo de treinta días, pudieran oponerse al recurso, lo que efectuaron con el siguiente resultado:

1º.- El Abogado del Estado, en escrito presentado el día 13 de febrero de 2009, expuso los razonamientos que creyó oportunos y lo concluyó con el siguiente dicte sentencia desestimando el recurso y con costas.

2º.- El Procurador Don Angel Rojas Santos, en representación de la entidad mercantil "Progourmet, S.A.", en escrito presentado el día 20 de marzo de 2009, expuso, asimismo, los razonamientos que creyó oportunos y lo concluyó suplicando a la Sala dicte sentencia por la que, "declarando que no ha lugar al mismo debido a la improcedencia de todos y cada uno de los motivos de recurso articulados de adverso, se desestime, confirmando en todas sus partes la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 13 de septiembre de 2007 , recaída en el recurso contencioso administrativo números 706/2005 y 770/2005 acumulado), todo ello con imposición de las costas al recurrente".

SEXTO.- Por providencia de fecha 14 de mayo de 2009, se designó Magistrado Ponente a la Excma. Sra. Dª María Isabel Perelló Doménech , y se señaló este recurso para votación y fallo el día 16 de septiembre de 2009, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente la Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, Magistrada de Sala.

PRIMERO.- "El Corte Inglés, S.A.", recurre en casación la sentencia de 13 de septiembre de 2.007 dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que desestima los recursos contencioso administrativos entablados por la citada recurrente, "El Corte Inglés, S.A.", y por "Progourmet, S.A.", (antes Club G, S.A.).

La sociedad "Club G. S.A." presentó ante la Oficina Española de Patentes y Marcas solicitud de marca numero 2.563.745 denominada "Club de Gourmets" para distinguir servicios de la clase 35 del Nomenclátor Internacional.

Inicialmente, por resolución de fecha 24 de febrero de 2003, la Oficina Española de Patentes y Marcas acuerda la concesión parcial de la marca nacional denominativa indicada número 2.563.745 "Club de Gourmets" para los servicios de la clase 35 del Nomenclátor Internacional, para proteger "servicios de publicidad y gestión de negocios comerciales, servicios de administración comercial y trabajos de oficina; y especialmente servicios de organización de ferias y exposiciones con fines comerciales o publicitarios".

Contra esta resolución de concesión parcial de la marca formularon recurso de alzada "Club G., S.A." que interesaba la concesión total, y también "El Corte Inglés, S.A." invocando la incompatibilidad entre la marca concedida y la de su titularidad número 1.817.328 "Club del Gourmet en el Corte Ingles" y gráfico.

Ambos recursos de alzada fueron desestimados mediante sendas resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas 22 de marzo de 2005 . La entidad recurrente se había opuesto a la concesión de la citada marca en defensa de los derechos prioritarios de la suya "Club del Gourmet, en... El Corte Inglés", para clases 35, 29, 30, 31, 32, 33 y 42.

La sentencia recurrida que, como hemos expuesto, rechaza los dos recursos contencioso administrativos deducidos, sustentando su criterio desestimatorio en las siguientes consideraciones que se exponen en el fundamento jurídico tercero:

" En este caso no puede acogerse favorablemente la pretensión de ninguno de los recurrentes: La finalidad de la marca, es la de distinguir en el mercado de los similares los productos de la industria, el comercio y el trabajo protegiendo por la inscripción en el Registro los resultados de la creatividad del inventor, frente a posibles imitaciones. El concepto de semejanza de la marca prioritaria en el Registro frente a solicitudes posteriores es por su naturaleza indeterminado y ha de ser fijado en cada caso, valoradas las circunstancias fácticas concurrentes.

Es correcta la resolución de la Oficina de Patentes y Marcas puesto que en la misma área comercial de productos alimenticios y bebidas no pueden convivir ambas marcas en conflicto teniendo en cuenta además la notoriedad alcanzada por la marca de El Corte Inglés. La semejanza fonética entre esos distintivos es excluyente de la inscripción solicitada se basa en la gran semejanza de la denominación de la marca solicitada con otras ya registradas para distinguir productos incluidos en la misma clase del Nomenclátor. Puede originar confusión cuando se trate de productos que se ofrecen al consumidor medio en una común área comercial.

Se trata de creaciones similares cuyas diferencias no pueden alterar la impresión sustancialmente idéntica que ante los ojos del consumidor se produce.

De tal modo que lo relevante será la impresión de conjunto, y desde este punto de vista las desemejanzas son mínimas.

Sin embargo por la misma razón es ajustada a derecho la decisión de autorizar el registro para los servicios de publicidad, administración comercial oficina y organización de ferias y exposiciones, puesto que pueden coexistir ya que no coinciden las áreas comerciales.

Por todo lo expuesto, la Sala estima que ambas resoluciones recurridas son conforme a derecho, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal supremo que no permite la inscripción en el Registro como marca, de forma absoluta en los supuestos de identidad denominativa, e incidencia secundaria de sus productos, cuando concurren las circunstancias señaladas (sentencias de 25 de mayo de 2000, 13 de febrero y 13 de marzo de 1997, y 25 de septiembre de 1997 , entre otras), y procede en consecuencia la desestimación de ambos recurso acumulado."

SEGUNDO .- En el recurso de casación se articulan cuatro motivos impugnatorios. El primer motivo, acogido al apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción , se basa en la infracción de las normas del ordenamiento jurídico invocando la demandante que la sentencia vulnera e infringe lo establecido en el artículo 6 apartado 1 letra b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas por no haberse apreciado la existencia de riesgo de confusión entre las marcas en litigio, apreciación que se considera errónea al no haber tomado en consideración que la marca de la recurrente protege también servicios publicitarios como la marca solicitada que protege entre otros servicios los de publicidad, organización de ferias y exposiciones, lo que evidencia que las marcas enfrentadas se dirigen a prestar servicios pertenecientes a la misma área económico comercial. Los siguientes motivos de casación se amparan en el mismo apartado del citado precepto procesal, y se fundan, el segundo , en la infracción de la jurisprudencia que se cita en relación con las semejanzas entre marcas opuestas y el tercero, en la infracción del artículo 8 de la aludida Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , sobre protección de marcas notorias. Finalmente, en el motivo cuarto se vuelve a reiterar la infracción de la jurisprudencia referida al artículo 8 de la citada Ley de Marcas .

"Progourmet, S.A." se opone al recurso de casación negando la infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicable y solicita el rechazo del recurso deducido.

TERCERO.- Sostiene la mercantil recurrente que la sentencia impugnada incurre en un grave error pues en el Fundamento Jurídico Tercero establece como probado que la notoriedad de la marca de "El Corte Inglés" y que la semejanza fonética entre ambos signos distintivos son determinantes de que no puedan convivir en la misma área comercial y, sin embargo, llega a la conclusión de que no existe riesgo de confusión entre las áreas comerciales de la marca destinadas a proteger los servicios de publicidad, promoción y organización de ferias relacionadas con el área de los productos alimenticios. Subraya que los términos coincidentes entre ambas marcas se dirigen a proteger los mismos servicios y que no existe la suficiente diferenciación como para excluir el riesgo de confusión o asociación que prohíbe la Ley de Marcas. También discrepa la actora respecto a la diferenciación aplicativa apreciada por la Sala de instancia.

El motivo será desestimado pues el tribunal de instancia no incurre en ningún error que permita sortear los límites de la revisión casacional en materia de marcas. La doctrina de esta Sala al respecto afirma que no basta la mera discrepancia de la recurrente con el juicio comparativo de instancia para casar una sentencia que, al aplicar el artículo 6.1.a) de la Ley de Marcas , haya apreciado la semejanza o la diversidad de los signos enfrentados.

Cuando la cuestión central del litigio de instancia es, precisamente, apreciar las diferencias fonéticas, gráficas, conceptuales y aplicativas de unas y otras marcas a efectos de juzgar sobre su posible pacífica convivencia en el mercado sin riesgo de confusión y excluir la prohibición relativa establecida por el artículo 6.1 de la Ley de Marcas , no basta para el éxito de dicho recurso de casación que la recurrente se limite a discrepar de las apreciaciones que haya hecho el Tribunal de instancia afirmando que éste ha errado en dichas apreciaciones. En materia de marcas no podemos sustituir en casación los juicios que sobre confundibilidad o riesgo de asociación, ámbito aplicativo y similares se hayan efectuado en la instancia; lasapreciaciones de hechos respecto a los litigios entre marcas no son revisables en casación, a excepción de los errores manifiestos o de la eventual vulneración de las normas sobre valoración tasada de la prueba, lo que no concurre en el presente supuesto (por todas, en esta materia de marcas, Sentencias de 28 de Abril de 2008, dictada en el recurso de casación 1968/2006, de 16 de febrero de 2009, dictada en el recurso 6355/2006 )

En el caso de autos, la Sala de instancia, mediante un juicio que no puede considerarse arbitrario o incurso en error patente tomando en consideración el diferente ámbito aplicativo, ha descartado la existencia de riesgo de confusión o asociación; este juicio fáctico se acomoda además de la jurisprudencia de esta Sala y resulta, en consecuencia, intangible en casación.

En efecto, no existe error manifiesto ni irrazonabilidad en el juicio de instancia porque es admisible sostener que las marcas enfrentadas, aún presentando cierta coincidencia parcial en sus términos son suficientemente distinguibles en el ámbito de los servicios de la clase 35 que tratan de proteger. En particular la parte coincidente de ambas, el nombre "Club y Gourmet" no tiene, en la consideración global del nuevo signo, la preponderancia que la recurrente quiere darle y, por el contrario, en lo que se refiere a los concretos servicios en los que ha sido concedida la marca aspirante presenta capacidad identificadora propia, distinta de la marca prioritaria "El Club del Gourmet en el Corte Inglés".

Este criterio es el que hemos mantenido en las sentencias de 25 de mayo de 2009 dictada en el recurso de casación número 4935/2007, y en la más reciente de 17 de septiembre de 2009, dictada en el recurso de casación número 786/2008 . En la primera de las citadas nos pronunciamos a favor de la coexistencia de las mismas marcas contrapuestas "Club de Gourmets" y "El Club de Gourmet en... el Corte Inglés" y mantuvimos en aquella ocasión que era razonable el juicio de compatibilidad de las marcas y las razones esgrimidas sobre la suficiente diferenciación y distintividad entre ambas marcas enfrentadas, en servicios de clase 39. En la última de las sentencias dictadas examinábamos un supuesto similar, en que las marcas enfrentadas eran la solicitada por Progoumet S.A. "Salón del Club de Gourmets", y el "Club de Gourmet...en el Corte Inglés" y concurrian voces que considerarón compatibles con arreglo a las siguientes razonamientos:

" Sobre la resolución del recurso de instancia y la comparación entre los signos enfrentados.

Casada y anulada la Sentencia recurrida, debemos resolver el litigio formulado en la instancia según está planteado el debate, tal como requiere el artículo 95.2.d) de la Ley jurisdiccional. Pues bien, planteado dicho debate tal como lo formula la Sentencia casada su fundamento de derecho cuarto, antes transcrito, hemos de coincidir con la parte demandada en la instancia en que los signos enfrentados, dada la naturaleza de los vocablos que contienen y el carácter gráfico de la marca opuesta, no ofrecen riesgo de confusión o de asociación, por lo que debe desestimarse la pretensión obstaculizadora de la parte actora.

En efecto, los términos comunes empleados en ambas marcas ("club" y "gourmet"o "gourmets"), así como el vocablo "salón" de la marca concedida, presentan unmarcado carácter genérico para los servicios amparados por ambas, y ostentan, enconsecuencia, un escaso carácter distintivo. Así las cosas, no cabe duda de que la distintividad de la marca prioritaria está sobre todo ligada a la inclusión de los términos"en El Corte Inglés" y al gráfico que le acompaña, y que, como señala la parte demandada, tal distintividad explica la concesión de la misma en su momento frente a las más antiguas marcas de titularidad de la propia codemandada "Club de gourmets" (nº 799.227) y "El Salón del Club de Gourmets" (nº 1.179.521) en otras clases. Pues bien, esa misma distintividad y el gráfico de la marca ahora prioritaria en el presente litigio justifican que la marca solicitada y concedida no ofrezca riesgo de confusión ni de asociación con ella. En definitiva, estimamos que ambas marcas, contempladas cada una de manera global y comparadas entre si no presentan riesgo de confusión o de asociación comercial por su coexistencia en el mercado. Debe por tanto desestimarse el recurso contencioso administrativo entablado por El Corte Inglés, S.A. contra la concesión de la referida marca "Salón del Club de Gourmets".

A esa misma conclusión se llegó en la Sentencia de instancia impugnada en el recurso de casación

4.935/2.007 , desestimado por esta Sala. En dicha Sentencia de instancia se admitió la compatibilidad entre las marcas "Club de Gourmets" y "El club del gourmet en ... El Corte Inglés", en aquel caso para servicios de la clase 39. En la sentencia de casación se respetó el juicio de instancia por ser el mismo motivado y no incurrir en arbitrariedad ni error patente."

CUARTO .- En el segundo motivo casacional se denuncia la infracción de la jurisprudencia aplicable, invocando la recurrente la Sentencia de esta Sala de fecha 25 de febrero de 2.004 , dictada en el recurso de casación número 8.999/1998 en la que apreciamos la existencia de riesgo de asociación entre las marcas "De compras por el mundo", que fue denegada, y "De compras por el mundo en El Corte Inglés", alegando,además otros supuestos sobre distintas marcas.

Pues bien, al plantearse en similares términos el motivo de impugnación, e invocarse la misma jurisprudencia de esta Sala conviene traer a colación la reciente sentencia de esta Sala de fecha 25 de mayo de 2009 dictada en el recurso de casación numero 4.935/2007, planteado entre las mismas partes procesales en la que rechazamos la referida alegación. Dijimos en aquella ocasión:

"También es jurisprudencia reiterada la escasa virtualidad de los precedentes en esta materia, dada la enorme variabilidad y posibilidades de combinación entre signos y ámbitos aplicativos, que hace sumamente improbable que los juicios de hecho de unos supuestos puedan trasladarse a otros con marcas y productos más menos diferentes. Así sucede con los casos mencionados por la actora, aunque el expresamente citado merece ser considerado de manera explícita por versar sobre una marca también relativa a la entidad actora y con cierta analogía en su composición con las ahora en litigio. En el caso citado de la Sentencia de 25 de febrero de 2.004 se casó la Sentencia de instancia por un claro error jurídico al no haber considerado en el caso de la marca prioritaria "De compras por el mundo en El Corte Inglés" los ámbitos aplicativos de los productos sobre los que se proyectaba la citada frase publicitaria; ya como juzgadora de instancia, esta Sala entendió que existía riesgo de asociación entre ambas marcas.

Tal supuesto no puede proyectarse sobre el presente caso por dos motivos. En primer lugar, aquí estamos en estricta sede de casación, al no haber ninguna infracción jurídica en la Sentencia de instancia que conduzca a su casación, por lo que no es posible revisar los juicios de hecho realizados por la Sala de instancia por ser tales apreciaciones razonables y no patentemente erróneas, tal como se ha razonado en el fundamento anterior. Y, en segundo lugar, hay relevantes diferencias entre ambos supuestos, como lo son el carácter denominativo de las marcas enfrentadas en el precedente citado frente al carácter mixto de la marca opuesta en el presente caso, o las diferencias aplicativas que la Sala de instancia justifica razonablemente en el litigio de autos frente a las coincidencias de ámbitos comerciales apreciadas por esta Sala en el referido precedente. En definitiva se comprueba la enorme dificultad de que los precedentes aporten criterios aplicables a otros casos en lo que a la comparación de los signos y ámbitos aplicativos se refiere, dada la multiplicidad de elementos diferenciales que suelen existir entre los distintos supuestos. Debe pues rechazarse el motivo."

En suma, no pueden ser tenidas en consideración las sentencias que cita la recurrente, porque es doctrina reiterada la consistente en que en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar que ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado tiene un carácter absoluto

QUINTO.- En el tercer motivo se invoca la infracción del Artículo 8.1 de la Ley de Marcas , argumentando que no se ha tomado en consideración la notoriedad de la marca de la que es titular la demandante. No obstante, aun cuando la Sala limita su apreciación de notoriedad a la marca "El Corte inglés", y la alegación en que se sustenta el motivo casacional no puede ser acogida pues no cabe olvidar que la marca que se invoca como prioritaria en este proceso no es propiamente la marca "El Corte Ingles", de la que hemos reconocido su notoriedad, sino la marca "El Club de Gourmet...en el Corte Inglés", respecto a la cual no cabe apreciar, del mismo modo, dicha notoriedad. Con independencia de que la marca "El Club de Gourmet ..en el Corte Inglés" pueda presentar un cierto grado de conocimiento en algunos sectores, lo cierto es que la notoriedad se atribuye a todo el signo en su conjunto, y no puede afirmarse que la sola incorporación de la denominación "El Corte Inglés" junto a los términos "Club" y "Gourmet", cuyo caracter genérico hemos apreciado, otorgue y transmite de igual modo notoriedad a la referida marca, de manera que la eventual vulneración del artículo 8.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , queda excluida.

Finalmente, tampoco el cuarto motivo sobre infracción de la jurisprudencia puede prosperar. Las sentencias invocadas se refieren a supuestos en que se aplica la doctrina sobre la protección de las marcas notorias y se refieren a la posibilidad de beneficio de una reputación ajena. No obstante, como hemos razonado, no concurre en este caso el presupuesto de la notoriedad en la marca que es objeto de contraposición, lo que determina que la jurisprudencia invocada no resulte aplicable.

Al no prosperar ninguno de los motivos, procede la desestimación del recurso de casación. En virtud de lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción , se imponen las costas a la parte recurrente.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución.

NO HA LUGAR y por lo tanto DESESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por "EL CORTE INGLÉS, S.A." contra la sentencia de 13 de septiembre de 2.007 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección Segunda, en el recurso contencioso-administrativo 706 y 770/2005. Se imponen las costas de la casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Ramon Trillo Torres.-Manuel Campos Sanchez-Bordona.-Eduardo Espin Templado.-Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.-Maria Isabel Perello Domenech.-Firmado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por la Magistrada Ponente Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.