STS, 7 de Mayo de 2008
| Ponente | FERNANDO LEDESMA BARTRET |
| ECLI | ES:TS:2008:1800 |
| Número de Recurso | 1340/2006 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 7 de Mayo de 2008 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a siete de Mayo de dos mil ocho.
VISTO por la Sala Tercera -Sección Tercera- del Tribunal Supremo el recurso de casación número 1340/2006, interpuesto por la mercantil SPORLOISIRS, S.A., representada por la Procuradora de los Tribunales Doña Mª Isabel Campillo García, contra la sentencia nº 1305, dictada el 9 de diciembre de 2005 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nº 431/2002, que desestima el recurso interpuesto contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 11 de enero de 2002, confirmatoria en alzada de la dictada el 5 de enero de 2001, y autoriza el registro de la marca nº 2.286.053 «L´IWAN», mixta con gráfico, para distinguir productos de la clase 25 del Nomenclátor internacional. Se ha personado como parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado.
En el recurso contencioso-administrativo nº 431/2002, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó, con fecha 9 de diciembre de 2005, sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: «FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso interpuesto por la procuradora Dª Isabel Campilo García en representación de la entidad Sporloisirs, S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 11 de enero de 2002, desestimatoria del recurso de alzada que interpuso la recurrente contra el acuerdo de concesión de la marca mixta número 2.286.053 L´Iwan en clase 25 del Nomenclátor Internacional de Productos y Servicios. No se hace expresa condena en costas».
Contra dicha sentencia preparó recurso de casación la Procuradora de los Tribunales Doña Mª Isabel Campillo García, en representación de SPORLOISIRS, S.A., mediante escrito de fecha 29 de diciembre de 2005. El recurso fue tenido por preparado mediante providencia de fecha 7 de febrero de 2006, dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Emplazadas las partes, la representación procesal de SPORLOISIRS, S.A. formalizó su recurso mediante escrito de fecha 3 de marzo de 2006 en el que articuló los dos motivos de casación siguientes: Primero.- Al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, denunció la vulneración del art. 67.1 de dicha norma, por incurrir la sentencia en incongruencia omisiva y falta de motivación con relación al carácter notorio -o incluso renombrado- de la marca oponente respecto de los productos reivindicados. Segundo.- Al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, denunció la infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y de la jurisprudencia. Concluyó suplicando a la Sala lo siguiente: «[que] previa la tramitación legal pertinente, declare admitido este recurso respecto a los motivos formalizados y, en su día, con estimación de tales motivos o en su caso de uno de ellos, declare haber lugar al recurso, casando y anulando la sentencia recurrida y profiriendo la procedente en derecho, denegando la marca española nº 2.286.053 L´IWAN (grf) para los productos que reivindica en la clase 25 del Nomenclátor».
El recurso de casación fue admitido por providencia dictada por la Sección Primera de la Sala, de fecha 16 de abril de 2007, que ordenó remitir las actuaciones a la Sección Tercera, conforme a las reglas de reparto de asuntos.
Por providencia de 17 de mayo de 2007 se acordó entregar copia del escrito de interposición del recurso al Abogado del Estado, en representación de la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO para que formalizara su oposición, lo que realizó mediante escrito de fecha 28 de junio de 2007, que concluyó suplicando a la Sala que «por formulada oposición a la casación, dicte sentencia desestimando el recurso y con costas».
Por providencia de fecha 8 de abril de 2008 se ha señalado para la deliberación, votación y fallo del presente recurso el día 29 de abril de 2008, en que han tenido lugar dichos actos.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret, Presidente de la Sección
Es objeto de este recurso de casación la sentencia nº 1305, dictada con fecha 9 de diciembre de 2005 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso nº 431/2002, que desestimó el recurso interpuesto por la representación procesal de SPORLOISIRS, S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 11 de enero de 2002, confirmatoria en alzada de la dictada con fecha 5 de enero de 2001, y autorizó la inscripción de la marca nº 2.286.053 «L´IWAN», mixta con gráfico, para productos de la clase 25 del Nomenclátor internacional (vestidos, calzados, sombrerería), por apreciar suficientes disparidades con la marca internacional opuesta nº 437.001 A, gráfico de un cocodrilo, registrada también para la clase 25 (vestidos, calzados, sombrerería).
La justificación de la resolución adoptada por el Tribunal sentenciador se encuentra en el fundamento jurídico cuarto de la sentencia recurrida, en el que se expone lo siguiente:
La entidad Sporloisirs, SA considera contraria a derecho la concesión de la marca mixta recurrida número 2.286.053 L`Iwan para distinguir los productos de la clase 25 del Nomenclátor Internacional de Productos y Servicios, vestidos calzados y sombrerería, porque estima que es incompatible a los efectos del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, por la similitud gráfica que presenta con la marca prioritaria y notoria de su titularidad número 437.001 para la misma clase, consistente en el gráfico de un cocodrilo.
El artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, impide el acceso al registro de los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares, puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior. De manera que son tres los requisitos que determinan su aplicación, conforme al primero el signo o medio que pretenda inscribirse presente identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con otra marca prioritaria por razón de su solicitud o registro anterior, que esas similitudes sean de entidad suficiente para generar un riesgo de confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación del signo o medio que se solicita con la marca anterior y que uno y otra amparen los mismos productos o servicios.
El concepto jurídico indeterminado que contiene esta norma sobre la concurrencia de tales semejanzas, debe integrarse conforme a las reglas de la sana crítica en cada caso concreto. En el supuesto que nos ocupa, tras verificar el oportuno examen comparativo entre ambas marcas, se diferencian la una de la otra sin riesgo de asociación o confusión entre los consumidores, pues la marca recurrida es mixta y se compone de la denominación L`Iwan que nada tiene que ver con la marca recurrente y del gráfico consistente en la representación de una iguana con la boca cerrada y la cola para abajo subrayando la referida denominación, mientras que la marca gráfica recurrente está representada por la conocida figura de un cocodrilo con la cola para arriba y las fauces abiertas muy distinto del gráfico de la otra marca mixta, por lo que no resulta de aplicación la prohibición legal invocada por la sociedad actora
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La representación procesal de SPORLOISIRS, S.A. articula dos motivos de casación. A través del PRIMER MOTIVO, formulado al amparo del art. 88.1.c) de la Ley 29/1988, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, denuncia la infracción del art. 67.1 de la LRJCA, por no hacer la sentencia que se recurre ningún pronunciamiento expreso en el fallo sobre el carácter notorio o incluso renombrado de la marca oponente respecto de los productos reivindicados. En el SEGUNDO MOTIVO, articulado al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, denuncia la infracción del art. 12.1.a) de la Ley 32/1988, de Marcas y de la jurisprudencia porque, a juicio de esta parte, existe identidad entre los productos y también identidad conceptual derivada de que si bien las imágenes constitutivas de las marcas analizadas se diferencian en el plano gráfico existe una evocación del concepto de un cocodrilo o de una especie afín.
El primer motivo del recurso debe ser desestimado. A través de sus alegaciones la parte ha denunciado la existencia de incongruencia omisiva en el fallo de la sentencia, como consecuencia de haber efectuado la confrontación entre los signos prescindiendo del carácter notorio o renombrado de la marca prioritaria. Pero el fundamento de derecho transcrito demuestra que la sentencia impugnada sí ha tenido en consideración el carácter notorio de la marca oponente, al que se refiere en su párrafo tercero (la "conocida" figura), por lo que la pretendida incongruencia o falta de motivación es sólo la discrepancia de la recurrente con el valor que ha atribuido el Tribunal de instancia a la condición de marca notoria de la prioritaria que, a juicio de aquélla, debería haber tenido un reflejo distinto en el fallo.
Hemos afirmado en numerosas ocasiones, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que el riesgo de confusión comprende por regla general el de asociación, el cual viene a ser una especie de aquel (por todas, STS 6-4-2005 -RC 5316/2002 ). De esta manera cuando el juicio de instancia excluye de manera clara la posibilidad de confusión entre los signos en litigio está excluyendo asimismo el riesgo de asociación entre ellos y, en último término, también el aprovechamiento de la reputación ajena que la Ley de Marcas de 1988 prohíbe en el artículo 13.c) y que presupone algún tipo de semejanza que pueda inducir al consumidor a asociar los signos enfrentados y a confundir el origen empresarial de los mismos. La STS de 4-10-2006 (RC 7660/2003 ) se ha expresado en los siguientes términos: «El riesgo de asociación, a que se refiere el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, conforme es doctrina reiterada de esta Sala, no constituye un concepto jurídico autónomo o un criterio alternativo desligado del examen valorativo de la identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual entre las marcas confrontadas, porque no es posible su apreciación si no existe por parte del público la percepción de un riesgo de confusión, de modo que se integra en el juicio de confundibilidad de las marcas, como variante o modalidad del riesgo de confusión indirecto, que contribuye a precisar el alcance de éste, y que impide que el consumidor pueda confundir el origen de las marcas atribuyéndolas a una misma empresa o a empresas vinculadas entre sí, al no poder caracterizarse de forma independiente, en sentido no relativo al origen de la procedencia empresarial de la marca, que constituiría una reducción injustificada de la libre competencia, por lo que procede rechazar que la denominación de la marca aspirante evoque los productos de prendas de vestir confeccionadas, reivindicados por la Entidad recurrente, por incluir signos que puedan asociarse a su razón social, al obviar que aquel distintivo goza de sustantividad propia».
Finalmente, hemos dicho en reiteradas ocasiones [STS 28-6-2006 (RC 9959/2003 )] que «cuando el juicio de los Tribunales de instancia concluye afirmando su absoluta diferenciación y la total inexistencia de riesgo de confusión o de asociación entre unas y otras [marcas] resulta ya innecesario analizar si alguna de ellas era notoria o renombrada, pues tal apreciación nada añadiría a la consecuencia jurídica que de aquél se obtuvo. Para que pudiera tenerse en cuenta la reputación de una marca en relación con su aprovechamiento indebido, o para hacer valer la notoriedad por encima del principio de especialidad aplicativa, es preciso que aquélla y la aspirante presenten las suficientes afinidades, lo que en este caso el tribunal de instancia niega».
También el motivo segundo del recurso debe ser desestimado. Las razones que aduce la recurrente para sostener que existe riesgo de confusión no pueden sustituir a la valoración del juzgador, que ha apreciado las circunstancias singulares del caso concreto de manera que no cabe reputar ni irracional ni absurda. Cuando, como ocurre en este supuesto, la Sala del Tribunal Superior de Justicia interpreta correctamente el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, y lo aplica tras apreciar fundada y racionalmente que no existe el riesgo de error, confusión o asociación, no cabe en vía casacional combatir su decisión alegando, precisamente, que se da el riesgo o la coincidencia negados por la sentencia de instancia. Es reiterada la jurisprudencia de esta Sala que señala que las apreciaciones de hechos respecto a los litigios entre marcas no son revisables en casación, a excepción de los errores manifiestos o de la eventual vulneración de las normas sobre valoración tasada de la prueba, lo que no concurre en el presente supuesto (por todas, en esta materia de marcas, SSTS de 29 de mayo de 2007 -RC 1868/2005- y de 10 de marzo de 2005 -RC 4700/2002 -).
Tampoco pueden ser tenidas en consideración las sentencias que cita la recurrente porque en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar que ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado tiene un carácter absoluto, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad. Esta afirmación viene confirmada en el presente supuesto por las sentencias dictadas con fecha 28 de noviembre de 2001 (RC 5073/1994) y 2 de noviembre de 2001 (RC 4703/1994 ), en recursos interpuestos por la actual recurrente, que confirmaron el acceso al Registro de dos dibujos industriales consistentes también en la figura de un caimán, si bien en distinta postura al que es objeto de este recurso, por no admitir dentro del concepto de semejanza conceptual «el hecho de que ambas representan figuras de caimán o cocodrilo, pues lo contrario sería tanto como afirmar que la marca inscrita nº 437.001 ostentaba un derecho absoluto y preferente sobre cualquier figura de caimán o cocodrilo, dado que ello significaría atribuirse en exclusiva el uso de una figura de un animal común, en perjuicio de todos los demás posibles usuarios, que tienen derecho a utilizar tal figura como elemento perteneciente al dominio público sin excluir a los demás, y no ofrece duda que la marca inscrita inscribió una figura concreta, individualizadora y peculiar de un cocodrilo que aparece unido a su marca notoria para camisas, pero que de ningún modo puede pretender extender en exclusiva para cualquier clase de figuras de caimanes o cocodrilos diferentes».
La desestimación de todos los motivos del recurso lleva consigo la imposición de las costas a la recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional.
Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey y en ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,
NO HA LUGAR al recurso de casación interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Doña Mª Isabel Campillo García, en representación de SPORLOISIRS, S.A., contra la sentencia nº 1305, dictada con fecha 9 de diciembre de 2005 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso número 431/2002 ; con imposición a la parte recurrente de las costas de este recurso de casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo definitivamente juzgando,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. DON FERNANDO LEDESMA BARTRET, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como SECRETARIO, certifico.
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