Vínculo, similitud de los signos y similitud de los bienes y servicios
| Autor | Marta Cernadas Lázare |
| Páginas | 169-233 |
CAPÍTULO IV
VÍNCULO, SIMILITUD DE LOS SIGNOS
Y SIMILITUD DE LOS BIENES Y SERVICIOS
I. PRELIMINAR
Una vez que se establece que una marca goza de renombre o que
alcanza el grado de fama exigido por la normativa de la Unión Europea
y de los Estados Unidos de América, respectivamente, existen otros
requisitos que han de concurrir para que se ocasione el perjuicio o la
para que la marca posterior pueda causar a la marca de renombre o fa-
mosa un perjuicio a su carácter distintivo —blurring— o a su renombre
—tarnishment—, o pueda, en el caso de la Unión Europea, obtener una
ventaja desleal de ellos.
En la Unión Europea, la Directiva (UE) 2015/2436 1 y el Regla-
mento (UE) 2017/1001 2 disponen en los arts. 5.3.a) y 10.2.c) y en los
arts. 8.5 y 9.2.c), respectivamente, que el titular de una marca registrada
anterior podrá oponerse al registro de una marca solicitada, o, podrá
económico, de cualquier signo cuando: el signo sea idéntico o similar
a la marca —nacional o de la Unión—, independientemente de si se
utiliza para productos o servicios que sean idénticos o sean o no simi-
1 Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre
de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de
marcas.
2 Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio, sobre
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lares a aquellos para los que esté registrada la marca —nacional o de
la Unión—, si esta goza de renombre en el territorio del Estado miem-
bro o en la Unión y si con el uso sin justa causa del signo se obtiene
una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca
nacional o de la Unión o es perjudicial para dicho carácter distintivo
o dicho renombre.
Es jurisprudencia constante del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea que estos artículos contienen los requisitos acumulativos
que obligatoriamente han de cumplirse para que la protección de la
marca que goza de renombre pueda prosperar. Estos son: la identidad
o similitud entre la marca anterior y la marca o signo posterior; que la
marca anterior goce de renombre; y que el uso de la marca posterior
realizado sin justa causa pueda causar perjuicio u obtener una ventaja
desleal del carácter distintivo de la marca o del renombre de la misma.
La ausencia de alguno de ellos hace inaplicable la protección reforza-
da 3. Además, a pesar de no aparecer en el texto normativo, es también
3 Apartado 38 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de diciembre de 2015, asunto
C-603/14 P, ; apartado 105
de la sentencia del Tribunal General de 24 de octubre de 2018, asunto T-261/17, Bayer AG v.
-
tika Ergastiria AVEE; apartado 75 de la sentencia del Tribunal General de 16 de enero de 2018,
asunto T-398/16,
(EUIPO) y Hasmik Nersesyan; apartado 64 de la sentencia del Tribunal General de 7 de diciem-
bre de 2017, asunto T-61/16,
la Unión Europea (EUIPO) y Modern Industrial & Trading Investment Co.Ltd (Mitico); aparta-
do 34 de la sentencia del Tribunal General de 28 de octubre de 2016, asunto T-201/15, Unicorn
Leasing Ltd.; apartado 17 de la sentencia del Tribunal General de 16 de marzo de 2016, asunto
T-201/14,
y Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV; apartado 24 de la sentencia del Tribunal
General de 18 de noviembre de 2015, asunto T-606/13, Mustang - Bekleidungswerke GmbH &
; apartado 71 de la sen-
tencia del Tribunal General de 7 de octubre de 2015, asunto T-534/13,
Armonización del Mercado Interior y HDN Development Corp.; apartados 67 de las sentencias
del Tribunal General de 2 de octubre de 2015, asuntos T-625/13, T-626/13 y T-627/13, The
; apartado 18 de la
sentencia del Tribunal General de 9 de marzo de 2012, asunto T-32/10, Ella Valley Vineyards v.
Hachette Filipacchi Presse; apartado 57 de la
sentencia del Tribunal General de 8 de diciembre de 2011, asunto T-586/10, Aktieselskabet af
;
apartado 73 de la sentencia del Tribunal General de 28 de octubre de 2010, asunto T-131/09,
Allergan Inc.;
apartado 41 de la sentencia del Tribunal General de 16 de diciembre de 2010, asuntos acumu-
lados T-345/08 y T-357/08,
del Mercado Interior y Allergan Inc.; apartado 28 de la sentencia del Tribunal General de 7 de
diciembre de 2010, asunto T-59/08, -
nización del Mercado Interior y Worldgem Brands Srl; apartado 16 de la sentencia del Tribunal
General de 25 de marzo de 2009, asunto T-21/07,
Mercado Interior y Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV ; apartados 60 y 61 de la
VÍNCULO, SIMILITUD DE LOS SIGNOS Y SIMILITUD DE LOS BIENES... 171
jurisprudencia de dicho Tribunal, la exigencia de la existencia de un
vínculo entre la marca anterior —de renombre— y la marca o el signo
posterior para que pueda otorgarse la protección de la marca que goza
de renombre. El requisito del vínculo es, por tanto, creado y consagrado
por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al
no encontrarse recogido en el articulado de la normativa.
Al otro lado del Atlántico, en los Estados Unidos de América, el
dilution by blurring como la asocia-
ción resultante de la similitud entre una marca y la marca famosa que
perjudica el carácter distintivo de esta última 4. En el mismo sentido se
dilution by tar-
nishment: la asociación que deriva de la similitud entre una marca y la
marca famosa que daña la reputación de esta última 5. Como se aprecia,
-
nes de los dos tipos de perjuicio, el requisito de asociación entre las
association
de los factores relevantes para apreciar si existe dilution by blurring al
aparecer enumerado en la lista de factores para su apreciación 6.
Al comparar estos preceptos se observan diferencias y similitudes.
-
mativa de los Estados Unidos se hace referencia expresa al requisito de
«association» y completa omisión a los tipos de productos o servicios
la Unión Europea se hace referencia a los productos o servicios para
los que está registrada la marca y se omite el requisito de «vínculo»
en el texto normativo. En lo referente a las similitudes, ambas normas
exigen que las marcas confrontadas tengan cierto grado de similitud,
si bien ninguna de ellas precisa cuál es el grado de similitud necesario.
sentencia del Tribunal General de 16 de abril de 2008, asunto T-181/05, Citigroup Inc y Citibank
; apartado 26 de la sentencia del
Tribunal General de 16 de mayo de 2007, asunto T-137/05,
Armonización del Mercado Interior y Worldgem Brands - Gestao e Investimentos Lda; apar-
tado 34 de la sentencia del Tribunal General de 22 de marzo de 2007, asunto T-215/03, Sigla
; apartado 30 de la
sentencia del Tribunal General de 25 de mayo de 2005, asunto T-67/04, Spa Monopole
de Armonización del Mercado Interior y Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS);
apartado 40 de las Conclusiones de la Abogada General Sra. Eleanor
SHARPSTON
presentadas el
4 Texto original del art. 43 (2) (B): «(...) “dilution by blurring” is association arising from
the similarity between a mark or trade name and a famous mark that impairs the distinctiveness
of the famous mark».
5 Texto original del art. 43 (2) (C): «(...) “dilution by tarnishment” is association arising
from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that harms the reputation
of the famous mark (...)».
6 En concreto, es el factor vi) que recoge el art. 43 (2) (B) de la Lanham Act: «any actual
association between the mark or trade name and the famous mark».
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