Fundamentos del perjuicio al carácter distintivo o blurring
| Autor | Marta Cernadas Lázare |
| Páginas | 47-104 |
CAPÍTULO II
FUNDAMENTOS DEL PERJUICIO
AL CARÁCTER DISTINTIVO O BLURRING
I. PRELIMINAR
Desde su primera defensa doctrinal en el artículo «The Rational
Basis of Trademark Protection» y hasta la fecha, la necesidad de
reconocer una protección reforzada frente al perjuicio del carácter
diversas maneras. A lo largo de estos años, los autores han utilizado
distintos argumentos que tratan de explicar la esencia de este tipo de
La protección reforzada que se concede a las marcas de renombre
y a las marcas famosas ha sido siempre una cuestión controvertida
debido a que su tutela supera el límite clásico del Derecho de marcas:
el principio de especialidad. El gran problema al que se ha enfrentado
y se enfrenta la protección de la marca de renombre o la teoría de la
dilución y, en particular, el supuesto del perjuicio al carácter distintivo
o blurring 1. ¿En qué consiste la dilución de
1
MOSKIN
el perjuicio: «Yet how is a witness to detect this gradual mental process (and remain a credible
witness) or for that matter, how is such a witness to be located?» [...] «
own conscious or unconscious mind a gradual watering down of his or her loyalty to a brand-
ed product, or one concerned enough about the phenomenon to complain about it». Vid. J. E.
MOSKIN,
«Dilution or Delusion: The Rational Limits of Trademark Protection», TMR, vol. 83,
1993, p. 138.
48 MARTA CERNADAS LÁZARE
una marca? ¿A quién perjudica esta dilución? ¿Qué bien jurídico se
protege? ¿Por qué es necesaria esta protección reforzada dentro del
Derecho de marcas?
El profesor
MCCARTHY
se ha hecho eco de la falta de comprensión
que existe sobre qué es la dilución por parte de los abogados, jueces y
titulares de marcas 2-
ra provoca que en la práctica la normativa de la dilución sea aplicada
en supuestos en los que no corresponde.
Desde la publicación del artículo de
SCHECHTER
en 1927 han proli-
ferado diversas teorías que tratan de explicar la necesidad de otorgar
la protección reforzada. En este capítulo dedicado a los fundamentos
del perjuicio al carácter distintivo de la marca de renombre y a la di-
lution by blurring 3
La finalidad perseguida es esclarecer en qué consiste la dilución
de la marca y cuál es el bien jurídico protegido para analizar si la
práctica jurisprudencial es coherente con estos principios o si, por el
contrario, sigue existiendo una falta de comprensión sobre la teoría
de la dilución.
De igual forma,
BONE
-
Some scholars argue that blurring increases consumer search costs, but the limited empirical
data suggests that any increase is likely to be very small and probably not worth the cost of a
legal remedy. Other scholars point to the role of blurring in protecting prestige goods, but it is
not clear that blurring is needed for that purpose —even if protecting prestige goods is some-
thing trademark law should do. A third approach shifts from promoting consumer welfare to
». Vid.
R. G. BONE,
«Schechter’s
Ideas in...», op. cit., p. 474.
2
J. T. MCCARTHY,
«Dilution of a Trademark: European and United States Law Compared»,
TMR, vol. 94, 2004, p. 1163.
En este mismo sentido,
MOSKIN
también se hizo eco de la falta de compresión que existe en
torno a la teoría de la dilución: «What do you call a phenomenon that cannot be seen, measured
to analysis? In intellectual property law, it is known as dilution». J. E.
MOSKIN,
«Dilution or
Delusion...», op. cit., p. 122.
3 Es necesario precisar que a lo largo de este capítulo se empleará el término dilución para
hacer referencia a la protección reforzada que se otorga a la marca de renombre o a la marca
famosa frente al perjuicio a su carácter distintivo. De este modo, y por lo que respecta a este
estudio sobre los fundamentos, no se utilizará este término para aludir únicamente a la protección
reforzada del Derecho de los Estados Unidos de América, salvo que así se indique.
FUNDAMENTOS DEL PERJUICIO AL CARÁCTER DISTINTIVO O BLURRING 49
II. ODOL, SCHECHTER Y LOS PRIMEROS
POSICIONAMIENTOS DOCTRINALES
A. La sentencia Odol
El origen común de la protección frente a la dilución se sitúa,
como se apuntó en el primer capítulo, en la sentencia alemana
Odol 4. Este pronunciamiento fue el empleado por
SCHEC HTER
para
justificar la necesidad de ofrecer una tutela reforzada a cierto tipo
de marcas y desarrollar su teoría. Es innegable la influencia de Odol
en la tesis elaborada por el autor. De hecho, al leer la sentencia del
tribunal de Elberfeld, se observa que el órgano jurisdiccional empleó
los términos clave de «selling power» [Werbekraft] y «dilución»
[Verwässerung] que posteriormente se reflejarían en el artículo de
SCHECH TER
. De este modo, la presencia de estas expresiones tanto en
la sentencia de Odol como en el trabajo del autor refuerzan la idea
de que
SCHEC HTER
se inspiró en el pronunciamiento alemán para la
elaboración de su teoría 5.
selling power» y «dilución»,
el tribunal utilizó estas expresiones al declarar que el mayor interés
del titular de una marca es «ver que su marca no resulta diluida; la
marca perdería su selling power si cada uno la emplea para designar
sus propios productos» 6. Este extracto de la sentencia es, justamente, la
célebre frase citada por
SCHECHTER
en su artículo de 1927 para sostener,
al igual que hizo el tribunal alemán, que la marca resulta dañada por su
uso con relación a productos o servicios completamente distintos para
los que fue registrada 7.
A pesar de la fama que ha alcanzado la frase del tribunal empleada
por
SCHECHTER
, en Odol existen otros aspectos que son igual de rele-
vantes. Por un lado, el análisis de qué tipo de marca es «Odol» permite
conocer cuál es la característica que hace que, a juicio del tribunal,
sea merecedora de una tutela reforzada. En este sentido, el tribunal
examinó la marca y declaró que se trataba de un reclamo que había
atesorado un elevadísimo goodwill que iba más allá de los productos
que designaba 8. Asimismo, puntualizó que debido a su goodwill y a
su grado de conocimiento, cuando un consumidor oía o leía la palabra
4 Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Elberfeld de 11 de septiembre de 1924
= GRUR, 1924, pp. 204 y ss.
5
B. BEEBE,
«The Suppressed Misappropriation...», op. cit., p. 71.
6 Este texto está extraído de la traducción del alemán al inglés de la sentencia Odol reali-
zada por L.
WERTHEIMER,
«Broadened Protection of...», op. cit., p. 76.
7 Ibid., pp. 76 y 77.
8 Ibid., p. 76.
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