El origen y la evolución de la protección
| Autor | Marta Cernadas Lázare |
| Páginas | 13-46 |
CAPÍTULO I
EL ORIGEN Y LA EVOLUCIÓN
DE LA PROTECCIÓN
I. PRELIMINAR
La protección reforzada que supera la regla de la especialidad está, en
la actualidad, destinada a proteger a un cierto tipo de marcas que, debido
a su grado de conocimiento, son merecedoras de esta tutela excepcional.
Se trata de una protección consolidada tanto en el Derecho de marcas de
la Unión Europea como en el de los Estados Unidos de América.
Desde su aparición y hasta la regulación actual, esta tutela especial
ha sufrido una profunda evolución. Por este motivo, y para poder reali-
zar un estudio completo de la misma, es necesario detenerse a analizar
cuándo y cómo surge la protección y cómo ha ido evolucionando.
El origen de esta protección data de principios del siglo xx. A
pesar de que se puede determinar un origen común para la protección
reconocida en la Unión Europea y en los Estados Unidos de América,
ello no ha evitado que surgieran diferencias en su regulación. Si bien
tratamiento y los requisitos exigidos en cada uno de los ordenamientos
jurídicos son distintos.
II. ORIGEN COMÚN
En la actualidad, tanto la protección de la marca de renombre
como la dilution constituyen uno de los pilares básicos del Derecho de
14 MARTA CERNADAS LÁZARE
común 1 en la sentencia del Tribunal de Instancia (Landgericht) de
Elberfeld de 11 de septiembre de 1924, el caso Odol 2. En este asun-
to, la empresa titular de la conocida marca «Odol», registrada para
colutorio, interpuso una demanda solicitando la cancelación de una
marca idéntica utilizada por otra empresa para designar cuchillería.
El Tribunal de Elberfeld estimó la demanda con base en la cláusula
general (§ 1) de la Ley alemana contra la Competencia Desleal (UWG)
y en los artículos relativos a la responsabilidad civil extracontractual
del Código Civil alemán. El citado Tribunal sostuvo que, a pesar de
no tratarse de bienes similares —o competidores—, el uso de la marca
«Odol» por la demandada aguaba o debilitaba [verwässert] la fuerza
distintiva y potencia publicitaria —y el selling power— de la marca
de la demandante «Odol».
No obstante, y a pesar de que el origen común se encuentra en la
citada sentencia, se suele señalar erróneamente que la protección de la
marca que goza de renombre o de la dilución se origina en un artículo
de 1927. Concretamente, en el artículo titulado «The Rational Basis of
Trademark Protection» elaborado por
SCHECHTER
. Ello se debe a que
este trabajo constituye la primera defensa doctrinal en la que se aboga
y fundamenta la necesidad de proteger a cierto tipo de marcas más allá
del principio de especialidad. No obstante, no se puede obviar que, en
su célebre artículo de 1927, el autor estadounidense utilizó varias sen-
tencias para fundamentar la protección especial frente a la dilución de la
marca. Entre la jurisprudencia analizada por
SCHECHTER
, ocupa un lugar
destacado la sentencia Odol por ser el pronunciamiento de referencia
para la elaboración de su doctrina 3. De hecho, de la traducción del
tiempo alemán «verwässert» al término inglés «diluted», es de donde se
deriva la terminología empleada para designar esta nueva protección 4.
1 J. T.
MCCARTHY,
McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, St Paul, Minn., Wst,
1996 and updates, § 24:67;
B. BEEBE,
«The Suppressed Misappropriation Origins of Trademark
Antidilution Law: the Landgericht Elberfeld’s Odol Opinion and Frank Schechter’s The Rational
Basis of Trademark Protection»,
R. C. DREYFUSS
y
J. C. GINSBURG
(eds.), Intellectual Property at
the Edge: The Contested Contours of IP, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, p. 60.
2 Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Elberfeld de 11 de septiembre de 1924
= GRUR, 1924, pp. 204 y ss.
Con relación al caso Odol, vid.
C. FERNÁNDE Z-NÓVOA,
Tratado sobre Derecho de Marcas,
2.ª ed., Madrid/Barcelona, Marcial Pons, 2004, p. 390;
C. FER NÁNDEZ-NÓVOA,
Estudios sobre
la protección de la marca renombrada, Madrid, Marcial Pons, 2014, p. 16;
F. I. SCHECHTER,
«The Rational Basis of Trademark Protection», Harv. L. Rev., 40, 1927 (813 y ss.), reeditado
en TMR, 60, 1970 (334 y ss.), pp. 345 y 346;
L. WERTHEIMER,
«Broadened Protection of Names
vol. 20, núm. 3, abril, 1925 (75-80).
3 F. I.
SCHECHTER,
«The Rational Basis...», op. cit., pp. 345-347.
4 Ibid., p. 346.
Es comúnmente aceptado que fue
SCHECHTER
el primero en acuñar el término dilution, en
su artículo de 1927, para referirse a la protección conferida contra la dispersión gradual [gra-
EL ORIGEN Y LA EVOLUCIÓN DE LA PROTECCIÓN 15
Por consiguiente, debido a que en su artículo
SCHECHTER
se basa en la
sentencia alemana Odol, se ha de situar el origen común de la protección
que supera la regla de la especialidad en este pronunciamiento de 1924.
Por ello, a pesar de que el célebre artículo de 1927 no pueda ser
considerado como el origen común de la protección frente al perjuicio
del carácter distintivo de la marca de renombre y la dilution by blu-
rring, es indiscutible la importancia de este trabajo en la elaboración
de la teoría de la protección reforzada. Esta relevancia no se debe
solo al hecho de haber sido el primer artículo doctrinal en defender la
protección contra la dispersión gradual [gradual whittling away] de la
capacidad distintiva de la marca, sino también a la propia repercusión
que este trabajo ha tenido 5.
En su artículo,
SCHECHTER
proteger a un cierto tipo de marcas contra la dispersión gradual [gra-
dual whittling away] de su capacidad distintiva. Antes de abordar el
análisis de su teoría, es importante contextualizar económicamente
propuesta de protección.
En este sentido, es necesario apuntar que, a principio del siglo xx,
se producen cambios relevantes en el mercado de los Estados Unidos
-
ría elaborada por
SCHECHTER
6. Dentro de los cambios más destacados
se ha de resaltar, en primer lugar, la expansión de los mercados por la
cual se pasa del mercado local al mercado nacional. Este hecho eleva
de los productos debido a la lejanía entre el consumidor y el titular de
la marca 7
líneas de productos por la ampliación de la gama de productos ofreci-
dos por una empresa. Con este cambio la marca pasa a ser el símbolo
de goodwill
dual whittling away
a este trabajo, solo se le puede atribuir esta autoría de una forma indirecta debido a que
SCHE
-
CHTER
nunca emplea el término dilution salvo para citar la sentencia alemana Odol. Vid. B. W.
PATTISHALL,
and Prospects», TMR, vol. 67, 1977, p. 608. Posteriormente, en 1936,
SCHECHTER
sí empleó el
término dilution para referirse a la protección reforzada: «by the gradual dilution or whittling
away of its uniqueness».
F. I. SCHECH TER,
BEEBE
que el artículo escrito por
SCHECHTER
puede llegar a considerarse el trabajo
académico más citado en Derecho de marcas.
B. BEEBE,
«The Suppressed Misappropriation...»,
op. cit., pp. 60 y 61.
6
G. R. BONE,
«Schechter’s Ideas in Historical Context and Dilution’s Rocky Road», Santa
Clara Computer & High Tech. L. J., vol. 24, 2007, pp. 477 y ss.
7 Ibid., pp. 477 y 478.
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