El concepto de marca que goza de renombre y el standard of fame
| Autor | Marta Cernadas Lázare |
| Páginas | 105-168 |
CAPÍTULO III
EL CONCEPTO DE MARCA QUE GOZA
DE RENOMBRE Y EL STANDARD OF FAME
I. PRELIMINAR
A uno y otro lado del Atlántico se ha reconocido una protección
especial que supera el tradicional límite de la regla de la especialidad
que rige en el Derecho de marcas. En la Unión Europea, se reconoce
una tutela reforzada a la marca que goza de renombre y, por su parte,
en los Estados Unidos de América se protege frente a la dilución de
la marca famosa. Debido al carácter excepcional de esta protección,
objeto de esta tutela reforzada ha de ser delimitado a un determinado
tipo de marca.
La determinación de cuál es la marca merecedora de esta tutela
reforzada constituye uno de los pilares fundamentales de la teoría de
la dilución y de la protección de la marca que goza de renombre. Es-
la regla de la especialidad ha sido un aspecto no exento de polémica
y debate. Y prueba de ello es que los requisitos que deben de cumplir
fuertemente debatidos y cuestionados desde el inicio.
Como se comentará, son varios los criterios que se han empleado
para establecer qué marca puede ser objeto de la tutela reforzada. Junto
con esta multitud de posibilidades, han proliferado distintas formas de
denominar a la marca objeto de la protección. En función de cuál es el
criterio utilizado para delimitar el tipo de marca que accede a la tutela
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especial, esta ha sido denominada de una u otra forma. Un claro ejem-
plo de esta variedad terminológica es la denominación empleada en la
Unión Europea y en los Estados Unidos de América para referirse a la
a la marca famosa norteamericana.
El aspecto terminológico cobra una relevancia especial en el Dere-
marca de renombre, unido a la disparidad en los términos empleados
en las distintas versiones lingüísticas, provocó cierta incertidumbre
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mente utilizados en los Derechos nacionales de marcas para delimitar
la marca objeto de protección. Por ello, una parte fundamental de este
estudio tiene como objetivo analizar el aspecto terminológico de la
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derse por marca de renombre. Además de este análisis terminológico
y conceptual, se examinarán cuáles son los criterios que emplea cada
ordenamiento jurídico para catalogar la marca anterior como marca de
renombre o marca famosa, así como los requisitos que la marca anterior
ha de cumplir para poder acceder a la protección reforzada.
II. EL CONCEPTO DE MARCA QUE GOZA DE
RENOMBRE EN EL DERECHO
DE LA UNIÓN EUROPEA
En el Derecho de marcas de la Unión Europea, la protección que
supera el principio de especialidad es llamada «protección de la marca
que goza de renombre». Su propia denominación adelanta cuál es el
que goza de renombre o marca de renombre 1. Sin embargo, ni en la
de renombre. Este silencio legislativo se une a la disparidad terminoló-
gica que presentan las distintas versiones lingüísticas de la normativa
de marcas de la Unión Europea y a la interferencia de los conceptos
tradicionales utilizados en los Derechos nacionales de marcas. Todo
ello ocasionó una incertidumbre en torno al concepto de marca que
goza de renombre que provocó que el Tribunal de Justicia de la Unión
marca de renombre.
1 El Tribunal de Justicia de la Unión Europea utiliza las expresiones «marca que goza de
renombre» o «marca de renombre» como sinónimos.
EL CONCEPTO DE MARCA QUE GOZA DE RENOMBRE Y EL STANDARD... 107
A. La protección de la marca que goza de renombre
en el Derecho de marcas de la Unión Europea
Antes de ahondar en el concepto de renombre y en los aspectos
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cho de marcas de la Unión Europea 2.
A. 1. Regulación de la protección de la marca de renombre
en el anterior sistema de marca de la Unión Europea
La protección reforzada que supera el límite de la especialidad fue
introducida en el Derecho de marcas de la Unión Europea mediante la
Primera Directiva de marcas 3. Esta norma de armonización reconoció la
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pecial en dos planos distintos, esto es, en sede de motivos de denegación
relativos y en sede de los derechos conferidos al titular de la marca 4.
La regulación contenida en la Primera Directiva, que se mantuvo
5, protegía a las marcas
de renombre mediante el denominado sistema híbrido de protección 6.
Mediante este sistema, el legislador de la Unión Europea combinó
marca que goza de renombre nacional y comunitaria 7.
2 Es importante señalar que la protección contenida tanto en las versiones anteriores del
Reglamento y la Directiva como en los nuevos textos legales está circunscrita a las marcas
registradas.
En este sentido, respecto a la Directiva de marcas, hay que puntualizar que la anterior
Directiva de marcas solo armonizaba la legislación nacional relativa a las marcas registradas
dejando a los Estados miembros total libertad para regular las marcas nacionales no registradas.
Así se expresaba en el considerando 5 de la Directiva: «La presente Directiva no debe privar
a los Estados miembros de la facultad de continuar protegiendo las marcas adquiridas por el
uso, sino que solo debe regular sus relaciones con las marcas adquiridas mediante el registro».
Del mismo modo, en la actual Directiva de marcas se declara, en el considerando 11, que: «La
presente Directiva no debe privar a los Estados miembros de la facultad de continuar protegiendo
relación con las marcas adquiridas mediante registro».
3 Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la
como Directiva 2008/95/CE.
4 Arts. 4.3 y 5.2, respectivamente, de la Primera Directiva de marcas.
5 Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre, relativa
a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.
6 El llamado sistema híbrido combinaba normas de carácter imperativo y normas faculta-
tivas, vid. C.
FERNÁNDEZ-NÓVOA,
Tratado sobre Derecho..., op. cit., p. 396.
7 La utilización de este sistema se declaraba en el considerando 8 de la exposición de mo-
tivos de la Directiva 2008/95/CE: «(...) Las causas de denegación o nulidad relativas a la propia
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