El perjuicio al carácter distintivo o dilution by blurring
| Autor | Marta Cernadas Lázare |
| Páginas | 235-317 |
CAPÍTULO V
EL PERJUICIO AL CARÁCTER DISTINTIVO
O DILUTION BY BLURRING
I. PRELIMINAR
En el Derecho de marcas de la Unión Europea, los artículos que
contienen la protección de la marca que goza de renombre reconocen
cuatro tipos de infracciones: el perjuicio al carácter distintivo, el perjui-
cio al renombre, el aprovechamiento indebido del carácter distintivo y
el aprovechamiento indebido del renombre. Por su parte, en el Derecho
de marcas de los Estados Unidos de América, la protección contra la
dilución protege a la marca famosa frente a la dilution by blurring y
a la dilution by tarnishment. Estas dos infracciones hacen referencia,
respectivamente, al debilitamiento del carácter distintivo y al perjuicio
a la reputación de la marca famosa.
Como se puede observar, ambas legislaciones otorgan protección
reforzada frente al perjuicio del carácter distintivo de la marca de re-
nombre y de la marca famosa. Mediante esta protección se persigue
evitar el gradual debilitamiento o erosión del carácter distintivo de una
marca de renombre o famosa por el uso, por parte de un tercero, de un
signo idéntico o similar. Siguiendo al profesor
FERNÁNDEZ-NÓVOA
este
perjuicio parte de la hipótesis de que «si el público comprueba que la
marca renombrada es usada por un tercero en relación con productos
diferentes de aquellos a los que viene aplicándose la marca, no tiene
lugar ciertamente un riesgo de confusión; pero es indudable que en
tal hipótesis el público recordará la marca, y al percibir que la misma
no es usada únicamente por el titular, ante los ojos del público se des-
236 MARTA CERNADAS LÁZARE
vanecerá el carácter distintivo y el potencial publicitario de la marca
renombrada» 1.
La importancia de la protección frente al perjuicio del carácter
distintivo de la marca de renombre o famosa radica en que esta es la
infracción originaria y típica de la teoría de la dilución 2. En el céle-
bre artículo de 1927,
SCHECHTER
defendió que el «real injury» era,
justamente, el perjuicio al carácter distintivo de las marcas inventadas,
arbitrarias o de fantasía 3. Por este motivo, se ha catalogado al perjuicio
al carácter distintivo de la marca de renombre y a la dilution by blu-
rring como la forma original de la dilución 4.
II. EL PERJUICIO AL CARÁCTER DISTINTIVO
DE LA MARCA DE RENOMBRE EN EL DERECHO
DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA
El hecho de que la marca anterior goce de renombre, que los sig-
-
curra una de las infracciones frente a las que se protege a la marca de
renombre. Por ello, una vez que la marca es considerada como marca
de renombre, que se determina que los signos son idénticos o similares
y que se aprecia la existencia de un vínculo entre los mismos, procede
analizar si existe o no un perjuicio al carácter distintivo de la marca.
No obstante, en la Unión Europea, al igual que ocurre con el con-
cepto de renombre y con los requisitos de la protección, los textos
legales no contienen ninguna aclaración sobre las infracciones. Con-
relación con qué ha de entenderse por la infracción relativa al perjuicio
causado al carácter distintivo de la marca de renombre, ha de acudirse,
1
C. FE RNÁNDEZ-NÓVOA,
Tratado sobre Derecho..., op. cit., p. 419. En el mismo sentido
se expresa el profesor
MCCARTHY
al declarar que «if customers or prospective customers see
the plaintiff’s famous mark used by other persons to identify other sources for many different
goods and services, then the ability of the famous mark to clearly identify and distinguish only
one source might be «diluted» or weakened. This diminution of the strength of the famous mark
occurred». Vid. T. J.
MCCARTHY,
McCarthy on Trademarks..., op. cit., § 24:69.
2 C.
FERNÁNDEZ-NÓVOA,
Tratado sobre Derecho..., op. cit., p. 419.
3 Como se ha apuntado en el capítulo I,
SCHECHTER
marcas inventadas, arbitrarias o de fantasía es la gradual dispersión de la identidad de la marca
y el mantenimiento de la marca en la mente del público provocado por el uso de una marca
similar en relación con productos no competidores. Vid. F. I.
SCHECHTER,
«The Rational Basis...»,
op. cit., p. 342.
4 T. J.
MCCARTHY,
McCarthy on Trademarks..., op. cit., § 24:69; e I. S.
FHIMA
, Trade Mark
Dilution..., op. cit., p. 109.
EL PERJUICIO AL CARÁCTER DISTINTIVO O DILUTION BY BLURRING 237
una vez más, a la interpretación ofrecida por el Tribunal de Justicia de
la Unión Europea.
Con anterioridad a que el Tribunal de Justicia se pronunciara sobre
la infracción relativa al perjuicio causado al carácter distintivo de la
marca de renombre, la doctrina, la EUIPO, el Abogado General
JACOBS
comentar estas explicaciones aportadas por cada uno de estos actores.
En la doctrina tuvo un papel pionero el profesor
FERNÁNDEZ-
NÓVOA
. En 1984, el mencionado profesor señaló que el daño causado
a través de este perjuicio al titular de la marca de renombre consiste
en «la progresiva destrucción de la fuerza distintiva de la marca que
inevitablemente se produciría si proliferasen las empresas no compe-
tidoras que utilizasen una marca idéntica o muy semejante a la marca
renombrada» 5. Posteriormente, el profesor
FERNÁNDEZ-NÓVOA
explicó
que la proliferación de empresas que utilizan un signo idéntico o si-
milar a la marca de renombre provoca la «erosión gradual del carácter
distintivo de la marca» 6. Por su parte,
MONTEAGUDO
explica que este
perjuicio trata de proteger la «especial fuerza distintiva de un signo»
que permite a los consumidores recordar la marca. Para este autor, la
«indisociable conexión» que existe entre un signo y los productos o
servicios que designa y, en consecuencia, la especial fuerza distintiva
de la marca, podría verse afectada por el uso de una marca idéntica o
similar para otros productos 7.
en relación con el perjuicio al carácter distintivo de la marca de re-
nombre es el contenido en la resolución Hollywood 8. En este asunto,
la Sala Tercera de Recurso de la antigua OAMI, y actual EUIPO,
declaró que esta infracción corresponde a la clásica forma de la dilu-
ción conocida como dilution by blurring 9. Y señaló que este perjuicio
5 C.
FERNÁNDEZ-NÓVOA,
Fundamentos de Derecho..., op. cit., pp. 307 y 308. De manera
prácticamente idéntica, el profesor
FERNÁNDEZ-NÓVOA
distintivo de la marca de renombre en C.
FERNÁNDEZ-NÓVOA,
Tratado sobre Derecho..., op. cit.,
p. 419.
6 C.
FERNÁNDEZ-NÓVOA,
El Sistema comunitario..., op. cit., p. 206.
7 M.
MONTIANO MONTEAGUDO ,
La protección de..., op. cit., p. 173.
8 Resolución de la Sala Tercera de Recurso de la EUIPO de 25 de abril de 2001, caso
R 283/1999-3, Hollywood/Hollywood.
9 Apartado 105 de la Resolución de la Sala Tercera de Recurso de la EUIPO de 25 de abril
de 2001, caso R 283/1999-3, Hollywood/Hollywood. La traducción al español está extraída de
C.
FERNÁNDEZ-NÓVOA,
Tratado sobre Derecho..., op. cit., p. 419.
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba