STS, 1 de Octubre de 2008

En el proceso contencioso-administrativo número 136/2003, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dicto sentencia de fecha 2 de diciembre de 2005, cuyo fallo dice literalmente:

Que desestimamos íntegramente el Recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil " International Business Machines Corporation ", contra las Resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 18 de octubre del año 2002, reseñadas en el Fundamento de Derecho primero, todo ello sin costas.

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Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la Entidad Mercantil INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION recurso de casación, que la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 7 de febrero de 2006 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal de la Entidad Mercantil INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION recurrente, compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y con fecha 27 de marzo de 2006, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, y, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO:

Que habiendo por presentado este escrito, con los poderes acompañados y sus copias, se sirva admitirlo y tenerme por personado en nombre de la sociedad IBM y por interpuesto y formalizado el recurso de casación contra la sentencia dictada con fecha 2 de diciembre de 2005 por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la que desestimando el recurso contencioso-administrativo número 136/2003 por la misma interpuesto confirmó los acuerdos de la Oficina Española de Patentes y Marcas que denegaron la inscripción en dicha Oficina de las marcas Eserver 2.351.939, 2.351.940 y 2.351.941, dándose al presente recurso la tramitación correspondiente para en su día dictar sentencia por la que estimando el recurso interpuesto por los motivos planteados y casando por ello la sentencia recurrida, se dicte otra por la que se revoquen los acuerdos recurridos por no ser ajustados a Derecho acordando en su lugar la concesión de cada una de las marca Eserver 2.351.939, 2.351.940 y 2.351.941 por ser dichas concesiones ajustadas a Derecho, con todos los demás pronunciamientos a que haya lugar.

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Por Auto de la Sección Primera de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de fecha 29 de marzo de 2007, se admitió el recurso de casación.

Por providencia de fecha 7 de mayo de 2007 se acordó entregar copia de los escritos de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO y la Entidad Mercantil CAMPMANY OFICINA, S.A.) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudieran oponerse al recurso, lo que efectuaron con el siguiente resultado:

1. - El Procurador Don Antonio María Álvarez-Buylla Ballesteros, en representación de la Entidad Mercantil CAMPMANY OFICINA, S.A., en escrito presentado el día 8 de junio de 2007, expuso los razonamientos que creyó oportunos y lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

   Se sirva tener por presentado este escrito, admitirlo, y con él por formalizado, en tiempo y forma, el trámite que me ha sido conferido al respecto, con OPOSICIÓN a la estimación del recurso de casación formalizado de adverso y tras los trámites legales pertinentes dictar en su día sentencia por la que con desestimación integral del mismo y con imposición de costas a la recurrente se confirme en su integridad la sentencia de 2 de diciembre de 2005 de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Justicia de Madrid.

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2. - El Abogado del Estado, en escrito presentado el día 13 de junio de 2007, expuso, asimismo, los razonamientos que creyó oportunos y lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

   que por formulada oposición a la casación, dicte sentencia desestimando el recurso y con costas.

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Por providencia de fecha 13 de junio de 2008, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 24 de septiembre de 2008, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, Magistrado de la Sala.

Sobre el objeto del recurso de casación.

El presente recurso de casación se interpone contra la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 2 de diciembre de 2005, que desestimó el recurso contencioso- administrativo interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION contra las resoluciones del Director General de la Oficina de Patentes y Marcas del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 18 de octubre de 2002, que desestimaron los recursos de alzada formulados contra las precedentes resoluciones de 22 de octubre de 2001, que denegaron el registro de las marcas número 2.351.939, 2.351.940 y 2.351.941 "E SERVER" (mixtas), para distinguir, respectivamente, productos y servicios en las clases 9, 38 y 42 del Nomenclátor Internacional de Marcas.

Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.

La Sala de instancia fundamenta la declaración de conformidad a derecho de las resoluciones del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 18 de octubre de 2002, confirmatorias de las precedentes resoluciones de la Oficina registral de 22 de octubre de 2001, con base en las siguientes consideraciones jurídicas:

En el presente caso la Sala, valorando libre, racional y conjuntamente la prueba, entiende que entre la marca solicitada y las prioritarias opuestas existe una semejanza que no es pequeña respecto de los signos en liza, que unida a la coincidencia en los productos y servicios amparados, determina el riesgo de confusión en el consumidor. Así, sin dejar de reconocer el esfuerzo creativo de la recurrente en relación a la e que evoca el signo arroba, sin embargo no puede mantenerse que la presencia de ese logo formando parte de una marca integrada además por otros elementos gráficos o fonéticos, la hace distinta y por tanto permite su distinción de cualquier otra marca, por más que entre la marca que incorpore el logo y las opuestas existan otros elementos gráficos o denominativos idénticos o semejantes; una afirmación así no es de recibo porque presupone algo que no está demostrado a saber, que cualquier consumidor de productos o servicios informáticos no solo es que conozca el elemento " e logo ", sino que además sabe que dicho elemento caracteriza solo y exclusivamente a los servicios y productos de la recurrente, afirmación que es aventurada; podrá sin duda defenderse la prioridad de la demandante respecto del signo " e logo ", que permitirá a ésta impugnar cuantos signos de otras marcas lo incorporen, pero lo que no es aceptable es que toda marca de la recurrente que incorpore ese logo del que es titular, va a ser siempre, por ese solo hecho, distinta de cualquier otra marca con la que coincida en el resto de los elementos que la integran, porque ello sería tanto como prescindir del hecho de que una marca es un conjunto de elementos gráficos y fonéticos, y que cuando se compara por el consumidor medio con otras marcas, el impacto psicológico en dicho consumidor es del conjunto, y no solo de alguno de sus elementos, de tal forma que es perfectamente posible que el consumidor en cuestión llegue a pensar que una marca que incorpore el elemento " e logo " y que además está formada por otros elementos, está relacionada o es igual que una marca anterior en la que, aunque no exista el logo, coincidan los demás elementos gráficos o fonéticos, produciéndose por tanto el riesgo de confusión o de asociación que el artículo 12.1 de la LM prohíbe.

Así pues, comparando en conjunto las marcas enfrentadas resultan semejantes en su aspecto fonético, por la coincidencia en todas ellas del término " server ", que por más que sea un vocablo del idioma inglés que significa " servidor " en el mundo de la informática, ello no impide considerar que lo que se pretende inscribir es una marca en España, y por tanto que ese vocablo inglés, aunque los consumidores de productos y servicios informáticos conocen el significado de ciertas palabras y expresiones en aquel idioma, no deja de ser una palabra de un idioma extranjero, y en esa medida puede considerarse de fantasía, como mantiene en estos casos el Tribunal Supremo, y ese término es el destacado en las marcas en liza, debiendo en este punto decirse que aunque la OEPM lo considera en las Resoluciones impugnadas de carácter débil, lo que no es exacto, porque si así fuera no podría luego afirmar que ese vocablo débil es el elemento que provoca el error en el consumidor, sin embargo la conclusión de la Oficina en cuanto a la semejanza de las marcas precisamente por la relevancia en el conjunto del vocablo referido es la correcta, y como es el elemento fuerte o destacado en el conjunto, el resto de los elementos no sirven para deshacer la semejanza entre las marcas, ni la " e-logo " en la marca denegada, ni la palabra " veinticuatro " o el número " 24 " en las prioritarias, que desempeñan a juicio de esta Sala un papel accesorio, como tampoco las diferencias gráficas lo hacen, porque aquí el diseño gráfico se limita a la configuración de las letras o a sus colores y nada más, es decir que no hay un dibujo o diseño específicamente distinto de las palabras que permita considerarlo al margen de los vocablos, y finalmente esta semejanza fonética en las marcas enfrentadas unida la coincidencia en los campos aplicativos, determina que conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, se produzca el riesgo de confusión que constituye el supuesto de hecho del artículo 12.1 de la LM.

Avala la conclusiones expuestas la jurisprudencia del Tribunal Supremo, de la que constituye ejemplo la Sentencia de la Sección 3ª de la Sala 3ª de fecha 25 de septiembre del año 2002 ( Recurso número 7171/1996 ), en la que se dice lo siguiente: " El motivo de casación debe rechazarse, pues la Sala de instancia ha valorado acertadamente la prohibición relativa del art. 12.1.a) de la Ley de Marcas. Hay que tener presente, como señala la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 29 de septiembre de 1998, que entre la similitud de los signos y la de los productos existe interdependencia, de tal forma que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas y a la inversa. Es indudable que en el caso presente la ya evidente semejanza entre los términos -"Herbal"/"Hierbal"-, se encuentra reforzada por la identidad de los productos que ambas amparan, de tal forma que el consumidor medio, esto es, persona dotada con un raciocinio y perspectivas normales que percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles -STJCE de 22 de junio de 1999 -, podrá caer en error sobre el origen del producto que adquiere....; Frente a lo dicho no tiene trascendencia que la marca aspirante sea mixta, pues además de ser prevalente el elemento denominativo, que es sobre el cual se difunde el producto, la flor con la que se adorna el diseño de la marca solicitada, por muy grande que sea, no logra diluir la percepción de aquel aspecto, ya que no consta que ésta sea notoria, en el sentido que se da a la notoriedad en la doctrina, esto es, elemento identificador del origen empresarial por los usuarios del producto. ", lo que conduce a la desestimación del Recurso

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Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION se articula en la formulación de tres motivos de casación:

En la formulación del primer motivo de casación, fundado al amparo del artículo 88.1 c) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por infracción de los artículos 33.1, 56.1 y 67.1 de la referida Ley de la jurisdicción contencioso- administrativa y de los artículos 216 y 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y los artículos 9, 24.1 y 120.3 de la Constitución, se denuncia que la sentencia recurrida incurre en un vicio de incongruencia omisiva como consecuencia de no haber resuelto las cuestiones básicas controvertidas en el proceso y por no resolver con respecto a los hechos probados ni a las reglas de la lógica y la razón, debido a que ha dejado de valorar la Decisión de la Oficina de Armonización en el Mercado Interior (OAMI) de 12 de septiembre de 2003, que ratificó la concesión de la marca comunitaria número 1.781.996 "E SERVER", rechazando la oposición formulada por la Entidad Mercantil CAMPMANY OFICINA, S.A., basada en la unidad de las marcas especiales "SERVER 24" (mixta) y "SERVER VEINTICUATRO".

El segundo motivo de casación, fundado al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso- administrativa, imputa a la sentencia recurrida la infracción del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo que lo interpreta, sobre la manera de establecer la comparación entre distintivos que le ha llevado a una valoración inadecuada de la relación existente entre las marcas confrontadas, al no tener en cuenta que el distintivo principal y dominante de la marca solicitada es el logotipo "E" de IBM, que es una marca líder en el mercado de la tecnología de la informática.

El tercer motivo de casación, que se formula al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso- administrativa, reprocha a la sentencia recurrida la infracción del artículo 20 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y de la jurisprudencia de este Tribunal Supremo formulada al respecto, por no reconocer la consecuencia jurídica derivada de que IBM es titular de la marca nacional número 1.573.156 "POWERSERVER", que es prioritaria respecto de las marcas registradas por la entidad mercantil CAMPMANY OFICINA, S.A.

Sobre el primer motivo de casación: la infracción de las normas reguladoras de la sentencia.

Procede desestimar el primer motivo de casación, puesto que consideramos que la Sala de instancia no ha incurrido en incongruencia omisiva, en infracción de las normas reguladoras de la sentencia establecidas en el artículo 67.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, que prescribe que las sentencias «decidirán todas las cuestiones controvertidas en el proceso», institucionalizando el principio procedimental de congruencia de las resoluciones judiciales en el orden contencioso-administrativo, ni de las contenidas en el artículo 218 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que concretiza las reglas de exhaustividad, congruencia y motivación de las sentencias, en cuanto que, aunque omite en su fundamentación jurídica aludir a la Decisión de la Oficina de Armonización en el Mercado Interior 1915/2003, de 12 de septiembre, que rechazó la oposición formulada al registro de la marca comunitaria número 1.781.996 "E- server", en las clases 9, 16, 37, 38 y 42, solicitada por INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION, cabe tener en cuenta que se trata de un precedente administrativo que no incide directamente en la resolución del litigio, en cuanto que dicho antecedente no tiene carácter vinculante para el órgano judicial.

Constatamos que la Sala de instancia no ha dejado imprejuzgada ninguna de las cuestiones jurídicas planteadas en el escrito de demanda, concernientes al derecho de prioridad que ostenta sobre el elemento "SERVER", debido al registro de la marca nacional número 1.573.156 "POWER SERVER", y a la naturaleza y características de los productos y servicios que designan las marcas solicitadas, pertenecientes al sector informático, que sería determinante de declarar la compatibilidad de las marcas confrontadas, al no producirse riesgo de confusión ni riesgo de asociación.

En efecto, la lectura de la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida desautoriza la afirmación de que la Sala de instancia ha incurrido en incongruencia omisiva o ex silentio, porque constatamos que el Tribunal resuelve de forma explícita el núcleo esencial de la controversia litigiosa, consistente en determinar si las marcas solicitadas números 2.351.939, 2.351.940 y 2.351.941 "E SERVER" (mixtas), para productos y servicios de las clases 9, 38 y 42 del Nomenclátor Internacional de Marcas, pueden acceder al registro por ostentar derechos prioritarios sobre el elemento "server", en aplicación del artículo 20 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y por no ser confundibles con las marcas oponentes, la marca número 1.663.961 "SERVER 24" y la marca número 2.038.842 "SERVER VEINTICUATRO" (mixta), por no ser de aplicación la prohibición de registro contenida en el artículo 12.1 a) de la referida Ley de Marcas.

En este sentido, procede recordar que, según una reiterada y consolidada doctrina del Tribunal Constitucional, expuesta en la sentencia 67/2007, de 27 de marzo, que se reitera, sustancialmente, en la sentencia constitucional 44/2008, de 10 de marzo, para que se pueda declarar que un órgano judicial vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, que garantiza el artículo 24.1 de la Constitución, que comprende el derecho a obtener una decisión razonada fundada en Derecho, por falta de respuesta a las cuestiones planteadas en los escritos rectores del proceso, es necesario la concurrencia de los siguientes requisitos:

Según dijimos en nuestra STC 52/2005, de 14 de marzo, "forma parte de la jurisprudencia sentada por este Tribunal sobre el derecho a la tutela judicial efectiva que determinados supuestos de falta de respuesta judicial a las cuestiones planteadas por las partes en el proceso constituyen denegaciones de justicia en sentido propio y aparecen por ello vedadas por el art. 24.1 CE. Tal lesión del derecho a la tutela judicial efectiva con trascendencia constitucional se produce, en esencia, cuando una pretensión relevante y debidamente planteada ante un órgano judicial no encuentra respuesta alguna, siquiera tácita, por parte de éste. No es el nuestro en tales casos un juicio acerca de 'la lógica de los argumentos empleados por el juzgador para fundamentar su fallo', sino sobre el 'desajuste externo entre el fallo judicial y las pretensiones de las partes' (SSTC 118/1989, de 3 de julio, FJ 3; 53/1999, de 12 de abril, FJ 3; 114/2003, de 16 de junio, FJ 3 ). Como recordaba recientemente la STC 8/2004, de 9 de febrero, se trata de 'un quebrantamiento de forma que... provoca la indefensión de alguno de los justiciables alcanzando relevancia constitucional cuando, por dejar imprejuzgada la pretensión oportunamente planteada, el órgano judicial no tutela los derechos o intereses legítimos sometidos a su jurisdicción, provocando una denegación de justicia' (FJ 4).

a) En la lógica de la cuestión fundamental no resuelta por el órgano judicial, constituye el primer requisito de la incongruencia omisiva que infringe el art. 24.1 CE el de que dicha cuestión fuera 'efectivamente planteada ante el órgano judicial en momento procesal oportuno' (STC 5/2001, de 15 de enero, FJ 4; también, entre otras, SSTC 91/1995, de 19 de junio, FJ 4; 206/1998, de 26 de octubre, FJ 2 ).

b) Debe reseñarse, en segundo lugar, que no se trata de cualquier cuestión, sino, en rigor, de una pretensión, de una petición que tiene lugar en el proceso en virtud de una determinada fundamentación o causa petendi. Como subrayaban las SSTC 124/2000, de 16 de mayo, y 40/2001, de 12 de febrero, 'el juicio sobre la congruencia de la resolución judicial presupone la confrontación entre su parte dispositiva y el objeto del proceso delimitado por referencia a sus elementos subjetivos -partes- y objetivos -causa de pedir y petitum. Ciñéndonos a estos últimos, la adecuación debe extenderse tanto al resultado que el litigante pretende obtener como a los hechos que sustentan la pretensión y al fundamento jurídico que la nutre' (FJ 3 en ambas).... [La constricción de la incongruencia omisiva relevante a la que tiene por objeto la pretensión procesal distingue estos supuestos de los que se suscitan por falta de respuesta a las alegaciones no sustanciales con las que se quiere avalar las pretensiones. Estos últimos supuestos no deben analizarse desde la perspectiva de la inexistencia de respuesta judicial, sino desde la menos rigurosa de la motivación de la misma...

c) Obvio es decir que el tercero de los requisitos de la incongruencia omisiva lesiva del derecho a la tutela judicial efectiva es la falta de respuesta del órgano judicial a la pretensión debidamente planteada por una de las partes en el proceso. Tal falta de respuesta no debe hacerse equivaler a la falta de respuesta expresa, pues los requisitos constitucionales mínimos de la tutela judicial pueden satisfacerse con una respuesta tácita, análisis éste que exigirá una cuidadosa y particularizada atención al tenor de la resolución impugnada (por todas, SSTC 91/1995, de 19 de junio, FJ 4; 56/1996, de 15 de abril, FJ 4; 114/2003, de 16 de junio, FJ 3 ). Para poder apreciar la existencia de una respuesta tácita tal -y, con ello, de una mera omisión sin trascendencia constitucional- 'es necesario que del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución pueda deducirse razonablemente no sólo que el órgano judicial ha valorado la pretensión deducida sino, además, los motivos fundamentadores de la respuesta tácita' (SSTC 1/2001, de 15 de enero, FJ 4; 141/2002, de 17 de junio, FJ 3 ). En tal sentido 'no se produce incongruencia omisiva prohibida por el art. 24.1 de la Constitución, cuando la falta de respuesta judicial se refiera a pretensiones cuyo examen venga subordinado a la decisión que se adopta respecto de otras pretensiones que, siendo de enjuiciamiento preferente, determinen que su estimación haga innecesario o improcedente pronunciarse sobre éstas, como ocurre en el ejemplo típico de estimación de un defecto formal que impida o prive de sentido entrar en la resolución de la cuestión de fondo' (STC 4/1994, de 17 de enero, FJ 2 )" (FJ 2)

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Y debe asimismo referirse, desde la perspectiva de poder considerar infringido el principio de congruencia, en razón de la naturaleza del recurso contencioso-administrativo, el distinto grado de vinculación del Juez contencioso-administrativo en orden a dar respuesta a las pretensiones deducidas por las partes, a los motivos de impugnación o a las argumentaciones jurídicas, según se declara en la sentencia constitucional 278/2006, de 27 de septiembre :

... debemos considerar que en todo proceso contencioso-administrativo la demanda incorpora necesariamente una pretensión en relación con la actuación administrativa impugnada (sea de declaración de disconformidad con el ordenamiento jurídico, de anulación del acto o resolución, de reconocimiento de una situación jurídica individualizada y adopción de medidas para su pleno restablecimiento, de condena o de cese de una actuación material, ex arts. 31 y 32 de la Ley de la jurisdicción contencioso administrativa: LJCA). Cualesquiera que sean, las pretensiones han de fundamentarse en concretos motivos aducidos en defensa de la ilegalidad de la actuación administrativa; pudiendo contraponer las partes demandadas, a su vez, motivos de oposición a las pretensiones. Finalmente, los motivos de impugnación o de oposición han de hacerse patentes al órgano judicial mediante las necesarias argumentaciones jurídicas.

Las anteriores consideraciones cobran particular relevancia en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa, en la cual es su propia norma reguladora la que ordena a los Tribunales de esta jurisdicción que fallen no sólo «dentro del límite de las pretensiones formuladas por las partes» sino dentro también «de los motivos que fundamenten el recurso y la oposición» (art. 33.1 LJCA ). Como afirmamos en la STC 100/2004, de 2 de junio (FJ 6 ), en el proceso contencioso-administrativo adquieren especial relevancia los motivos aducidos para basar la ilegalidad de la actuación administrativa (en el mismo sentido, las SSTC 146/2004, de 13 de septiembre, FJ 3; 95/2005, de 18 de abril, FJ 2.b; y 40/2006, de 13 de febrero, FJ 2 ).

Ahora bien, frente a la estricta vinculación del juzgador a las pretensiones de las partes, por el contrario su vinculación es sólo relativa en relación con los motivos de impugnación u oposición, pues el órgano judicial dispone de la facultad de introducir en el debate procesal motivos no apreciados por las partes, ya sea en el trámite de la vista o conclusiones (art. 65.2 LJCA ) o en el momento de dictar sentencia (art. 33.2 LJCA ), a salvo la prohibición de que el órgano judicial lleve a cabo por sí mismo la subsunción de los hechos bajo preceptos legales seleccionados por él ex novo con el objeto de mantener una sanción administrativa (STC 218/2005, de 12 de septiembre, FJ 4.c).

[...]

c) Por último, cuanto antecede no comporta que el Juez esté constreñido por las alegaciones y razonamientos jurídicos de las partes. A salvo las particularidades de las normas sancionadoras, el principio procesal plasmado en los aforismos iura novit curia y da mihi factum, dabo tibi ius permite al Juez fundar el fallo en los preceptos legales o normas jurídicas que sean de pertinente aplicación al caso, aunque no hayan sido invocadas por los litigantes, pudiendo así recurrir a argumentaciones jurídicas propias distintas de las empleadas por las partes, si conducen a aceptar o rechazar las pretensiones deducidas o los motivos planteados por las mismas (desde la inicial STC 20/1982, de 5 de mayo, FJ 2, hasta la más reciente STC 116/2006, de 24 de abril, FJ 8 )

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La proyección de la doctrina del Tribunal Constitucional expuesta al caso litigioso examinado, promueve la declaración de que la Sala de instancia no incurre en incongruencia omisiva o ex silentio, al constatarse que la fundamentación de la sentencia recurrida responde de forma precisa y pormenorizada a los argumentos jurídicos planteados en la demanda con carácter sustancial sobre la pertinencia de proceder al registro de las marcas solicitadas números 2.351.939, 2.351.940 y 2.351.941 "E SERVER" (mixtas), aunque no tome en consideración la existencia de la marca comunitaria número 1.781.996 "E SERVER", que evidencia que IBM ostenta derechos marcarios sobre el distintivo "e-logo server" en todo el territorio comunitario, incluida España, que se dedujo en la exposición de hechos expuestos en el escrito de demanda.

Resulta adecuado señalar la doctrina de esta Sala sobre la interdicción de que los órganos judiciales incurran en violación del principio de congruencia, que se engarza en el deber del juez de motivar las decisiones judiciales, que constituye una garantía esencial para el justiciable, como hemos señalado, mediante la cual es posible comprobar que la decisión judicial es consecuencia de la aplicación razonada del ordenamiento jurídico y no fruto de la arbitrariedad, y que impone, según se afirma en la sentencia constitucional 118/2006, de 24 de abril, no sólo la obligación de ofrecer una respuesta motivada a las pretensiones formuladas, sino que, además, ésta ha de tener contenido jurídico, según se expone en las sentencias de 4 de noviembre de 2005 (RC 428/2003), 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003) y 7 de junio de 2006 (RC 8952/2003 ):

El derecho fundamental a la motivación de las resoluciones judiciales que garantiza el artículo 24 de la Constitución, engarzado en el derecho a la tutela judicial efectiva, y que constituye el marco constitucional integrador del deber del juez de dictar una resolución razonable y motivada que resuelva en derecho las cuestiones planteadas en salvaguarda de los derechos e intereses legítimos que impone el artículo 120 de la Constitución, exige, como observa el Tribunal Constitucional en la Sentencia 8/2004, de 9 de febrero, acogiendo las directrices jurisprudenciales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sentencias de 9 de diciembre de 1994, Caso Hiro Balani contra España y Caso Ruíz Torija contra España), la exposición de un razonamiento suficiente, aunque no obligue al juez a realizar una exhaustiva descripción del proceso intelectual que le lleve a resolver en un determinado sentido ni le impone un concreto alcance o intensidad argumental en el razonamiento, de modo que el juez incurre en incongruencia cuando efectúa razonamientos contradictorios o no expresa suficientemente las razones que motivan su decisión, pero no cuando se puede inferir de la lectura de la resolución jurisdiccional los fundamentos jurídicos en que descasa su fallo.

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Conforme es doctrina de esta Sala, advertida en la sentencia de 10 de marzo de 2003 (RC 7083/1997 ), «el cumplimiento de los deberes de motivación y de congruencia se traduce, en síntesis, en una triple exigencia: de un lado, la exteriorización de un razonamiento que, siendo jurídico, por discurrir sobre aquello que en Derecho pueda ser relevante, se perciba como causa de la decisión a la que llega el juzgador; de otro, la extensión de tal razonamiento, explícita o implícitamente, a las cuestiones que, habiendo sido planteadas en el proceso, necesiten ser abordadas por depender de ellas la decisión; y, en fin, una decisión cuyo sentido abarque, inequívocamente, todas las pretensiones deducidas.».

Por ello, en aplicación de esta reiterada doctrina jurisprudencial, ponderando las circunstancias concurrentes, debemos concluir el examen del primer motivo de casación reconociendo que la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha respetado el principio de congruencia, en cuanto que resuelve la controversia litigiosa en los términos en que quedó planteado el debate, sin modificar ni alterar la causa petendi, la razón de pedir, y no ha dejado imprejuzgada la pretensión oportunamente planteada, por lo que no consideramos que se haya producido un desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones, lesivo del derecho a la tutela judicial efectiva que suponga una efectiva denegación de justicia.

Sobre el segundo y el tercer motivos de casación: la infracción de los artículos 12.1 a) y 20 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.

El segundo y el tercer motivos de casación, fundamentados en la infracción de los artículos 12.1 a) y 20 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que examinamos, por razones de lógica procesal, conjuntamente, deben ser estimados, al apreciarse que la Sala de instancia ha incurrido en error jurídico al no tomar en consideración en el juicio del riesgo de confundibilidad entre las marcas enfrentadas la prioridad registral de la marca nacional número 1.573.156 "POWERSERVER", que incluye el término "SERVER", respecto de las marcas oponentes, que debilita su capacidad obstativa, y que determina que las marcas enfrentadas puedan convivir pacíficamente en el mercado de los productos y servicios informáticos sin riesgo de confusión, ni la disimilitud existente debido al escaso carácter distintivo del vocablo "SERVER".

En efecto, estimamos que la Sala de instancia sustenta la declaración de incompatibilidad de las marcas enfrentadas en una aplicación inadecuada de la prohibición de registro contemplada en el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que dispone que «no podrán registrarse como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con la marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar riesgo de asociación con la marca anterior», que no tiene en cuenta el escaso carácter distintivo del vocablo "SERVER" (servidor en lengua española) para designar productos y servicios en el sector de la informática, que permite la concurrencia en el mercado de marcas que incluyen en su configuración dicho término, y que los signos enfrentados se distinguen suficientemente, desde una visión global o de conjunto, por su disimilitud denominativa, fonética, gráfica y conceptual.

Y debe significarse, acogiendo la doctrina jurisprudencial expuesta en las sentencias de esta Sala de 7 de julio de 2004 (RC 1630/2001) y de 2 de julio de 2008 (RC 7537/2005 ), que la Sala de instancia limita indebidamente los efectos de la prioridad registral que ostenta IBM sobre la marca nacional número 1.573.156 "POWERSERVER, en infracción de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, en relación con lo dispuesto en los artículos 11 y 12.1 a) del mencionado texto legal, puesto que el término "SERVER" no puede ser monopolizado en exclusiva por la entidad mercantil CAMPMANY OFICINA, S.A., cuando existe una marca prioritaria anterior de una denominación semejante que ampara productos similares, y que, por tanto, atendiendo a las circunstancias concurrentes en este supuesto, en razón de la coincidencia de los campos aplicativos, determina la debilidad de la capacidad obstativa de las marcas número 1.663.961 "SERVER 24" y número 2.038.842 "SERVER VEINTICUATRO", que han coexistido pacíficamente en el mercado relevante de la informática con la marca anterior, sin que se genere riesgo de confusión.

Por ello, esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo no comparte la ratio decidendi de la sentencia recurrida, en el extremo de la fundamentación jurídica que concluye en la declaración de incompatibilidad de las marcas enfrentadas, con base en la aplicación del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, por apreciar que la existencia de «semejanza no pequeña de los signos en liza», que «unido a la coincidencia de los productos y servicios amparados», genera riesgo de confusión y de asociación en los consumidores, puesto que devalúa la notoriedad del elemento figurativo "e" que evoca el símbolo arroba, que es el logo que identifica al titular de las marcas solicitadas IBM, reconocida como una de las empresas líderes en el sector de la informática a nivel global, que dada su posición central atrae la atención de los consumidores, y no toma en consideración las diferencias fonéticas y conceptuales que contribuyen a la diferenciación de los signos confrontados, que permite excluir todo riesgo de confusión y de asociación sobre el origen empresarial común.

Debe significarse que, conforme es doctrina de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, expuesta en la sentencia de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003 ), a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas por los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente, y de forma interdependiente, todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, tener en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado, y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado.

Debe precisarse que el riesgo de asociación, a que alude el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, conforme es doctrina reiterada de esta Sala, no constituye un concepto jurídico autónomo o un criterio alternativo desligado del examen valorativo de la identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual entre las marcas confrontadas, porque no es posible su apreciación si no existe por parte del público la percepción de un riesgo de confusión, de modo que se integra en el juicio de confundibilidad de las marcas, como variante o modalidad del riesgo de confusión indirecto, que contribuye a precisar el alcance de éste, y que impide que el consumidor pueda confundir el origen de las marcas atribuyéndolas a una misma empresa o a empresas vinculadas entre sí, al no poder caracterizarse de forma independiente, en sentido no relativo al origen de la procedencia empresarial de la marca, que constituiría una reducción injustificada de la libre competencia.

La conclusión jurídica que sustenta la Sala de instancia, al afirmar la incompatibilidad de las marcas opositoras, contradice la doctrina jurisprudencial de esta Sala, porque, según se advierte en la sentencia de 27 de noviembre de 2003, el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética, gráfica y conceptual, al evidenciarse en este supuesto que las marcas solicitadas son distinguibles por los consumidores pertinentes de las marcas oponentes, aunque designen productos y servicios similares en el sector de la informática.

El principio de especialidad, cuyo enunciado como principio rector del Derecho de Marcas que se desprende del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y, según se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) "exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado", y que requiere en el órgano juzgador que enjuicia la validez de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas la expresión de un juicio concreto y pormenorizado sobre el alcance de la coincidencia de los campos aplicativos, sin que sean adecuados meros pronunciamientos abstractos, que no valoren las circunstancias concurrentes ni examinen la documentación acompañada para fundamentar la pretensión de nulidad.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio, 13 de julio y 28 de septiembre de 2004, «a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.».

La concretización aplicativa del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, debe efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que en la comparación de las marcas opuestas en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.

En consecuencia, al estimarse el segundo y el tercer motivos de casación formulados, procede declarar haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION contra la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 2 de diciembre de 2005, dictada en el recurso contencioso-administrativo 136/2003, que casamos.

Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95.2 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, atendiendo a la fundamentación jurídica expuesta, este Tribunal Supremo, asumiendo las funciones jurisdiccionales de Sala de instancia, aprecia que no concurren los presupuestos de prohibición de registrabilidad a que alude el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, en relación con las marcas solicitadas, por lo que procede estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION contra las resoluciones del Director General de la Oficina de Patentes y Marcas del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 18 de octubre de 2002, que desestimaron los recursos de alzada planteados contra las precedentes resoluciones de 22 de octubre de 2001, que acordaron denegar la inscripción de las marcas naciones número 2.351.939, 2.351.940 y 2.351.941 "E SERVER" (mixtas), para amparar productos y servicios en clases 9, 38 y 42 del Nomenclátor Internacional de Marcas, que se declaran nulas, por no ser conformes a Derecho, declarando, en consecuencia, la concesión del registro de las referidas marcas.

Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, no procede efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en primera instancia, ni las originadas en el presente recurso de casación.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución.

Declarar haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION contra la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 2 de diciembre de 2005, dictada en el recurso contencioso-administrativo 136/2003, que casamos.

Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION contra las resoluciones del Director General de la Oficina de Patentes y Marcas del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 18 de octubre de 2002, que desestimaron los recursos de alzada planteados contra las precedentes resoluciones de 22 de octubre de 2001, que acordaron denegar la inscripción de las marcas naciones número 2.351.939, 2.351.940 y 2.351.941 "E SERVER" (mixtas), para amparar productos y servicios en clases 9, 38 y 42 del Nomenclátor Internacional de Marcas, que se declaran nulas, por no ser conformes a Derecho, declarando, en consecuencia, la concesión del registro de las referidas marcas.

No efectuar expresa imposición de las costas procesales ocasionadas en primera instancia ni de las originadas en el presente recurso de casación.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Fernando Ledesma Bartret.- Manuel Campos Sánchez-Bordona.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.- Óscar González González.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.