STS 1347/2006, 21 de Diciembre de 2006

1.- El Procurador D. Francisco Botia Llamas, en nombre y representación de la entidad Pepe (U.K.) LTD, interpuso demanda de juicio ordinario de menor cuantía ante el Juzgado de Primera Instancia Número Siete de Murcia, siendo parte demandada la entidad Liwe Española S.A. y las ignoradas personas fabricantes y distribuidoras de prendas de vestir con la marca denominativa PEPE PARDO, alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "en la que se contengan los siguientes pronunciamientos: A) Que la marca denominativa PEPE PARDO núm. 1.322.905 es nula, ordenándose su cancelación en la Oficina Española de Patentes y Marcas; B) Que la solicitud de registro de marca internacional nº 594626 PEPE PARDO en Benelux, Italia, Alemania, Francia y Portugal, la cual se basa en la marca denominativa núm. 1.322.905 PEPE PARDO, es nula. C) Que la solicitud reiterada de marcas PEPE unida a una o varias palabras (exceptuadas las marcas de la demandada: Marca mixta PEPE PARDO nº 1.697.677; Marca mixta PEPE PARDO nº 1.697.678; Marca mixta PEPE PARDO nº 1.697.679; Marca mixta PEPE PARDO nº 1.679.680; Marca mixta PEPE PARDO nº

1.697.681; Marca mixta PEPE PARDO nº 1.705.391; Marca mixta PEPE PARDO nº 1.773.362; Marca mixta PEPE PARDO nº 1.773.363; por ser objeto de otro proceso) por la demandada seguida dicha palabra de otros vocablos para clase 25ª constituye un acto de competencia desleal; D) Que LIWE ESPAÑOLA S.A. carece de derecho de utilizar para distinguir sus productos la denominación PEPE por resultar dicha denominación confundible e incompatible con las marcas prioritarias y notorias de mi principal y su nombre comercial; E) Condenar a LIWE ESPAÑOLA, S.A. a abstenerse de usar y solicitar marcas PEPE seguidas de otros vocablos para su uso con productos de clase 25ª o conexas, exceptuadas las marcas de la demandada núm. 1.697.677,

1.697.678, 1.697.679, 1.679.680, 1.697.681, 1.705.391, 1.773.362, 1.773.363, por ser objeto de otro proceso;

F) Condenar solidariamente a los demandados que se opusieran en las costas de juicio.".

2. - El Procurador D. José Augusto Hernández Foulquie, en nombre y representación de la entidad "Liwe Española, S.A.", contestó a la demanda alegando los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia desestimando íntegramente la demanda con expresa imposición de las costas a la parte actora en virtud de lo dispuesto en el art. 523 LEC.

3. - Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas a los autos, las partes evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de 1ª Instancia Número Siete de Murcia, dictó Sentencia con fecha 6 de marzo de 1.998, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Apreciar la excepción de cosa juzgada en el presente juicio, absolviendo a los demandados de los pedimentos en su contra y con expresa condena en costas de la demandante.".

Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación de la entidad Pepe UK, LTD, la Audiencia Provincial de Murcia, Sección Tercera, dictó Sentencia con fecha 27 de septiembre de 1.999, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la mercantil PEPE U.K. LIMITED contra la sentencia de fecha 6 de marzo de 1.998 dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de Murcia en autos de juicio de Menor Cuantía núm. 266/96, Rollo de apelación núm. 394/98, debemos REVOCAR Y REVOCAMOS aquella resolución en el sentido de no apreciación de la excepción de cosa jugada, entrando a conocer del fondo del asunto y desestimando la demanda entablada por la mercantil actora, se absuelve a la demandada de los pedimentos formulados en su costas, con expresa imposición de las costas de primera instancia a la demandante y sin hacer expreso pronunciamiento en cuanto a las de esta alzada.".

1.- El Procurador D. Javier Vázquez Hernández, en nombre y representación de la entidad "Liwe Española, S.A.", interpuso recurso de casación respecto la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Murcia, Sección Tercera, de fecha 27 de septiembre de 1.999, con apoyo en los siguientes motivos, MOTIVOS DEL RECURSO: PRIMERO.- Al amparo del nº 4º del art. 1.692 de la LEC se alega infracción del art. 1.252 del Código Civil y jurisprudencia aplicable al caso. SEGUNDO.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Marcas, el art. 3.1 del Código Civil y jurisprudencia aplicable al caso. TERCERO.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción del art. 21 de la Ley de Competencia Desleal y la Jurisprudencia aplicable al caso.

2. - El Procurador D. Salvador Ferrandis y Alvarez de Toledo, en nombre y representación de la entidad Pepe (UK) LTD, interpuso recurso de casación respecto la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Murcia, Sección Tercera, de fecha 27 de septiembre de 1.999, con apoyo en los siguientes motivos, MOTIVOS DEL RECURSO: PRIMERO.- Al amparo del nº 4º del art. 1.692 de la LEC se alega infracción del art. 372 del mismo Texto Legal. SEGUNDO.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción del art. 1.218 del Código Civil y arts. 3 y 30 de la Ley de Marcas. TERCERO.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción del art. 11 de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de Marcas. CUARTO.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción por inaplicación del principio general del derecho "venire contra factum propium non valet". QUINTO.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción del art. 12 de la Ley de Marcas 32/1.988, de 10 de noviembre y jurisprudencia que lo interpreta. SEXTO.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción por falta de aplicación del art. 13 de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de Marcas, y art. 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1.883, y la jurisprudencia que los interpreta.

3. - Admitidos los recursos y evacuado el traslado conferido, el Procurador D. Salvador Ferrandis Alvarez de Toledo, en representación de la entidad "Pepe (UK) LTD", y el Procurador D. Javier Vázquez Hernánde, en nombre de la entidad "Liwe Española, S.A.", presentaron respectivos escritos de impugnación a los recursos formulados de contrario.

4. - No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 7 de diciembre de 2.006, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JESÚS CORBAL FERNÁNDEZ

El objeto de la casación que se examina se circunscribe a examinar si procede declarar la nulidad de la marca PEPE PARDO núm. 1.322.905 por concurrir el riesgo de confusión - asociación- con las marcas de la actora que estima deben prevalecer respecto de la mencionada perteneciente a la entidad demandada.

Por la entidad mercantil PEPE (U.K.) LTD se dedujo demanda el 8 de abril de 1.996 frente a la también entidad mercantil LIWE ESPAÑOLA S.A. y las ignoradas otras personas fabricantes, licenciatarias o comercializadoras del signo distintivo denominativo "PEPE PARDO" solicitando los siguientes pronunciamientos: A) Que la marca denominativa PEPE PARDO núm. 1.322.905 es nula, ordenándose su cancelación en la Oficina Española de Patentes y Marcas; B) Que la solicitud de registro de marca internacional nº 594626 PEPE PARDO en Benelux, Italia, Alemania, Francia y Portugal, la cual se basa en la marca denominativa núm. 1.322.905 PEPE PARDO, es nula. C) Que la solicitud reiterada de marcas PEPE unida a una o varias palabras (exceptuadas las marcas de la demandada: Marca mixta PEPE PARDO nº 1.697.677; Marca mixta PEPE PARDO nº 1.697.678; Marca mixta PEPE PARDO nº 1.697.679; Marca mixta PEPE PARDO nº 1.697.680; Marca mixta PEPE PARDO nº 1.697.681; Marca mixta PEPE PARDO nº

1.705.391; Marca mixta PEPE PARDO nº 1.773.362; Marca mixta PEPE PARDO nº 1.773.363; por ser objeto de otro proceso) por la demandada seguida dicha palabra de otros vocablos para clase 25ª constituye un acto de competencia desleal; D) Que LIWE ESPAÑOLA S.A. carece de derecho de utilizar para distinguir sus productos la denominación PEPE por resultar dicha denominación confundible e incompatible con las marcas prioritarias y notorias de mi principal y su nombre comercial; E) Condenar a LIWE ESPAÑOLA, S.A. a abstenerse de usar y solicitar marcas PEPE seguidas de otros vocablos para su uso con productos de clase 25ª o conexas, exceptuadas las marcas de la demandada núm. 1.697.677, 1.697.678, 1.697.679, 1.679.680,

1.697.681, 1.705.391, 1.773.362, 1.773.363, por ser objeto de otro proceso.

La Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia nº 7 de Murcia de 6 de marzo de 1.998, dictada en los autos de juicio de menor cuantía núm. 266 de 1.996, aprecia la excepción de cosa juzgada, por lo que desestima la demanda y absuelve a los demandados.

La Sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de la misma Capital de 27 de septiembre de 1.999, recaída en el Rollo núm. 266 de 1.996, estima parcialmente el recurso de apelación de PEPE U.K. LIMITED, en el sentido de dejar sin efecto la apreciación de la excepción de cosa juzgada, y, entrando a conocer del fondo del asunto, desestima la demanda entablada por la mercantil actora y absuelve a la demandada de los pedimentos formulados en su contra.

Contra dicha Sentencia se formularon dos recursos de apelación. El primero, de LIWE ESPAÑOLA S.A., se articula en tres motivos, todos ellos al amparo del número cuarto del art. 1.692 LEC, en los que respectivamente se denuncia infracción del art. 1.252 CC y jurisprudencia aplicable (motivo primero), de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Marcas de 1.988, art. 3.1 del Código Civil y jurisprudencia aplicable (motivo segundo), y del art. 21 de la Ley de Competencia Desleal y jurisprudencia aplicable al caso (motivo tercero). El segundo recurso lo interpuso la actora PEPE (UK) LTD articulado en seis motivos, todos ellos al amparo del ordinal cuarto del art. 1.692 LEC, en los que respectivamente denuncia infracción de los arts. 372 LEC (motivo primero), 1.218 CC y 3 y 30 de la Ley de Marcas 32/1.988, de 10 de noviembre (motivo segundo), 11 de la LM (motivo tercero), principio general del derecho "venire contra factum proprium non valet" (motivo cuarto), art. 12 LM (motivo quinto) y art. 13 LM y 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1.883, y jurisprudencia que los interpreta (motivo sexto).

RECURSO DE LIWE ESPAÑOLA, S.A.

Los tres motivos del recurso de casación de LIWE ESPAÑOLA, S.A. se refieren a excepciones no admitidas en la Sentencia de la Audiencia -el primero a la de cosa juzgada, y los otros dos a la de prescripción de las acciones de nulidad de marca y de competencia desleal-. Sin embargo ocurre que dicha entidad demandada fue absuelta por no estimarse ninguna de las pretensiones de la actora por razones de fondo. Como consecuencia de ello falta la legitimación para recurrir, puesto que el recurso de casación sólo puede entablarse por quienes, habiendo sido actores o figurado como demandados en el juicio de que traiga causa, puedan resultar perjudicados por la Sentencia o resolución recurrida (art. 1.691 LEC), y ningún perjuicio se deriva para la demandada de la Sentencia que impugna, dado que es tanto más beneficiosa la absolución en el fondo que la que pudiere resultar del acogimiento de las excepciones. Por consiguiente, ni hay desestimación de pretensión alguna, ni cabe fundamentar el recurso en la desestimación de una excepción, cuya naturaleza es simplemente la de tratar de enervar la acción, sin que suponga el reconocimiento de un derecho autónomo. En la casación civil, a diferencia de la penal (art. 861, párrafo cuarto, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), no se admite la posibilidad de la adhesión, sin que quepa la utilización de la vía del recurso principal para obtener la misma finalidad, porque supondría amparar el fraude, y sin que sea imaginable una eventual indefensión porque las excepciones de que se trata ineludiblemente tendrían que ser examinadas por el tribunal en funciones de instancia (art. 1.715.1.3ª LEC), caso de anularse la Sentencia de la Audiencia en virtud del recurso de la contraparte.

La declaración de no haber lugar al recurso de casación que se examina conlleva la condena en cosas de la parte recurrente (art. 1.715.3 LEC ).

RECURSO DE CASACION DE PEPE (UK) LTD

En la demanda de la entidad mercantil PEPE (UK) LTD se ejercitan acciones de nulidad de la marca 1.322.905 PEPE PARDO con base en los arts. 12.1,a) y 13,a ) y c), en relación con los arts. 30 y 48 y Disposición Transitoria 2ª , todos ellos de la Ley de Marcas 32/1.988, de 10 de noviembre, y las acciones de competencia desleal de los arts. 5 (cláusula general), 6 (actos de confusión) y 11 (actos de imitación), en relación con el 1, de la Ley de Competencia Desleal de 10 de enero de 1.991. Todas las acciones fueron desestimadas, sin embargo en ninguno de los motivos del recurso de casación se hace referencia a las acciones de competencia desleal, por lo que hay que entender firme el pronunciamiento desestimatorio de la sentencia recurrida relativo a las mismas.

Por otra parte, los motivos tercero y cuarto deben ser rechazados e plano pues hacen referencia a la prohibición absoluta del art. 11.1,a) LM cuya acción de nulidad no se ejercitó en la demanda, por lo que su planteamiento en casación implica una cuestión nueva, que vulnera los principios de preclusión -"lite pendente nihil innovetur"-, contradicción y defensa, por lo que su planteamiento está vedado en casación.

En el motivo primero se aduce, al amparo del ordinal cuarto del art. 1.692 LEC, infracción del art. 372 de la Ley de Enjuiciamiento Civil porque, -se afirma-, al prescindir la resolución recurrida de consignar los hechos probados, se crea a la parte recurrente evidente indefensión por cuanto que en casación no puede realizarse una nueva valoración de las distintas pruebas practicadas, y se incide en arbitrariedad por las consecuencias a que se hará referencia en los posteriores motivos.

El motivo se desestima por las razones siguientes.

Desde el punto de vista del rigor formal, connatural a la casación, el motivo incurre en el defecto de ampararse en el ordinal cuarto del art. 1.692 LEC, el cual no permite incardinar la infracción de normas procesales como la del art. 372 LEC, pero además, y ello es especialmente transcendente, no tiene en cuenta que, según entiende y solicita en el suplico del recurso, el efecto de la infracción procesal que aduce es el de la "nulidad de la sentencia recurrida con reposición de las actuaciones al momento anterior a dictar sentencia", y, obviamente, para conseguir tal resultado no es cauce casacional adecuado el del ordinal cuarto, cuya estimación supone la asunción de la instancia (art. 1.715.1,3ª LEC), ni siquiera el del inciso primero del ordinal tercero del mismo art. 1.692, que conduce a la misma consecuencia procesal, sino el del inciso segundo del ordinal tercero, cuyo efecto sí es el de "mandar reponer las actuaciones al estado y momento en que se hubiera incurrido en la falta", de conformidad con el apartado 1,2º del art. 1.715 LEC.

También se desestima el motivo en la perspectiva sustancial porque la alegación de falta de motivación no se ajusta a la verdad. Lo que sucede es que la sentencia recurrida niega que se hayan probado concretas afirmaciones fácticas que convienen a la actora, y por otro lado estima acreditados ciertos hechos con remisión probatoria suficiente (como cuando dice que "se evidencia en los pleitos que han precedido al que nos ocupa"), y ello, aunque parco, no supone falta de motivación, pues las referencias que se hacen son bastantes en orden a expresar la raíz causal del fallo y permitir su impugnación en casación.

Finalmente debe tambíén señalarse que la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva no es, en el proceso, unilateral sino bipolar, en cuanto afecta a las dos partes, lo que se traduce, en el caso, en que no es técnica admisible limitarse a alegar una falta de motivación de hechos probados sin concretar cuales son los relevantes para las pretensiones ejercitadas que se omiten o dejan en la incertidumbre, pues con la remisión genérica que se hace en el motivo se crea indefensión para la otra parte y se dificulta la respuesta casacional, la cual responde a una estructura distinta, en armonía con la naturaleza y función de la casación, de la de los recursos ordinarios. Y la apreciación expuesta es tanto más transcendente en el supuesto que se enjuicia por la indefinición e imprecisión con que, en buena medida, se manifiesta la demanda.

En el motivo segundo se alega error de derecho en la valoración de la prueba documental a tenor de lo dispuesto en el art. 1.218 del Código Civil y consiguiente infracción de lo dispuesto en los arts. 3 y 30 de la Ley de Marcas . En el cuerpo del motivo se alega también infracción del art. 1.225 CC.

El motivo se desestima.

Con independencia de que se mezclan en el motivo temas probatorios con sustantivos, lo que no es dable hacer en casación, y que se citan artículos que tienen varios párrafos sin indicar cual se considera infringido, lo que asimismo constituye una infracción casacional, en cualquier caso procede decir que, habida cuenta la relación que se establece entre los documentos que se mencionan, el mismo derecho de exclusiva que la parte actora pueda tener respecto de sus marcas registradas, de conformidad con los arts. 3º.1 y 30.1 LM 32/1.988, lo tiene también la parte demandada respecto de la suya, por lo que la exclusión de esta última del registro sólo podrá tener lugar con base en alguna de las causas que puedan dar lugar a su cancelación, a cuyo efecto el contenido del motivo resulta insuficiente.

En el motivo quinto se alega infracción por violación, falta de aplicación, del art. 12 de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de Marcas y de la Jurisprudencia que lo interpreta.

El motivo no puede prosperar. La entidad actora pretende que la utilización del vocablo PEPE en una marca de la Clase 25ª del Nomenclátor le corresponde en exclusiva, y por ende no caben en el Registro marcario otras marcas que lleven dicho signo denominativo. A tal fin trata de expulsar de aquél mediante la acción de nulidad la marca PEPE PARDO núm. 1.322.905 perteneciente a la demandada. La actora no precisa o define adecuadamente en la demanda si el contraste para verificar la confundibilidad ha de referirse a la que dice marca notoria a nivel mundial PEPE, o a la marca DON PEPE núm. 413.547 que registrada en el año 1.964 fue adquirida posteriormente por la entidad aquí recurrente. Dado los términos de la demanda -dice bajo la rúbrica "prioridad del signo para prendas de vestir" que "PEPE, o más exactamente DON PEPE, que es una misma realidad, constituye en derecho español una marca registrada núm. 413.547 desde enero de 1.964, hoy propiedad de mi mandante"-, la confrontación debería hacerse sólo con DON PEPE, que es de concesión más antigua que PEPE PARDO núm.1.322.905 (concedida en el año 1.991), pues las otras que llevan el elemento PEPE son posteriores, sin que quepa discurrir acerca de otras prioridades porque no encajan en el precepto que se examina (art. 12.1,a) LM), ni quepa hablar de marcas derivadas, cuyo tema ni aparece planteado adecuadamente (art. 9º.1 LM) como objeto de debate, ni concurre. Sin embargo, la sentencia recurrida confronta los signos denominativos PEPE y PEPE PARDO, y entiende que este último goza de un elemento diferencial claro respecto del de la actora de suerte que el consumidor no es inducido a error o confusión respecto al origen de lo que adquiere, y añade que no se da semejanza fonética para cuya apreciación la comparación debe hacerse teniendo en cuenta la titularidad de los elementos integrantes.

El art. 12.1,a) de la LM 32/1.988 establece que "no podrán registrarse como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior", y en el art. 13,a ) se dispone que no podrán registrarse como marcas "el nombre, apellidos, seudónimo o cualquier otro medio que identifique al solicitante del registro de la marca, siempre que los mismos estén incursos en algunas de las prohibiciones contenidas en el art. 12 ".

La apreciación de la similitud o semejanza en relación con el riesgo de confundibilidad directo o indirecto -asociación (misma procedencia empresarial)- corresponde en principio a los juzgadores de instancia -primera instancia y apelación-, cuya apreciación fáctica sólo es atacable por error en la valoración de la prueba, en tanto la jurídica se somete a un criterio de buen sentido. Así lo viene entendiendo la doctrina jurisprudencial en la que se indica que, para apreciar el riesgo de confusión, la semejanza ha de tener entidad suficiente para inducir a error o confusión a los consumidores (SS. 20 de octubre de 1.998, 28 de julio de 2.006 ), y asimismo señala que, en casación, tiene que respetarse el examen comparativo y analítico hecho por la resolución recurrida mientras no se demuestre que la decisión es contraria al criterio del buen sentido (SS. 20 de marzo de

1.998, 20 de julio y 21 de noviembre de 2.000, 27 de marzo y 26 de junio de 2.003, 26 de enero y 20 de febrero de 2.006 ). La verificación casacional de la apreciación del juzgador "a quo" se circunscribe, en la perspectiva de la "questio iuris" -al referirse a conceptos jurídicos indeterminados-, al control de la razonabilidad -criterio de buen sentido- y sujeción a las pautas que, según los distintos tipos y circunstancias de las marcas, sienta la doctrina jurisprudencial (SS. 26 de enero y 28 de julio de 2.006 ).

Planteado el conflicto en la comparación fonética, o simple prosodia, no se aprecia entre las marcas confrontadas el riesgo de que el público -consumidor medio normalmente informado y responsablemente atento y perspicaz que no se detiene a descomponer los elementos de una denominación compuesta- pueda creer que los correspondientes productos proceden de la misma empresas, o empresas vinculadas, por lo que la apreciación de la instancia es razonable, aunque la argumentación sea excesivamente parca. Y por esta razón procede complementar su juicio jurisdiccional.

Desde una primera perspectiva debe señalarse que la problemática de la adición de palabras, o utilización de nombres y apellidos, no puede ser objeto de una respuesta unitaria, y es preciso tener en cuenta los vocablos utilizados y las circunstancias concurrentes, porque el criterio esencial para determinar la compatibilidad, y por consiguiente la convivencia en el mercado sin error del consumidor, es la visión o audición del conjunto que no se entretenga en descomponer de forma desmesuradamente minuciosa los elementos confrontados ni descienda a disquisiciones léxico- gramaticales. Con relación a un supuesto similar al que se examina, en el que litigaban la misma parte actora PEPE (UK) LTD. y otro demandado en relación con el signo PEPE CATALA, con la coincidencia de que también el vocablo añadido a PEPE correspondía al apellido del titular de la marca, la Sentencia de 28 de julio de 2.006 admitió la compatibilidad, y declara (con cita de las Sentencias de 13 de diciembre de 1.963, 13 de noviembre de 1.965 y 13 de mayo de 1.996 ) que "cuando un nombre propio está ya registrado en el Registro de la Propiedad Industrial -Oficina Española de Patentes y Marcas- a favor de determinada persona no puede utilizarse libremente, pero sí unido a otras palabras de fantasía que lo hagan distinguirse suficientemente para evitar toda confusión y competencia ilícita con quien logró el acceso al Registro". En el mismo sentido, en el caso, el añadido PARDO distingue suficientemente no sólo de DON PEPE sino tambien de PEPE.

Desde otra perspectiva es preciso detener la atención en si en la expresión compuesta hay un elemento que destaque, y pueda inducir al error de los consumidores, pues al respecto tiene dicho esta Sala que "cuando alguno o algunos de los elementos que, utilizados por la marca, tiene especial eficacia individualizadota, es este particular elemento el que por la peculiaridad singularizante del producto común, ha de ser preferentemente contemplado, para decidir si la marca discutida puede provocar confusión en el tráfico a costa de la prioritaria" (SS. 9 de mayo de 1.983, 30 de abril de 1.986, 23 de octubre de 1.987, 16 de abril de 1.989, 2 de abril de 1.990, 3 de junio de 1.991 ). En el caso no se aprecia que la palabra PEPE tenga el carácter de predominante con plena eficacia individualizadora. No es sólo que el añadido (apellido) PARDO atribuya a la denominación de que se trata una sustantividad propia, sino que lo que quita relieve a PEPE como elemento principal, distintivo o dominante, es la amplia utilización del nombre Pepe, como hipocorístico de José, en la sociedad española, hasta el punto de que en el comportamiento colectivo -usos sociales- y lenguaje diario se menciona a los aludidos para designarlos o identificarlos con el añadido del apellido; y, por ello, no es extraña la proliferación de la "fórmula" compuesta para designar marcas, incluso dentro de la misma clase del Nomenclátor. De lo expuesto se deduce la diferencia significativa entre las marcas de las entidades actora y demandada, y la inaplicabilidad AL CASO de la jurisprudencia expresada.

Por todo ello, el motivo se desestima.

En el motivo sexto se alega infracción del art. 13 de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre de marcas, y 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de

1.883, y la Jurisprudencia que los interpreta. En el cuerpo del motivo se razona que la sentencia recurrida infringe lo dispuesto en el art. 13.c) de la LM al permitir que la sociedad demandada distinga sus productos con marcas que incluyan la notoriamente conocida de la actora, lo que evidentemente constituye un inadmisible aprovechamiento de la reputación ajena, y añade que el art. 6 bis del Convenio de la Unión de París dispone la necesidad de invalidar y prohibir el uso de las marcas confundibles con otra prioritaria y notoria utilizada para productos idénticos o similares, especificando que lo mismo ocurrirá cuando la reproducción se verifique en la parte esencial de la marca, lo que en el caso -se dice- ocurre con la denominación PEPE que es elemento principal de las marcas de las partes.

El motivo tampoco se estima.

La sentencia recurrida rechaza la causa de nulidad del art. 13.c), en relación con el 48, de la LM argumentando que la mera coincidencia de la palabra "Pepe" no puede entenderse que fuere buscada de propósito, sino que es una consecuencia de la pretensión de registrar un nombre propio (el del Presidente del Consejo de Administración de "Liwe Española, S.A.") como una denominación genérica, no constituyendo una actividad creadora del solicitante, sino mera utilización de algo que ya existe en la realidad.

La apreciación que efectúa la sentencia recurrida es razonable. No hay base para entender que se produjo el supuesto normativa de la prohibición relativa en que se basa la acción de nulidad, ni respecto de PEPE, ni de DON PEPE. Además, el signo denominativo PEPE no se hallaba registrado cuando se registró PEPE PARDO, y ni siquiera hay constancia de que, al tiempo del registro de éste, el signo PEPE fuera notoriamente conocido en España, y, con independencia de quien tenga más notoriedad o reputación (sobre lo que la parte demandada señala documentación obrante en las actuaciones en orden a poner de relieve el superior conocimiento público de su marca respecto de las de la actora, y singularmente respecto de PEPE y de DON PEPE), resulta significativo, por un lado, que la demandante no haya hecho valer al registrar la marca PEPE la posibilidad que brinda el art. 3.2 LM (SS. 21 de julio de 2.000, 11 de noviembre y 22 y 30 de diciembre de 2.005 y 23 de febrero de 2.006 ), y, sobre todo, que en litigios anteriores sostenidos entre las mismas partes, relativos a la representación gráfica de PEPE PARDO y en la perspectiva de la competencia desleal, no se haya cuestionado el signo denominativo si los dos términos del mismo se utilizaban con la misma grafía, apreciación que dio lugar a la estimación por la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia de la excepción de cosa juzgada, y que, si bien no se valoró en la misma medida (posiblemente otra cosa habría ocurrido de ser aplicable el art. 400 de la LEC 2.000) en la Sentencia de la Audiencia Provincial, entendiendo que aquí se planteaba un tema de nulidad de marca, y, en el anterior, de competencia desleal, sin embargo la circunstancia expresada era significativa, y por ello fue tomada en cuenta por el juzgador "a quo" cuando en el fundamento tercero, a propósito del examen de fondo, se refiere a "como se evidencia en los pleitos que ha precedido al que nos ocupa".

Por todo ello, el motivo decae. OCTAVO.- La desestimación de todos los motivos conlleva la declaración de no haber lugar al recurso de casación y la condena de la parte recurrente PEPE (UK) LTD. al pago de las costas causadas, de conformidad con el art. 1.715.3 LEC.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

Que declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Procurador Dn. Javier Vázquez Hernández en representación procesal de la entidad mercantil LIWE ESPAÑOLA, S.A. contra la Sentencia dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia el 27 de septiembre de 1.999

, en el Rollo núm. 394 de 1.998, dimanante de los autos de juicio de menor cuantía núm. 266 de 1.996 del Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de la misma Capital, y condenamos a la parte recurrente al pago de las costas causadas.

Asimismo declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Procurador Dn. Salvador Ferrandis y Alvarez de Toledo en representación procesal de la entidad mercantil PEPE (U.K.) LTD contra la Sentencia de la Audiencia Provincial expresada en el apartado anterior, y condenamos a la parte recurrente al pago de las costas causadas en el recurso.

Publíquese esta resolución con arreglo a derecho, y devuélvanse a la Audiencia los autos originales y rollo de apelación remitidos con testimonio de esta resolución a los efectos procedentes.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Jesús Corbal Fernández.- Vicente Luis Montés Penadés.- Clemente Auger Liñán.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jesús Corbal Fernández, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.