Tribunal supremo y otros tribunales
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO NÚM. 31/2006, DE 26 DE ENERO
(Sala de lo Civil, Sección 1.a)
Riesgo de confusión entre la marca prioritaria «Ribereño» y las marcas «Granri-beño» y «Valribeño»: existencia:
La doctrina del TS relativa al artículo 12.1.a) de la LM de 1988 (prohibición relativa de registro basada en la existencia de riesgo de confusión con una marca prioritaria) es que al no establecer la Ley reglas precisas y concretas en orden a las denominaciones semejantes, en materia de marcas, ha de ser el Tribunal el que ha de fijar en cada caso su criterio mediante el estudio analítico y comparativo en la instancia que ha de respetarse mientras no se demuestre que sus decisiones son contrarias al buen sentido.
La semejanza, en cuanto cualidad de relación entre dos cosas, que es tomada en cuenta por la Ley para prohibir la utilización de una de ellas cuando produce un efecto de confundibilidad, como sucede con la norma marcaría, constituye un concepto jurídico indeterminado, que, si bien es susceptible de una cierta verificación casacional, ésta se configura en torno a dos aspectos, a saber, la razonabi-lidad de la apreciación — criterio de buen sentido— y sujeción a las pautas que, según los distintos tipos y circunstancias de las marcas, sienta la doctrina jurisprudencial. Entre dichas pautas destaca la prevalencia del elemento fonético y la consideración de que las marcas en litigio tengan por objeto productos idénticos, y en tal sentido se viene diciendo que el estudio de la «semejanza» ha de hacerse atendiendo no sólo a la semejanza en sí entre elementos fonéticos y gráficos de los signos o vocablos que designan a las marcas de cuya comparación se trata, sino también en función de todas aquellas circunstancias que en conexión con el signo expresivo de cada marca pueden tener influencia en la posible confusión que en el mercado pueda producirse por aquella identidad de los productos, pues a efectos de constituir la causa de exclusión en el Registro de la marca posterior no puede juzgar con la misma fuerza la semejanza de dos marcas, si es que cada una de ellas viene referida a productos de distinta clase, naturaleza y aplicación, que en el caso de que ambas partes lo vengan a la misma clase de género.
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A efectos de determinar si existe riesgo de confusión, debe tenerse presente que uno de los componentes de un signo compuesto puede tener carácter dominante.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO NÚM. 136/2006, DE 20 DE FEBRERO
(Sala de lo Civil, Sección 1.a)
A los efectos márcanos no hay diferencias entre los «idiomas españoles».
Resulta contrario a la buena fe cuestionar la validez de una marca prioritaria por considerarla genérica y adoptar una denominación social en la que aquella constituye su elemento principal.
No puede afirmarse que una marca carece de carácter distintivo cuando tiene el carácter de notoria.
En caso de riesgo de confusión entre una marca prioritaria y una denominación social debe prevalecer aquélla. No es necesario demostrar que la denominación social lia sido utilizada como marca o como nombre comercial. Riesgo de confusión entre las marcas prioritarias «IKUSI» y la denominación social «IKUSIMULTIVISIÓN, S. L.»: existencia.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO NÚM 273/2006, DE 24 DE MARZO
(Sala de lo Civil, Sección 1.a)
Una de las notas que caracteriza a la acción reivindicatoría del artículo 32 de la LM de 1988 es que el sujeto pasivo haya solicitado u obtenido el registro de la marca objeto de reivindicación.
Actúa fraudulentamente quien trata de apoderarse de un signo distintivo ajeno mediante su inscripción como marca en perjuicio de su legítimo titular.
La imposibilidad de uso como causa justificativa de la falta de utilización de una marca: quien fraudulentamente registra una marca ajena y, como consecuencia, está en condiciones de impedir a su legítimo titular que la utilice en el mercado, no puede pretender —para defenderse de la acción reivindicatoría— que los derechos del tercero sobre ese signo han caducado como consecuencia de la falta de uso de la misma.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO NÚM. 476/2006, DE 18 MAYO
(Sala de lo Civil, Sección 18)
La denominación social y el nombre comercial se desenvuelven en distintas esferas de actuación. Tienen diferente régimen jurídico y responden a funciones diversas.
La denominación social —o razón social (pese a la confusión del EPI con nombre comercial)— es un signo de identidad personal, identifica al titular (empresario) a modo de un nombre, y con él opera en el tráfico jurídico como sujeto de derechos y obligaciones. El nombre comercial es un signo de identidad empre-Page 729sarial, el signo distintivo de esta actividad con aptitud para diferenciarla de otras actividades iguales o similares, y con él opera el empresario en el tráfico económico. En principio parece claro que, de no utilizarse una denominación social como marca o nombre comercial, no existe incompatibilidad. Sin embargo, pueden darse situaciones de concurrencia con un evidente riesgo de confusión. Y entonces se plantea el problema de si cabe la posibilidad —en qué condiciones y con qué fundamento normativo— de exigir el cambio o la modificación de la nomenclatura social cuando la denominación social posterior es idéntica o similar a una marca o un nombre comercial prioritario. Las normativas societaria y de propiedad industrial no resolvían los problemas. Los pasos dados en sede de la primera (art. 2 de las Leyes de Sociedades Anónimas de 1951 y 1989, y de Responsabilidad Limitada de 1953 y 1995; y Reglamento del Registro Mercantil —arts. 144 del Rto. de 1956; 371 a 373 del Rto. de 1989; 406 a 408,417 y Disposición Transitoria Decimoséptima del Rto. de 1996—) tampoco aportaron solución al tema; y la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, aunque mejoró notoriamente el sistema anterior, con razón tachado de caótico por la doctrina, tampoco permite sentar un criterio claro. Y de ello es revelador que la propia doctrina especializada diverge acerca de si cabe dar una respuesta al problema con base en el art. 312M) y b) de dicha Ley, en el entendimiento de que la expresión signo comprende no solo los distintivos márcanos sino también la denominación social, o si la respuesta se encuentra en el artículo 33 del mismo Texto Legal que centra el núcleo del problema en la existencia o no de buena fe.
La doctrina de la Dirección General de los Registros y Notariado se lamentó en diversas ocasiones (como pone de relieve la Resolución de 24 de febrero de 2004) de la falta de una normativa suficientemente clara para poder fundar el rechazo de una denominación social por su coincidencia o la confusión que pudiera generar con una marca o nombre comercial generalmente conocido y asociado a un producto o una empresa. Y la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre (que sustituye a la de 1988), bajo la rúbrica de «Prohibición de otorgamiento de denominaciones de personas jurídicas que puedan originar confusión con una marca o nombre comercial notorios o renombrados», dispone que «los órganos regístrales competentes para el otorgamiento o verificación de denominaciones de personas jurídicas denegarán el nombre o razón solicitado si coincidiera o pudiera originar confusión con una marca o nombre comercial notorios o renombrados en los términos que resultan de esta Ley, salvo autorización del titular de la marca o nombre comercial». Obviamente, la disposición expresada supone un avance significativo, pero sólo resuelve parcialmente el problema, pues se refiere a marcas notorias o renombradas, y en cualquier caso aquí no tiene más valor que el de expresar el pensamiento legislativo actual, toda vez que el supuesto que se enjuicia debe ser resuelto con aplicación del ordenamiento jurídico anterior.
La doctrina jurisprudencial mayoritaria obliga a la modificación de la denominación social, reconociendo la facultad de pedir por parte del titular de una marca o nombre comercial prioritario la modificación de la denominación social posterior, cuando hay identidad o similitud en las denominaciones y semejanza en las actividades, de modo que se crea para los consumidores un riesgo de confusión sobre los productos, o de asociación, como manifestación del error o confusión acerca de la procedencia empresarial, si bien la modificación de la nomenclatura social debe limitarse al vocablo o vocablos que producen la confundibilidad. De esta doctrina sólo se separan algunas Sentencias aisladas —como las de 21 de noviembre de 1958, El Fénix, que no obliga a modificar la denominación social; 21 de octubre de 1994; 15 de abril y 16 dePage 730mayo de 2003, como más significativas y con independencia de los matices que se pueden apreciar en relación con los casos que las Sentencias resuelven.
SENTENCIA TRIBUNAL SUPREMO NUM. 550/2006, DE 8 JUNIO (Sala de lo Civil, Sección 1.a)
La posible aplicación —según los casos— de la doctrina in re ipsa a la indemnización de daños y perjuicios en materia de Derecho Marcario no supone que baste para deferir la cuestión a ejecución de sentencia, pues es preciso señalar los conceptos a indemnizar y los datos para fijar la indemnización.
La remisión a ejecución de sentencia no puede aplicarse a la determinación de la existencia de la obligación de indemnizar, ni a la apreciación en el caso de la doctrina in re ipsa. Tal remisión sólo puede tener lugar para la fijación de las bases y/o de la cuantía únicamente cuando una y otra no se pueden acreditar en el curso del proceso declarativo. Así resulta con claridad...
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