STS 882/2007, 16 de Julio de 2007

1.- El Procurador D. Jorge Sola Serra, en nombre y representación de la entidad "Bogemar, S.L.", interpuso demanda de juicio declarativo de menor cuantía ante el Juzgado de Primera Instancia Número Diez de Barcelona, siendo parte demandada la entidad "Tot Comercial, S.A."; alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "con los siguientes pronunciamientos: 1º).- Que se declare que la Sociedad demandada "TOT COMERCIAL, S.A." no está legitimada ni tiene ningún derecho para utilizar la denominación "GESPA", adoptando cualquier medida que resulte indispensable para evitar que continúe con el uso de dicha denominación. 2º).- Que en especial y particular se adopten las siguientes medidas: se requiera a la Sociedad "TOT COMERCIAL, S.A." para que retire del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que aparezca la denominación "GESPA". 3º).- Se condene a la Sociedad "TOT COMERCIAL, S.A.", al pago de la indemnización de daños y perjuicios sufridos cuyo importe deberá determinarse en periodo de ejecución de sentencia y en base a aplicar el porcentaje o royaltie que se acredite en periodo de prueba como usual de los productos en cuestión. 4º).- Se acuerde la publicación de la Sentencia que en su día se dicte a su costa mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas. 5º).-Se impongan todas las costas procesales derivadas del presente procedimiento a la Sociedad demandada por su evidente temeridad y mala fe.".

2. - El Procurador D. Francisco Ruiz Castell, en nombre y representación de la entidad "Tot Comercial, Sociedad Anónima", contestó a la demanda alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "en la que sin entrar en el fondo del asunto previa estimación de las excepciones articuladas se desestime íntegramente la demanda, y de entrarse en el fondo del asunto igualmente se absuelva a mi principal Tot Comercial S.A. de todos los pedimentos contra ella formulados con imposición de costas en ambos casos al actor.".

3. - Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas a los autos, las partes evacuaron el trámite de resumen de pruebas en sus respectivos escritos. El Juez de Primera Instancia Número Diez de Barcelona, dictó Sentencia con fecha 6 de septiembre de 1.997

, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Que desestimando la demanda interpuesta por BOGEMAR, S.L. contra TOT COMERCIAL S.A. debo absolver y absuelvo a la referida demandada de todas las peticiones formuladas contra ella en el suplico de la demanda. Se imponen a la parte actora las costas de este juicio.".

Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación de la entidad Bogemar, S.L., la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Quince, dictó Sentencia con fecha 3 de marzo de 2.000, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que estimando en parte el recurso interpuesto por la representación procesal de BOGEMAR, S.L. contra la sentencia dictada con fecha 6 de septiembre de 1.997, por el Juzgado de Primera Instancia nº 10 de los de Barcelona, en los autos de los que el presente rollo dimana, debemos REVOCAR Y REVOCAMOS la misma y, en su lugar dictamos otra por la que estimando parcialmente la demanda interpuesta: a) debemos declarar que la sociedad demandada "TOT COMERCIAL, S.A.", no está legitimada, ni tiene ningún derecho para utilizar la denominación "GESPA";

2. requerimos a la demandada para que retire del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que aparezca la denominación "GESPA"; c) acordamos la publicación del fallo de la presente sentencia a costa del demandado en un diario de la provincia donde ha tenido lugar el uso ilícito del signo discutido. d) absolvemos a la demandada de las restantes pretensiones formuladas en su contra. No hacemos especial pronunciamiento en cuanto a las costas en ambas instancias.".

1.- El Procurador D. Virgilio José Navarro Cerrillo, en nombre y representación de la entidad TOT COMERCIAL S.A., interpuso recurso de casación respecto la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, de fecha 3 de marzo de 2.000, con apoyo en los siguientes motivos, MOTIVOS DEL RECURSO: PRIMERO.- Al amparo del número 4º del art. 1.692 de la LEC se alega infracción del art. 39 de la Ley 32/1.988 de 10 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Marcas. SEGUNDO .- Bajo el mismo ordinal se alega infracción del primer párrafo del art. 1.930 del C.C . en relación con el art. 39 de la Ley de Marcas. TERCERO .- Bajo el mismo ordinal se alega infracción de la doctrina jurisprudencial contenida en las sentencias de 29 de julio de 1.999, 14 de diciembre de 1.998 y 9 de octubre de 1.997 . CUARTO.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción de la doctrina jurisprudencial contenida en las Sentencias de 8 de mayo de 1.997 y 20 de marzo de 1.998 .

2. - Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido, la Procurador Dª. Ana María Espinosa Troyano, en nombre de la entidad Bogemar, S.L., presentó escrito de impugnación al recurso formulado de contrario.

3. - No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 5 de julio de 2.007, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JESÚS CORBAL FERNÁNDEZ

El objeto del proceso versa sobre propiedad industrial, y concretamente la colisión entre un nombre comercial, anterior en el tiempo y no registrado, y una marca registrada para productos prácticamente idénticos a los comercializados por la empresa titular del primer signo, centrándose el debate fundamentalmente sobre la prescripción extintiva y el juicio de confundibilidad.

Por la entidad mercantil BOGEMAR S.L. se dedujo demanda contra la también compañía mercantil TOT COMERCIAL S.A. en la que solicita: 1) Se declare que la sociedad demandada no está legitimada ni tiene derecho alguno para utilizar la denominación GESPA, adoptando cualquier medida que resulte indispensable para evitar que continúe en el uso de dicha denominación; 2) En especial se adopten las siguientes medidas: se requiera a la demandada para que retire del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que aparezca dicha denominación; 3) Se condene a la demandada a la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuyo importe deberá determinarse en ejecución de sentencia y en base a aplicar el porcentaje o royaltie que se acredite en periodo probatorio como usual de los productos en cuestión; y, 4) Se acuerde la publicación de la sentencia que se dicte a costa de la demandada mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas.

La Sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia número 10 de Barcelona el 6 de septiembre de

1.997, en los autos de juicio de menor cuantía número 410 de 1.995, desestima la demanda interpuesta por BOGEMAR, S.L. contra TOT COMERCIAL S.A. relativa al conflicto suscitado entre la marca ESPA núm. de registro 935.814, titularidad de la actora, y el nombre comercial GESPA utilizado por la demandada, y absuelve a esta última entidad de todas las pretensiones con ella ejercitadas, con fundamento en concurrir la excepción de prescripción extintiva del art. 39 de la Ley de Marcas de 1.988, y, además, no haberse probado por la actora el uso continuado de la marca que reivindica y ser el riesgo de confusión prácticamente nulo.

La Sentencia de la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona de 3 de marzo de

2.000, recaída en el Rollo número 49 de 1.998, estima el recurso de apelación de BOGEMAR S.A., y, con revocación de la resolución del Juzgado de 1ª Instancia y estimación parcial de la demanda, acuerda: a) declarar que la sociedad demandada "TOT COMERCIAL S.A." no está legitimada, ni tiene ningún derecho para utilizar la denominación "GESPA"; b) requerir a la demandada para que retire del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros productos en los que aparezca la denominación "GESPA"; c) acordar la publicación del fallo de la presente sentencia a costa del demandado en un diario de la provincia donde ha tenido lugar el uso ilícito del signo discutido; y, d) absolver a la demandada de las restantes pretensiones formuladas en su contra.

Contra la anterior resolución se formuló por TOT COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA recurso de casación articulado en cuatro motivos, todos ellos al amparo del ordinal cuarto del art. 1.692 LEC, en los que respectivamente se denuncia infracción del art. 39 de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Marcas, sobre prescripción extintiva (motivo primero); del art. 39 de la LM anterior, sobre prescripción adquisitiva (motivo segundo ); de la doctrina jurisprudencial relativa a la teoría del título y el modo que consagran los arts. 609 y 1.095 CC (motivo tercero ); y jurisprudencia de las Sentencias de 8 de mayo de 1.977 y 20 de marzo de 1.998 sobre riesgo de confusión (motivo cuarto).

En el motivo primero se denuncia infracción del art. 39 de la LM que establece que las acciones civiles derivadas de la violación del derecho de marca prescriben a los cinco años, contados desde el día que pudiesen ejercitarse.

El motivo se estima porque en la fecha de interposición de la demanda (año 1995) habían transcurrido más de cinco años desde que la titular de la marca ESPA registrada con el número 935.814 para "Bombas de todas clases, con exclusión de las comprendidas en las clases 10 y 12, máquinas y máquinas-herramientas, partes y accesorios de las bombas y máquinas mencionadas", conocía la actividad comercial desarrollada bajo el nombre comercial GESPA, con el que se comercializa "Bombas para el trasvase de líquidos".

El problema litigioso gira en torno al conocimiento que fundamenta el nacimiento de la acción, pues resulta incuestionable que el nombre comercial GESPA comenzó a utilizarse en el año 1.975, en tanto la marca ESPA se registró en el año 1.981. La Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia argumenta que el conocimiento era anterior a los cinco años con base en los datos siguientes:

1. Dn. Luis es administrador solidario de la entidad mercantil actora BOGEMAR, S.L.; b) La marca ESPA núm. 935.814 fue adquirida por BOGEMAR S.L. el 16 de abril de 1.992, siendo comprada a la entidad hasta entonces titular BOMBAS ELECTRICAS, S.A., interviniendo en la venta como administrador-gerente de la empresa vendedora, el mencionado Sr. Luis ; y, c) El 1 de enero de 1.977 Dn. Luis como titular de la marca ESPA número 403.019, requiere notarialmente a la demandada para que cese en el uso de la denominación GESPA. La deducción del juzgador de primera instancia es plenamente compartida por esta Sala, sin que frente a ella nada obsten los argumentos de la sentencia de la Audiencia ni los del escrito de impugnación por las razones siguientes: A.- En primer lugar sorprende que la sentencia de apelación no contiene ningún razonamiento propio en relación con la prescripción extintiva a pesar de que la estimación de esta excepción es la "ratio decidendi" de la sentencia del Juzgado; B.-Cierto que en el fundamento de derecho segundo de la Sentencia de apelación se alude a dicha prescripción extintiva, pero se refiere al planteamiento del motivo del recurso de apelación, y no a la respuesta que da el tribunal; C.- Caso de entenderse que dicha sentencia de apelación da por buenos y asume implícitamente los argumentos del motivo del recurso de la entidad BOGEMAR S.L. que menciona en el apartado del antedicho fundamento segundo, procede resaltar, por un lado, que resulta indemne en apelación la base fáctica fijada en la sentencia de primera instancia, y decir, por otro lado, que en absoluto se comparten los argumentos expuestos; D.- La apreciación de que el requirimiento efectuado en 1.977 resulta ajeno al procedimiento que nos ocupa por cuanto se refería a la marca número 403.019 y no a la 935.814 (objeto de la litis) supone desconocer que el dato del requirimiento se toma en cuenta por el juzgador de primera instancia, no en la perspectiva de una u otra marca (entre otras razones porque en dicha fecha la número 935.814 todavía no existía), sino para fundamentar que el Sr. Luis conocía la existencia de GESPA; E.- Y la otra apreciación del mencionado apartado a) del fundamento de derecho segundo de que el requerimiento iba dirigido, no a la entidad demandada, sino a GESPA S.A. suponer hacer caso omiso que el nombre comercial GESPA es incluso anterior a la Sociedad Anónima GESPA, y ambas denominaciones - comercial y social- eran conocidas por el Sr. Luis, conocimiento que es lo que aquí interesa, y hace innecesario reproducir la amplia y fundamentada exposición que se hace en la Sentencia del Juzgado acerca de como se crearon dichas denominaciones: G.-Las alegaciones de índole procesal expuestas en el escrito de impugnación del recurso de casación carecen de sustento alguno porque: a) Con independencia de que ya no es requisito formal del recurso de casación expresar el concepto de la infracción, pudiendo deducirse del conjunto de la fundamentación, en el caso es claro que se denuncia la inaplicación del art. 39 LM ; b) Aún cuando es cierto que el recurso de casación no pueden plantearse como un juicio comparativo entre las sentencias de primera instancia y de apelación, en supuestos como el de autos (por las circunstancias antes expuestas) es procedente, e incluso insoslayable, acudir al contenido de la resolución del Juzgado; c) Es doctrina jurisprudencial reiterada la de que no cabe plantear en casación lo que se pudo combatir y no se combatió en el momento procesal oportuno, sin embargo en nada se contradice esta doctrina en el presente recurso; y, d) En absoluto la parte recurrente pretende convertir el recurso de casación en una tercera instancia, pues respeta la base fáctica de la sentencia de primera instancia, no contradicha en la de apelación, y únicamente plantea su subsunción en la norma cuya aplicación invoca, discrepando al efecto del juicio en tal aspecto de la sentencia aquí recurrida, cuya corrección o no es el objeto propio, conforme a su función, del recurso de casación; y, H.- Las alegaciones de fondo expuestas en el escrito de impugnación tampoco se acogen, dada su falta de consistencia, por las razones siguientes: a) El recurso no hace mezcla alguna de marcas, ni de personas físicas y jurídicas distintas. Lo que no se puede desconocer es que BOGEMAR S.L. adquirió contractualmente la titularidad de la marca número 935.814 de BOMBAS ELECTRICAS, S.A., y, por consiguiente, sucesora de la misma; y, por otro lado, la relación del Sr. Luis con ambas empresas resulta incuestionable; b) No es aceptable tratar de computar el inicio del plazo de prescripción extintiva en la fecha de compra de la marca núm. 935.814 por BOGEMAR S.L. sin tener en cuenta el transcurrido mientras fue titular la entidad que se la vendió, cuya situación jurídica se transmite a la adquirente; y, c) Como ya se dijo, el conocimiento del Sr. Luis de la denominación GESPA no es limitable para la marca número 403.019 (por la que hizo el requerimiento del año 1.977), pues tal conocimiento es metafísicamente indivisible, contradiciendo la más elemental lógica formal conocer y no conocer algo al mismo tiempo. Por todo ello no es cierto que la entidad recurrente parta de un supuesto fáctico distinto basando su argumento casacional en una marca diferente de la que fue motivo de autos.

En resumen, el plazo de prescripción extintiva de la acción que ejercitada comienza desde que pudo ejercitarse (arts. 39 LM y 1.969 CC; SS., entre otras, 19 de diciembre de 2.001 y 19 de abril de 2.007 ), y ello tuvo lugar desde que se conoció la existencia de GESPA, sin que sea aceptable que una transmisión de la marca puede producir una interrupción, o restitución del plazo, porque de seguirse tal tesis, aparte lo expuesto sobre la sucesión de la situación jurídica del transmitente, se abriría un portillo al fraude absolutamente inaceptable.

La estimación del motivo primero del recurso conlleva la casación y anulación de la sentencia recurrida, con innecesidad de estudiar los restantes motivos del recurso; la plena confirmación de la Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia con imposición a la parte actora de las costas de la primera instancia (art. 1.715.1.3º ); la condena de la parte apelante BOGEMAR S.L. al pago de las costas del recurso de apelación como consecuencia de la desestimación de éste y por aplicación del art. 710, párrafo segundo, LEC

, y que cada parte deba cargar con las costas causadas a su instancia en cuanto a las del recurso de casación, todo ello de conformidad con el art. 1.715.2 LEC .

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

Casar y anular totalmente dicha Sentencia.

Desestimar el recurso de apelación entablado por la entidad mercantil BOGEMAR, S.L. y confirmar íntegramente la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 10 de Barcelona el 6 de septiembre de 1.997, en los autos de juicio de menor cuantía número 410 de 1.995, con imposición a la parte apelante de las costas de dicha alzada; y,

Declarar que cada parte debe pagar las costas causadas a su instancia en el recurso de casación.

Publíquese esta resolución con arreglo a derecho, y devuélvanse a la Audiencia los autos originales y rollo de apelación remitidos con testimonio de esta resolución a los efectos procedentes.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Jesús Corbal Fernández.- Vicente Luis Montés Penadés.- Clemente Auger Liñán.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jesús Corbal Fernández, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.