STS 761/2009, 1 de Diciembre de 2009
| Ponente | JESUS CORBAL FERNANDEZ |
| ECLI | ES:TS:2009:7222 |
| Número de Recurso | 2477/2004 |
| Número de Resolución | 761/2009 |
| Fecha de Resolución | 1 de Diciembre de 2009 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a uno de Diciembre de dos mil nueve
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación interpuesto respecto la Sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Quince, como consecuencia de autos de Juicio Ordinario seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia Número Cincuenta y siete de Barcelona; cuyo recurso fue interpuesto por la entidad NAGOR LIMITED, representada por el Procurador D. Carlos Ibáñez de la Cadiniere; y como parte recurrida, la entidad LABORATORIOS THEA, S.A., representada por el Procurador Dª. María José Bueno Ramírez.
1.- El Procurador Dª. Carmen Rivas Buyo, en nombre y representación de la entidad Nagor Limited, interpuso demanda de Juicio Ordinario ante el Juzgado de Primera Instancia Número Cincuenta y siete de Barcelona, siendo parte demandada la entidad "Laboratorios Thea, S.A."; alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "por la que se declare: 1º.- La identidad, susceptible de inducir a error o confusión en el mercado, entre la marca notoria "SILGEL", de mi representada; y la marca nº 2.052.257 "SILGEL" propiedad de la demandada. 2º.- La nulidad de la marca nº 2.052.257 "SILGEL", por ser incompatible con la marca notoria anterior "SILGEL". Y, en consecuencia, se condene a la demandada: a) A estar y pasar por las anteriores declaraciones. b) A dejar de utilizar en el tráfico mercantil la marca "SILGEL", así como cualquier otra denominación semejante susceptible de generar confusión en el mercado. c) A retirar del tráfico mercantil cuantos signos, muestras, anuncios, identificadores, rótulos, documentación, y cualquier clase de propaganda o publicidad, en la que aparezca la denominación "SILGEL", o cualquier otra denominación susceptible de generar confusión en el mercado. d) A las costas del presente pleito."
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- El Procurador D. Antonio Mª de Anzizu Furest, en nombre y representación de la entidad Laboratorios Thea, S.A., contestó a la demanda alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "desestimando íntegramente la misma con expresa imposición de costas a la actora."
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- Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas a los autos, las partes evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de Primera Instancia Número 57 de Barcelona, dictó Sentencia con fecha 3 de enero de 2.002 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Que estimando la demanda interpuesta por la entidad mercantil NAGOR LIMITED, representada por el Procurador de los Tribunales DOÑA CARMEN RIVAS BUYO, letrado DON ALESSANDRO RUO, contra la entidad mercantil LABORATORIOS THEA, S.A., representada por el Procurador de los Tribunales DON ANTONIO Mª DE ANZIZU FUREST, letrado DON JUAN PABLO CORREA DELCASSO, debo declarar y declaro la identidad, susceptible de inducir a error o confusión en el mercado, entre la marca notorial "SILGEL", de la parte actora, y la marca nº 2.052.257 "SILGEL" propiedad de la demandada, y por tanto la nulidad de esta última. Condeno a la demandada a estar y pasar por las anteriores declaraciones y a dejar de utilizar en el tráfico mercantil la marca "SILGEL", así como cualquier otra denominación semejante susceptible de generar confusión en el mercado. También a retirar del tráfico mercantil cuantos signos, muestras, anuncios identificadores, rótulos, documentación y cualquier clase de propaganda o publicidad en la que aparezca la denominación "SILGEL", o cualquier otra denominación susceptible de generar confusión en el mercado y al pago de las costas procesales."
Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación de la entidad Laboratorios Thea, S.A., la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Quince, dictó Sentencia con fecha 28 de mayo de 2.004 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: ESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por LABORATORIOS THEA, S.A. contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número Cincuenta y siete de los de Barcelona cuya parte dispositiva ha sido transcrita en el antecedente de hecho primero de esta resolución y REVOCANDOLA desestimamos la demanda formulada por NAGOR LIMITED contra la referida apelante imponiendo a la misma las costas devengadas en la primera instancia sin pronunciamiento respecto a las devengadas en esta alzada."
La Procurador Dª. Carmen Ribas Buyo, en representación de la entidad Nagor Limited, interpuso recurso de casación ante la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Quince, respecto la Sentencia dictada en grado de apelación con fecha 28 de mayo de 2.004 , con apoyo en los siguientes motivos, MOTIVOS DEL RECURSO: PRIMERO.- Al amparo del art. 477.3 de la LEC , se alega infracción de la jurisprudencia contenida en las Sentencias de 3 de febrero de 1.987, 29 de febrero de 2.000 o 24 de febrero de 1.984 , entre otras. SEGUNDO.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción de la Jurisprudencia contenida en las Sentencias de 8 de julio de 1.981, 15 de abril de 1.998 o 21 de septiembre de 1.987 .
Bajo el mismo ordinal se alega infracción de la Jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales en Sentencias de la AP de Badajoz de 4 de noviembre de 1.997, AP de Valencia de 10 de julio del mismo año y AP de Vizcaya de 18 de junio de 1.998 o 21 de septiembre del mismo año. CUARTO.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción de la Jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales en Sentencias de la AP de Albacete de 27 de marzo de 1.998, AP de Valencia de 16 de octubre del mismo año.
Por Providencia de fecha 10 de noviembre de 2.004, se tuvo por interpuesto el recurso de casación anterior, y se acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo.
Recibidas las actuaciones en esta Sala, comparecen, como parte recurrente, la entidad NAGOR LIMITED, representada por el Procurador D. Carlos Ibáñez de la Cadiniere; y como parte recurrida, la entidad LABORATORIOS THEA, S.A., representada por el Procurador Dª. María José Bueno Ramírez.
Por esta Sala se dictó Auto de fecha 22 de enero de 2.008 , cuya parte dispositiva es como sigue: "ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la representación procesal de "NAGOR LIMITED" contra la Sentencia dictada, por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª), de fecha 28 de mayo de 2004 en el rollo 241/02, dimanante de los autos de procedimiento ordinario número 71/01 del Juzgado de Primera Instancia nº 57 de Barcelona."
Dado traslado, el Procurador Dª. María José Bueno Ramírez, en representación de la entidad Laboratorios Thea, S.A. presentó escrito de impugnación al recurso formulado de contrario.
No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 4 de noviembre de 2.009, en que ha tenido lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jesus Corbal Fernandez,
El objeto del proceso versa sobre derecho marcario, y concretamente la nulidad de una marca registrada por ser la denominación idéntica, induciendo a error o confusión en el mercado, y por consiguiente incompatible con otra que se afirma notoria, designando ambas marcas los mismos productos. Por el entidad mercantil NAGOR LIMITED se dedujo demanda contra la también mercantil LABORATORIOS THEA, S.A. en la que solicita se declare: 1) La identidad, susceptible de inducir a error o confusión en el mercado, entre la marca notoria "SILGEL" de la actora, y la marca número 2.052.257 "SILGEL" propiedad de la demandada; 2) La nulidad de la marca 2.052.257 "SILGEL" por ser incompatible con la marca notoria anterior "SILGEL". Y, en consecuencia, se condene a la demandada a dejar de utilizar en el tráfico mercantil la marca "SILGEL", así como cualquier otra denominación semejante de generar confusión en el mercado y a retirar del tráfico mercantil cuantos signos, muestras y anuncios identificadores, rótulos, documentación y cualquier clase de propaganda o publicidad en la que aparezca la denominación "SILGEL" o cualquier otra denominación susceptible de generar confusión en el mercado.
La Sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia núm. 57 de Barcelona el 3 de enero de 2.002, en los autos de juicio ordinario núm. 71 de 2.001, estima la demanda con base en la notoriedad de la marca de la actora; y la Sentencia dictada por la Sección Décimoquinta de la Audiencia Provincial el 28 de mayo de 2.004 , en el Rollo núm. 241 de 2.002, desestima la demanda, cuyas pretensiones se fundamentan en los arts. 3.2 y 13.c) de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de Marcas (aplicable por razones de derecho intertemporal), con base en que la marca de la actora carece de notoriedad -"no consta acreditada debidamente la cualidad de notoria"-.
Contra la Sentencia de apelación se interpuso por NAGOR LIMITED recurso de casación articulado en cuatro motivos que fueron admitidos por Auto de esta Sala de 22 de enero de 2.008 , si bien en relación con los motivos tercero y cuarto en los que se denuncia jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales, en la fundamentación jurídica se expresó que el recurrente no ha acreditado y conforme a los criterios de esta Sala, que resumidamente exigen la aportación de dos sentencias de una misma Audiencia o Sección que sostengan un criterio jurídico opuesto al de otras dos Sentencias de otra Audiencia o Sección, el pretendido interés casacional que invoca.
En el enunciado del primer motivo se denuncia infracción de la doctrina jurisprudencial representada por las Sentencias de 3 de febrero de 1.987, 29 de febrero de 2.000 y 24 de febrero de 1.984 , porque la Sentencia recurrida circunscribe la extensión geográfica del uso, para valorar la notoriedad, al territorio español. En el cuerpo del motivo se añade la cita de la Sentencia de 3 de marzo de 1.978 . El motivo se desestima porque además de que las Sentencias que se cita se refieren a nombre comercial, la doctrina aludida ya no es la actual de esta sala (por todas, Sentencia de 16 de julio de 2.009 ), toda vez que el uso efectivo o el conocimiento notorio han de ser en nuestro país. En cualquier caso, y con independencia de la incorrección en la cita jurisprudencial, esta Sala viene exigiendo que la apreciación de la notoriedad de la marca lo sea con relación a España, sin que importe que sea notoria en el extranjero (art. 3.2 LM ; SS., entre otras, 11 de noviembre de 2.005, 23 de febrero de 2.006, 1 de febrero de 2.007, 26 de febrero de 2.009 ).
En el motivo segundo se acusa infracción de la doctrina jurisprudencial representada por las Sentencias de 8 de julio de 1.981, 15 de abril de 1.998 y 21 de septiembre de 1.987 . El motivo se desestima por cuatro razones: a) La jurisprudencia que cita no se refiere a Derecho marcario; b) No se indica el precepto supuestamente infringido de la LM 32/1.988 ; c) La LM de 2.001 no es aplicable por razones de derecho intertemporal; y, d) La alegación sobre la falta de buena fe carece de base fáctica alguna en la sentencia recurrida; es más, se trata de un tema en el que la resolución recurrida no entra por lo que se incide en el vicio casacional, cuando menos, de recurso "per saltum", de modo que de haber existido una omisión de juicio por parte del juzgador "a quo" debió haberse denunciado mediante el recurso extraordinario por infracción procesal -art. 469.1, 2º en relación con el art. 218, ambos LEC , por la incongruencia, o falta de motivación-.
En el motivo tercero se alega infracción de la jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales en Sentencias de la AP de Badajoz de 4 de noviembre de 1.997, AP de Valencia de 10 de julio del mismo año y AP de Vizcaya de 18 de junio de 1.998 o 21 de septiembre del mismo año, en torno a si la notoriedad de la marca lo ha de ser a nivel nacional o a nivel local. El motivo se desestima porque, además de que no basta acreditar la notoriedad a nivel local como se deduce del propio art. 3.2 LM , y ha señalado, entre otras, la Sentencia de 11 de noviembre de 2.005 -"se exige la notoriedad en una parte sustancial del mercado español-", consideración que por si sola priva de sustento adecuado al motivo, el rechazo del mismo también habría de acordarse porque (a) no se ha formalizado en forma adecuada como ya se razonó en el Auto de Admisión (si bien la conclusión no se trasladó a la parte dispositiva), (b), por otra parte, la sentencia recurrida toma en cuenta diversas pautas para apreciar si concurre o no la notoriedad, en sintonía con la jurisprudencia comunitaria, no limitándose a ponderar la difusión o extensión geográfica; y (c), finalmente, las condiciones fácticas que sirven de soporte a las pautas aludidas forman parte de la cuestión de hecho, que no es verificable mediante el recurso de casación.
Por último en el motivo cuarto se alega que existe jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales indicando al efecto las de las Audiencias de Albacete de 27 de marzo de 1.998 y Valencia de 16 de octubre del mismo año.
El motivo que pretende se reconozca la notoriedad de la marca de la actora por ser de intenso y notorio uso en el país de origen y otros muchos países se desestima por las razones expuestas en fundamentos anteriores, al resultar incuestionables la deficiencia formal en la formulación del presupuesto de interés casacional de jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales, y falta de consistencia sustantiva, habida cuenta que el conocimiento notorio ha de ser en España (art. 3.2 LM 32/1.988 , Sentencia de 26 de febrero de 2.009 ), y no en el extranjero, aparte que como bien dice la impugnación del recurso de casación tampoco se acreditó la notoriedad en otros países.
La desestimación de los motivos conlleva la del recurso, y la condena en costas de la parte recurrente de conformidad con lo establecido en los arts. 398.1 y 394.1 LEC .
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
Que desestimamos el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de NAGOR LIMITED contra la sentencia dictada por la Sección Décimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona el 28 de mayo de 2.004, en el Rollo número 241 de 2.002, y condenamos a la parte recurrente al pago de las costas procesales causadas en el recurso. Publíquese esta resolución con arreglo a derecho y devuélvanse a la Audiencia los autos originales y rollo de apelación remitidos con testimonio de esta resolución a los efectos procedentes.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Juan Antonio Xiol Rios.- Xavier O'Callaghan Muñoz.- Jesus Corbal Fernandez.- Jose Ramon Ferrandiz Gabriel.- Antonio Salas Carceller.- Rubricados.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jesus Corbal Fernandez, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
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