SAP Madrid 150/2008, 10 de Junio de 2008
| Ponente | PEDRO MARIA GOMEZ SANCHEZ |
| ECLI | ES:APM:2008:9578 |
| Número de Recurso | 367/2007 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 150/2008 |
| Fecha de Resolución | 10 de Junio de 2008 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Madrid, Sección 28ª |
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 28
MADRID
SENTENCIA: 00150/2008
16
AUDIENCIA PROVINCIAL SECCION 28
t6
Calle General Martínez Campos 27
Tfno : 914933189 Fax : 914931996
SENTENCIA 150/08
t6
Rollo : RECURSO DE APELACION 367/2007
Proc. Origen: P. Ordinario 149/2006
Organo Procedencia: Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid
Recurrente: "LIDL STIFTUNGCO.KG"
Procurador: D. Antonio María Alvarez-Buylla Ballesteros
Abogado: D. Juan Carlos Lara Garay
Recurrida: "PLUS SUPERMERCADOS S.A."
Procurador: Dña. Mª Isabel Campillo García
Abogado: D. Antonio Cueto García
ILMOS. SRS. MAGISTRADOS
-
ENRIQUE GARCIA GARCIA
-
ALBERTO ARRIBAS HERNANDEZ
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PEDRO MARIA GOMEZ SANCHEZ
En Madrid, a 10 de junio de 2008.
La Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los Ilustrísimos Señores Don ENRIQUE GARCIA GARCIA, Don ALBERTO ARRIBAS HERNANDEZ y Don PEDRO MARIA GOMEZ SANCHEZ, ha visto el recurso de apelación bajo el número de Rollo 367/07 interpuesto contra la Sentencia de fecha 3 de noviembre de 2007 dictada en el Procedimiento Ordinario 149/06 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid.
Han sido partes en el recurso, como apelante, la demandante, siendo apelada la parte demandada, ambas representadas y defendidas por los profesionales más arriba especificados.
Es magistrado ponente Don PEDRO MARIA GOMEZ SANCHEZ.
Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 4 de abril de 2006 por la representación de "LDL STIFTUNG CO. KG" contra "PLUS SUPERMERCADOS SOCIEDAD ANONIMA", en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba apoyaban su pretensión, suplicaba que :
"Habiendo por presentado este escrito con los documentos que se acompañan y el poder que acredita mi representación, con copia de todo ello, lo admita; tenga al Procurador suscrito por personado y parte en la representación que ostenta, la de la enditad mercantil de nacionalidad alemana "LIDL STIFTUNG CO. KG", y por formulada la presente demanda contra la entidad mercantil de nacionalidad española "PLUS SUPERMERCADOS, SOCIEDAD ANONIMA"; y previa la tramitación procesal prevista para los de su clase, en su día dicte Sentencia por la que:
-
Declare la nulidad de registro y ordene la cancelación registral de las marcas nº 2.100.743 y 2.100.744 denominadas ambas "PRADOLARGO" registradas por la demandada, respectivamente, para productos de alimentación de las clases 29 y 30 del Nomenclátor Internacional de Marcas.
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Subsidiariamente, caso de ser desestimada la acción de nulidad objeto de la pretensión precedente, declare la caducidad del registro de las marcas nº 2.100.743 y 2.100.744 denominadas ambas "PRADOLARGO" registradas por la demandada, por falta de uso e igualmente ordene su cancelación registral; o, subsidiariamente, se efectúe tal declaración por falta de uso y cancelación registral de forma parcial respecto a aquellos productos amparados por dichas marcas y que no hayan sido objeto de uso real y efectivo.
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Condene a la demandada al pago de las costas..."
Tras seguirse el juicio por los trámites correspondientes, el Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid dictó sentencia con fecha 3 de noviembre de 2006 desestimando íntegramente la demanda e imponiendo a la parte actora las costas procesales.
Notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de la demandante se interpuso recurso de apelación que, admitido por el Juzgado y tramitado en legal forma, ha dado lugar a la formación del presente rollo que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase.
En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.
En el litigio del que trae causa el presente recurso se abordó la siguiente controversia: la mercantil demandante LIDL STIFTUNG CO. KG, que explota una conocida cadena de supermercados, es titular de las siguientes marcas denominativas: marca número 1964.367 CAMPOLARGO para distinguir productos de la Clase 29 del Nomenclator Internacional (legumbres secas, incluyendo judías, judías blancas y judías rojas, garbanzos, legumbres cocidas y envasadas) y marca número 1.964.368 CAMPOLARGO para distinguir productos de la Clase 30 (arroz, harina y pan rallado). Con posterioridad a la concesión de esos derechos de exclusiva, la mercantil demandada PLUS SUPERMERCADOS, S.A., dedicada a la misma actividad mercantil, obtuvo la concesión de las siguientes marcas : marca número 2.100.743 PRADOLARGO para amparar los siguientes productos de la Clase 29 : carne, pescado, aves y caza; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; puré de tomate, zumo de tomate para la cocina, tomate natural pelado en conserva, tomate triturado en conserva y verdura congelada. Y la marca 2.100.744 PRADOLARGO para amparar los siguientes productos de la Clase 30 : café, té cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedáneos de café, harina y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería; helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas, especias, hielo, tomate frito, salsa de tomate y ketchup (salsa). Estas marcas le fueron concedidas a la demandada el 7 de septiembre de 1998, siendo objeto de publicación el día 16 del mismo mes.
Ejercitada en la demanda acción de nulidad relativa de las marcas de la demandada por concurrir en ellas similitud obstativa con las de la actora, la misma fue desestimada por la sentencia de primera instancia al considerar que la acción se encontraba prescrita en aplicación del Art. 48 de la Ley de Marcas 32/1988 de 10 de noviembre a cuyo tenor "..La acción para pedir la nulidad de las marcas inscritas en contra de lo dispuesto en los art. 12, 13 y 14 prescribe a los cinco años a contar desde la publicación de la concesión del registro en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», a no ser que el registro de la marca se hubiere solicitado de mala fe, en cuyo caso la acción será imprescriptible..".
Igualmente desestimó la sentencia la acción subsidiaria de caducidad por falta de uso de las marcas litigiosas por entender que obraba en autos abundante material probatorio denotativo de la utilización en el mercado de dichos signos por parte de la demandada.
La apelante LIDL STIFTUNG CO. KG disiente del pronunciamiento que acogió la prescripción de la acción de nulidad por entender que el plazo de cinco años previsto en el referido Art. 48-2 no había transcurrido aún cuando el día 31 de julio de 2002 entró en vigor (en su mayor parte y, desde luego, en lo que aquí concierne) la nueva Ley de Marcas 17/2001 de 7 de diciembre cuya Disposición Transitoria Segunda establece, salvo para determinadas cuestiones que ahora carecen de interés, que ".Las marcas y nombres comerciales concedidos durante la vigencia de legislaciones anteriores se regirán por la presente Ley..". Con lo que, en definitiva, plantea dicha entidad que la norma aplicable al caso en materia de prescripción no es la contenida en el Art. 48-2 de la Ley de Marcas anterior sino la que regula en la nueva ley la denominada "prescripción por tolerancia", instituto de alcance mucho más restrictivo que aquella en relación con las posibilidades de consolidación de la segunda marca eventualmente incompatible ; norma contenida en el Art. 52-2 de la Ley actualmente vigente a cuyo tenor "..El titular de un derecho anterior que haya tolerado el uso de una marca posterior registrada durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior ni oponerse al uso de la misma basándose en dicho derecho anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior, salvo que la solicitud de ésta se hubiera efectuado de mala fe, en cuyo caso la acción será imprescriptible..".
Pues bien, la elección de la norma aplicable constituye en el caso examinado cuestión decisiva ya que, condicionándose en el actual Art. 52-2 el inicio del cómputo del plazo prescriptivo no solo al uso de la segunda marca por parte de su titular sino también al conocimiento de ese uso por parte del titular de la marca prioritaria, nos encontramos con que, desde la época en la que ese conocimiento resulta presumible (principios del años 2001) hasta la notificación fehaciente practicada por la actora el 25 de septiembre de 2005 participando a la demandada su desacuerdo con los registros marcarios objeto de litigio (Documento número 9 de la demanda), no habría transcurrido el plazo de 5 años exigido por el Art. 52-2 para la consolidación por tolerancia de las segundas marcas.
En presencia del expresado dilema, la sentencia apelada se decanta por el criterio que mantiene cierto sector de la doctrina que, aun entendiendo que la retroactividad que establece la referida Disposición Transitoria se corresponde con una retroactividad de grado medio (o "efecto directo" de la norma), considera que deben excluirse de tal efecto los problemas -como el aquí planteado- relativos a la prescripción comenzada durante la vigencia de la ley anterior y no completada a la entrada en vigor de la nueva, y ello por considerar que, al no regularse tal cuestión de manera específica por parte de la aludida Disposición Transitoria, debe aplicarse el criterio contenido en el Art. 1939 del Código Civil que, en lo que aquí interesa, establece que "..La prescripción comenzada antes de la publicación de este código se regirá por las leyes anteriores al mismo.." ("Comentario a...
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