STS 399/2005, 30 de Mayo de 2005

1º.- La Procuradora doña Esther Garcés Nogués, en nombre y representación de "ÓPTICA CUÉLLAR, S.L.", promovió demanda de juicio declarativo de menor cuantía, sobre reivindicación de marca y rótulo de establecimiento, turnada al Juzgado de Primera Instancia número uno de Zaragoza, contra don Alonso, en la que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, suplicó al Juzgado: "(...) dicte sentencia por la que: 1º) Se declare que la marca nacional número 1.769.692, fue solicitada con fraude de los derechos de "ÓPTICA CUÉLLAR, S.L.". 2º) Se declare que el rótulo de establecimiento número 212.079 "ÓPTICA CUÉLLAR", fue solicitado con fraude de los derechos de "ÓPTICA CUÉLLAR, S.L.". 3º) Se declare que la marca nacional número 1.769.692, solicitada y concedida a nombre de Alonso, es propiedad de y procede sea transferida a "ÓPTICA CUÉLLAR, S.L.", por virtud de la acción reivindicatoria ejercida en este procedimiento. 4º) Se declare que el rótulo de establecimiento número 212.079 "ÓPTICA CUÉLLAR", concedido y solicitado a nombre de Alonso, es propiedad de y procede sea transferido a "ÓPTICA CUÉLLAR, S.L.", 5º) Subsidiariamente, para el caso que no fuera estimada la acción reivindicatoria, se declare la nulidad de la marca nacional 1.769.692 y del rótulo de establecimiento 212.079. 6º) Se oficie a la Oficina Española de Patentes y Marcas, para que inscriba el correspondiente asiento en los expedientes de la marca 1.769.692 y del rótulo 212.079 reconociendo la propiedad de dichos signos a favor de "ÓPTICA CUÉLLAR, S.L.", o la decisión firme por sentencia del presente procedimiento. 7º) Se condene a la publicación en dos periódicos de ámbito nacional y uno de ámbito local, a costa del demandado, del fallo condenatorio de la sentencia. 8º) Se condene a las costas al demandado".

2. ) Admitida a trámite la demanda y emplazada la demandada, la Procuradora doña María Fernanda Alfaro Montañés, en su representación, la contestó oponiéndose a la misma, y, suplicando al Juzgado: "Se digne dictar sentencia por la que: estimándose la excepción procesal de litispendencia del art. 533.5ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin entrar a conocer del fondo del asunto planteado, se absuelva en la instancia a mi representado de todos los pedimentos de la demanda, con imposición de las costas causadas a la actora, y/o estimando la excepción procesal de falta de personalidad en la actora por no acreditar el carácter con el que reclama (falta de legitimación activa) del art. 533.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin entrar a conocer del fondo del asunto, se desestime la acción reinvindicatoria del art. 3.3 de la Ley de Marcas que se ejercita de contrario, o, se desestime la demanda formulada de contrario respecto de ambas acciones ejercitadas y todos los pedimentos allí incluidos, con expresa imposición de las costas a la parte contraria, y, se estime la demanda reconvencional formulada por esta parte en ejercicio de la acción de nulidad de la marca de la que es titular la parte contraria, declarándose lo siguiente: que se dicte sentencia desestimando los pedimentos contenidos en la demanda en su contra interpuesta, con expresa imposición a la parte actora de las costas causadas, y estimando la demanda reconvencional se declare: "1º) Que la marca española número 1.789.125 "ÓPTICA CUÉLLAR, S.L.", y diseño de ojo, fue solicitada en contra de las prohibiciones que establece el art. 12, 1º, letras a) y b) de la Ley de Marcas, por entrar en contradicción con el rótulo de establecimiento número 212.079 y con la marca española número 1.769.692, solicitadas y concedidas previamente a su representados, y por lo tanto, que es una marca nula conforme el art. 48 de la Ley de Marcas. 2º) Que se ordene la cancelación, en virtud de lo anterior, de la marca española número 1.789.125 "ÓPTICA CUÉLLAR, S.L.", y diseño de ojo. 3º) Que se declare que el registro de la marca española número 1.789.125 no fue nunca válido, y, que ni su solicitud, ni su registro han tenido nunca los efectos previstos en el Título IV de la Ley de Marcas. 4º) Que se declare que en la actuación de la empresa "ÓPTICA CUÉLLAR, S.L.", al solicitar el registro de la marca española número 1.789.125 ha intervenido mala fe, y que, por ello, habrá de indemnizar a su representado por los daños y perjuicios que le haya ocasionado con tal actuación desde la solicitud por su mandante del registro de su rótulo de establecimiento y su marca y hasta la fecha de ejecución de sentencia, indemnización que será determinada en fase de ejecución de sentencia y todo ello con expresa imposición de las costas causadas por la reconvención a la parte contraria".

   Conferido traslado a la parte actora del escrito de reconvención, se opuso a la misma, solicitando se dictase sentencia desestimándola al estimar los pedimentos de la demanda principal, con expresa imposición de costas al demandado actor reconvencional.

3. - El Juzgado de Primera Instancia número uno de Zaragoza dictó sentencia, en fecha 28 de marzo de 1998, cuya parte dispositiva dice literalmente: "Que con rechazo de la excepción de litispendencia opuesta por la representación del demandado, entrando a conocer del fondo del asunto y desestimando la demanda interpuesta por "ÓPTICA CUÉLLAR, S.L.", contra don Alonso, debo absolver y absuelvo a éste de los pedimentos formulados en su contra. Sin imposición de costas. Y estimando parcialmente la reconvención formulada por don Alonso, contra "ÓPTICA CUÉLLAR, S.L.", debo declarar y declaro la nulidad de la marca española número 1.789.125, "ÓPTICA CUÉLLAR, S.L.", y diseño de ojo, con efectos desde su inscripción, en cuanto solicitada en contra de las prohibiciones que establece el art. 12, 1º letras a) y b) de la Ley de Marcas y entrar en contradicción con el rótulo de establecimiento 212.079 y con la marca española número 1.769.692, solicitadas y concedidas previamente al actor reconvencional, ordenando como ordeno la cancelación de aquella marca número 1.789.125 y diseño de ojo. Sin imposición de las costas causadas por la reconvención formulada".

4. - Apelada la sentencia de primera instancia, y, sustanciada la alzada, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Zaragoza, dictó sentencia, en fecha 17 de noviembre de 1998, cuyo fallo se transcribe textualmente: "Que estimando el recurso de apelación interpuesto por "ÓPTICA CUÉLLAR, S.L.", contra la sentencia de fecha 28 de marzo de 1998, dictada por el Juzgado de Primera Instancia número uno de Zaragoza, en autos de menor cuantía número 546 de 1997, debemos revocar y revocamos dicha resolución y en su virtud con estimación de la demanda y desestimación de la reconvención debemos declarar y declaramos: 1º) Que la marca nacional número 1.769.692 fue solicitada con fraude de los derechos de "ÓPTICA CUELLAR, S.L.". 2º) Que el rótulo de establecimiento núm. 212.079 "ÓPTICA CUÉLLAR", fue solicitado con fraude de los derechos de "ÓPTICA CUELLAR, S.L.". 3º) Que la marca nacional número 1.769.692, solicitada y concedida a nombre de Alonso, es propiedad de y procede sea transferida a "ÓPTICA CUÉLLAR, S.L.", por virtud de la acción reivindicatoria ejercida en este procedimiento. 4º) Que el rótulo de establecimiento número 212.079 "ÓPTICA CUÉLLAR" concedido y solicitado a nombre de Alonso es propiedad de y procede sea transferido a "ÓPTICA CUÉLLAR, S.L.". 5º) Se oficie a la Oficina Española de Patentes y Marcas, para que inscriba el correspondiente asiento en los expedientes de la marca 1.769.692, y del rótulo 212.079 reconociendo la propiedad de dichos signos a favor de "ÓPTICA CUELLAR, S.L.". Todo ello, con expresa imposición de las costas de la primera instancia al demandado reconviniente y sin hacer especial declaración sobre las ocasionadas en esta alzada".

La Procuradora de los Tribunales, doña María Isabel Campillo García, en nombre y representación de don Alonso, interpuso, en fecha 25 de enero de 1999, recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia, por los siguientes motivos, al amparo del artículo 1692.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil: 1º) Por infracción del artículo 3.3º, en relación al artículo 85, de la Ley 32/88, de 10 de noviembre, de Marcas, así como de la jurisprudencia aplicable para resolver la cuestión objeto de debate y que interpreta dicha norma jurídica; 2º) Por incurrir la sentencia impugnada en infracción de los artículos 48, 12 y 20, en relación al artículo 85, todos ellos de la Ley 32/88, de 10 de noviembre, de Marcas y terminó suplicando a la Sala: "(...) se digne dictar sentencia por la que, dando lugar a dicho recurso por estimar alguno de los motivos de casación, mande casar y anular totalmente la sentencia recurrida de la Audiencia Provincial de Zaragoza, dictando en su lugar otra por la que se desestime la demanda principal en su día interpuesta por la parte contraria en todos y cada uno de sus extremos, absolviéndose a mi mandante de todos los pedimentos allí contenidos, y con expresa imposición de las costas causadas en la primera instancia por dicha demanda a la actora principal, y estimándose, en consecuencia, la demanda reconvencional formulada por esta parte se resuelva de conformidad con lo suplicado en la reconvención a excepción de la pretensión indemnizatoria que allí se planteó, y que al no ser objeto de recurso fue renunciada, sin hacer expresa declaración de las costas de la reconvención, ni de la segunda instancia, ni del presente recurso, debiendo correr cada parte con las suyas propias y con las comunes por mitad".

Admitido el recurso y evacuado el trámite de instrucción, el Procurador don José Llorens Valderrama, en nombre y representación de "ÓPTICA CUÉLLAR, S.L.", lo impugnó mediante escrito de 25 de mayo de 2000, suplicando a la Sala: "(...) dictar sentencia desestimando el recurso, confirmando en su totalidad la sentencia recurrida, con los pronunciamientos que correspondan conforme a derecho, con imposición de costas a la parte recurrente".

La Sala señaló para votación y fallo del presente recurso, el día 12 de mayo de 2005, en que tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. ROMÁN GARCÍA VARELA

La entidad "ÓPTICA CUÉLLAR, S.L." demandó por los trámites del juicio declarativo de menor cuantía a don Alonso, e interesó las peticiones que se detallan en el antecedente de hecho primero de esta sentencia, a lo que el demandado se opuso y, además, reconvino con las reclamaciones allí expuestas.

La cuestión litigiosa se centra principalmente en la determinación de la procedencia o no de la acción reivindicatoria de marca deducida en el escrito inicial, en atención a que la actora principal, desde el momento de la apertura de su establecimiento en el año 1986, ha utilizado la marca y el rótulo cuyo registro solicitó don Alonso en los días 10 y 29 de junio de 1993, que contienen un dibujo idéntico al usado por la entidad "ÓPTICA CUÉLLAR, S.L." desde su inicio negocial, de la cual el demandado fue fundador y anterior socio, y había vendido sus participaciones en la misma.

El Juzgado rechazó la demanda y acogió parcialmente la reconvención, y su sentencia fue revocada en grado de apelación por la de la Audiencia.

Don Alonso ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia por los motivos que se examinan a continuación.

El motivo primero del recurso -al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción del artículo 3.3, en relación con el artículo 85, ambos de la Ley 32/88, de 10 de noviembre, de Marcas, y de la doctrina jurisprudencial relativa a dichos preceptos, por cuanto que, según acusa, la sentencia impugnada ha declarado que, en el caso, se trata de la reivindicación de la titularidad de la marca indebidamente solicitada, subrogándose el accionante en la posición jurídica que ostenta el titular registral, sin que para dicha acción se necesite el requisito de la notoriedad de la marca en España, con base en que el mismo está contemplado en el apartado 2º del artículo 3 de la Ley de Marcas, pero no en el apartado 3º de este precepto, sin embargo el principio general, consagrado en el artículo 3.1 de la Ley, es el de que la adquisición del derecho sobre los signos distintivos se lleva a cabo mediante su registro, válidamente efectuado según sus disposiciones, con las excepciones de los dos apartados siguientes del artículo 3, a favor de los usuarios extrarregistrales de signos distintivos y en defensa de la situación de hecho mantenida, si se cumplen los requisitos señalados en ellos, lo que permite entender que el presupuesto de la notoriedad resulta de aplicación también al apartado 3º, debido a que las salvedades a esa regla general han de ser interpretadas siempre de manera restrictiva y nunca extensiva, a cuya conclusión se llega igualmente con una hermenéutica coherente de lo dispuesto en la Disposición Transitoria tercera de la propia Ley, donde se estableció otro mecanismo transitorio de protección de los usuarios extrarregistrales o terceros que vinieran usando un signo distintivo con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley, y para cuya tutela, en coherencia con la anterior regulación del Estatuto de la Propiedad Industrial, no se exigía la notoriedad de ese uso extrarregistral para poder protegerlo, de modo que, cuando no se alude a los supuestos englobables en la Disposición Transitoria tercera, los puntos comunes a exigir serán los siguientes: uno, subjetivo, que se refiera a un tercero, un usuario extrarregistral, y otro, objetivo, que el signo sea notoriamente conocido en España y entre los sectores interesados- se desestima por las razones que se dicen seguidamente.

La sentencia recurrida contiene la siguiente argumentación:

"Partiendo de la base de la coincidencia tanto por el Juzgador de instancia como en lo proclamado ya por esta Sala en el anterior pleito (Sentencia de 20 de enero de 1997) sobre la actitud del demandado reconviniente generadora de fraude de los derechos de un tercero al solicitar el registro de unos signos distintivos utilizados por la actora "OPTICA CUÉLLAR, S.L." durante más de 7 años, a sabiendas de ello pues el demandado reconviniente fue anterior socio y fundador de "ÓPTICA CUÉLLAR, S.L." habiendo vendido sus participaciones como socio, no podemos compartir el criterio de la sentencia de instancia de que sea necesario el requisito de la notoriedad para el tipo de acción ejercitada que no es otra que la dimanante del artículo 3, apartado 3, de la Ley de Marcas, se trata de la reivindicación de la titularidad de la marca indebidamente solicitada, subrogándose el accionante en la posición jurídica que ostenta el titular registral, sin que para esta acción sea necesario el requisito de la notoriedad de la Marca en España (...).

Esta Sala acepta el expresado razonamiento de la resolución de instancia.

El artículo 3.2 de la Ley de Marcas de 1988 disponía que "Sin embargo, el usuario de una marca anterior notoriamente conocida en España por los sectores interesados podrá reclamar ante los Tribunales la anulación de una marca registrada para productos idénticos o similares que puedan crear confusión con la marca notoria, siempre que ejercite la acción antes de que transcurran cinco años desde la fecha de publicación de la concesión de la marca registrada, a no ser que ésta hubiera sido solicitada de mala fe, en cuyo caso la acción de anulación será imprescriptible. Dicho usuario efectuará, al mismo tiempo, la correspondiente solicitud de registro de su marca. No obstante, la tramitación de dicha solicitud se suspenderá hasta que la sentencia adquiera fuerza de cosa juzgada", mientras que el artículo 3.3 precisaba que "Si un registro de marca ha sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, la persona perjudicada podrá reivindicar la propiedad de la marca, siempre que ejercite la oportuna acción reivindicatoria con anterioridad a la fecha de concesión o en el plazo máximo de cinco años desde la fecha de publicación de dicha concesión", de manera que la Ley contempla dos supuestos diferentes, a saber: a) la acción de nulidad para marcas notoriamente conocidas, y b) la acción reivindicatoria para marcas solicitadas con fraude o violación de una obligación; asimismo, los efectos de la estimación de estas acciones son distintos, pues la del artículo 3.2 produce la anulación de la marca registrada y el consiguiente registro de la solicitud posteriormente presentada por el titular de la marca notoria, y la aceptación de la acción del artículo 3.3 provoca la sustitución de la titularidad del registro solicitado con mala fe a favor de quién lo reivindica.

En otro orden, el citado artículo 3.3, que, como ya se ha indicado, integra una acción reivindicatoria, es autónomo y no guarda relación con la Disposición Transitoria tercera ("Quién esté usando una marca con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley podrá reclamar ante los Tribunales la anulación de una marca registrada para productos idénticos o similares que puedan crear confusión con la marca anteriormente usada, siempre que ejercite la acción antes de que transcurran tres años desde la entrada en vigor de la Ley y no hayan pasado tres años desde la fecha de publicación de la concesión de la marca cuyo registro se pretende anular"),lla cual determina una acción de anulación de marca, con plazos acumulativos y exigencia de la posibilidad de confusión con la marca anteriormente usada.

Procede añadir que, según posiciones de autorizada doctrina científica, de una parte, el ejercicio de esta acción reivindicatoria no obliga al usuario a demostrar la notoriedad de su marca, sino a probar la mala fe del solicitante, y de otra, los derechos de tercero protegidos ante la defraudación que representa la solicitud u obtención de un registro de marca no se apoyan en la notoriedad alcanzada en el tráfico por la marca a resultas de su utilización, y la marca solicitada o registrada de forma fraudulenta no es una marca notoriamente conocida en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París, que contempla el supuesto de la protección de una marca notoria frente a una marca usada o registrada que, aplicada a productos idénticos o similares, pueda crear confusión con la marca notoria, como revelan tanto su caracterización legal, como la ordenación sistemática de un supuesto y otro.

Por último, conviene indicar que la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, aunque no es de aplicación para la resolución del caso debatido, en su artículo 2.2 protege la posición jurídica de la persona que resulta perjudicada por la solicitud y, en su caso, registro de una marca por tercero de forma fraudulenta, es decir, con fraude de sus derechos o de forma ilícita por violación de una obligación legal o contractual, sin necesidad de notoriedad ganada por el uso.

El motivo segundo del recurso -al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por transgresión de los artículos 48, 12 y 20, en relación con el artículo 85, todos de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, puesto que, según denuncia, la sentencia de instancia no ha valorado que, como consta acreditado en autos, al ser previas las solicitudes de registro y sus obtenciones, formuladas por don Alonso, tanto para el rótulo del establecimiento número 212.079, como para la marca nacional número 1.769.692 de Clase 39ª, ha nacido a su favor la prioridad registral establecida en el artículo 20 de la Ley de Marcas, lo que le permite ejercitar la acción de nulidad de la marca obtenida por la actora principal número 1.789.125 de Clase 9ª, por entrar en conflicto con los signos del recurrente al ser coincidentes en su representación gráfica y en el género de actividades y productos amparados- se desestima por coherencia con el perecimiento del motivo primero, que trae como consecuencia la del presente, sólo referido a la reconvención y, por consiguiente, incompatible con el acogimiento de la demanda.

La desestimación del recurso produce los preceptivos efectos determinados en el artículo 1715.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil respecto a las costas.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español