STS, 28 de Abril de 2008

En el recurso contencioso-administrativo nº 90/2003, la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó, con fecha 10 de octubre de 2005, sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: «FALLAMOS: Que debemos DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora de los Tribunales, María Teresa Rodríguez Pechín, en nombre y representación de la sociedad SOREMARTEC, S.A., contra la resolución dictada en fecha 22 de enero de 2.001 por la Oficina Española de Patentes y Marcas concediendo a favor de LA SOLICITANTE, GALLETAS GULLON, S.A. la inscripción de la marca tridimensional nº 2.300.112 "GULLON CHOCO BOM", para productos de la clase 30ª, en concreto galletas, confirmada por otra posterior de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 25 de octubre de 2.002, que TAMBIÉN la concede; por lo que DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS que las mismas son conformes con el Ordenamiento Jurídico y, en consecuencia, las confirmamos. No se hace un especial pronunciamiento sobre las costas causadas en esta instancia».

Contra dicha sentencia preparó recurso de casación la Procuradora de los Tribunales Doña María Teresa Rodríguez Pechín, en representación de SOREMARTEC, S.A, mediante escrito de fecha 16 de febrero de 2006. El recurso fue tenido por preparado mediante providencia de fecha 20 de febrero de 2006, dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Emplazadas las partes, la representación procesal de SOREMARTEC, S.A. formalizó su recurso de casación mediante escrito de fecha 25 de abril de 2006 en el que, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, denunció la infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas. Efectúa una crítica de la sentencia en la que destaca lo siguiente: a) la declaración de compatibilidad entre las marcas enfrentadas que efectúa la sentencia impugnada no ha de considerarse una fijación de los hechos no susceptible de recurso de casación, por lo que solicita de la Sala que proceda a integrar los hechos admitidos como probados. b) El Tribunal de instancia ha incurrido en error en la comparación entre las marcas enfrentadas, existe identidad absoluta en cuanto a los campos aplicativos de los productos que identifican, y la declaración de que el parecido se reduce al vocablo «CHOCO» es errónea y se deriva de que la comparación se ha limitado a la marca nº 573.943 «SCHOKO-BONS», cuando fueron cuatro las marcas oponentes; además de que, aunque los términos «CHOCO» y «BOM» pudieran ser genéricos o descriptivos, no lo es la combinación de ambos; c) prescinde de la primacía del elemento denominativo en la comparación; d) como ha declarado el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, no cabe apoderarse de distintivos ajenos por el procedimiento de añadirles la razón social propia; d) no existen multitud de precedentes registrales de la clase 30 que incorporan los vocablos «CHOCO» y «BOM» y, además, las tres marcas citadas en la contestación a la demanda -nº 2.294.787, nº 2.318.418 y nº 2.357.251- han sido denegadas; e) existe coincidencia en los productos; f) se aprecia semejanza fonética y denominativa entre las partes centrales y nucleares de los signos enfrentados SCHOCO BONS o CHOCOBON vs. CHOCO BOM, así como visual y auditiva, que genera riesgo de confusión; g) el término GULLON no tiene fuerza identificadora; h) aunque es una marca mixta o compleja, porque se trata de un conjunto gráfico tridimensional, no puede tener a efectos comparativos un tratamiento distinto al de las marcas meramente denominativas. Finaliza afirmando que existe identidad aplicativa (reconoce que la definición general de los productos de la clase 30 no incluye expresamente a las galletas, pero entiende que no cabe duda de la inclusión de estos productos en dicha clase), que el elemento denominativo, como identificador de los signos, es esencial y que, por tanto, existe riesgo de confusión entre los consumidores. Concluye suplicando a la Sala lo siguiente: «[dicte] sentencia, estimando los motivos del recurso, y casando la sentencia recurrida, resolviendo de conformidad a la súplica del escrito de demanda planteado en la primera instancia, esto es, anulando las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas, dictadas en relación con la concesión de la marca nº 2.300.112 "CHOCO BOM" (mixta) para distinguir galletas dentro de la clase 30ª del vigente Nomenclátor Internacional y disponiendo, en consecuencia, la denegación de dicho registro».

El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sección Primera de la Sala de fecha 7 de mayo de 2007, que ordenó remitir las actuaciones a la Sección Tercera, conforme a las reglas de reparto de asuntos.

Por providencia de 20 de junio de 2007 se acordó entregar copia del escrito de interposición del recurso al Abogado del Estado, en representación de la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, y a la Procuradora de los Tribunales Doña María José Corral Losada, en representación de GALLETAS GULLON, S.A. para que formalizaran su oposición.

1. - La representación procesal de GALLETAS GULLON, S.A. presentó su escrito con fecha 10 de septiembre de 2007. En primer lugar, esboza seis causas de inadmisión del recurso (que, en este trámite, se convierten en causas de desestimación), que resume en la ausencia de correlación entre las infracciones denunciadas en el escrito de preparación del recurso de casación y las desarrolladas en el escrito de interposición, y en postularse en ambos escritos motivos diversos a los sostenidos ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (folio 25). Como continuación de lo anterior, expone que el escrito de interposición incurre en: 1) incumplimiento de ciertos requisitos formales de necesario cumplimiento, como son el carácter recurrible del pronunciamiento, la cuantía indeterminada y la justificación del interés casacional; 2) falta de cita y justificación de una vulneración de la jurisprudencia; 3) introducción de cuestiones nuevas; 4) infracciones jurídicas consentidas en casación por no haberse recurrido su desestimación tácita, que incluyen la falta de vulneración del artículo 13 de la Ley de Marcas y los presupuestos fácticos de la sentencia. Con relación al escrito de interposición denuncia lo siguiente: 1) la valoración de la prueba no es revisable en casación; 2) la pretensión de revisión de la base fáctica de la sentencia debió haberse planteado al amparo del apartado c) del artículo 88.1 de la LRJCA ; existe falta de correlación entre los motivos planteados en el escrito de preparación y su desarrollo argumental, y denuncia de ciertas infracciones cuya relevancia no fue justificada en dicho escrito; 4) invocación en el escrito de interposición de una jurisprudencia que no fue citada en el escrito de preparación; 5) prohibición de la mutatio libelli y de la introducción de cuestiones nuevas en casación. Por último, solicita la desestimación del recurso por entender que no sostiene una interpretación racional de la normativa que cita y que no desvirtúa las consideraciones de la Sala de instancia, y concluye suplicando que «(...) se dicte Sentencia, en la que se desestime el presente RECURSO, confirmando la meritada Sentencia y la correcta concesión de la Marca gráfico denominativa y tridimensional núnero 2.300.112 "GULLON CHOCO BOM" y envase prismático de galletas con reivindicación de gráficos y colores, condenándose en costas a la parte recurrente».

2. - El Abogado del Estado, en representación de la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, formalizó el trámite mediante escrito de fecha 16 de julio de 2007, que concluyó suplicando a la Sala que «por formulada oposición a la casación, dicte sentencia desestimando el recurso y con costas».

Por diligencia de ordenación de 13 de septiembre de 2007 se unieron los escritos de oposición al recurso y quedaron las actuaciones pendientes para señalamiento.

Por providencia de fecha 8 de abril de 2008 se ha señalado para la deliberación, votación y fallo del presente recurso el día 22 de abril de 2008, en que han tenido lugar dichos actos.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret, Presidente de la Sección

Es objeto de este recurso de casación la sentencia nº 1337, dictada con fecha 10 de octubre de 2005 por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso nº 90/2003, que desestimó el recurso interpuesto por la representación procesal de SOREMARTEC, S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 25 de octubre de 2002, que confirmó la dictada con fecha 22 de enero de 2001, que había concedido la inscripción de la marca mixta tridimensional nº 2.300.112 «GULLON CHOCO BOM», para productos de la clase 30 del Nomenclátor (galletas), por no apreciar riesgo de confusión con la marca internacional nº 573.943 «KINDER SCHOKO-BONS», concedida también para la clase 30 [café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para elevar; sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensalada); especias; hielo].

La justificación de la resolución adoptada por el Tribunal sentenciador se encuentra en el fundamento jurídico cuarto de la sentencia recurrida, en el que se expone lo siguiente:

CUARTO: En conclusión, aplicando esta doctrina al presente recurso, podemos extraer las siguientes conclusiones:

1---Que la marca solicitada "GULLON CHOCO BOM" y la marca enfrentada "choko-bons" tienen las dos un vocablo igual (choco). Por lo que podemos concluir que la semejanza es solo grande en el termino común, que es de carácter eminentemente genérico, y de uso común para distinguir alimentos con chocolate como componente fundamental, dando el toque relevante a la denominación reivindicada el primer vocablo, GULLON, que además es su razón social; diferencia suficientemente apreciable tanto desde el punto de vista visual como auditivo.

2---Que además la marca solicitada es gráfica y tridimensional, es decir con combinación de elementos gráficos, denominativos y diferentes colores, mientras que la oponente es meramente denominativa. Así, desde la perspectiva global están perfectamente diferenciadas, no siendo necesario descomponer a las mismas en las partes que las integran, ya que es de forma global como los consumidores las perciben en el mercado. El impacto visual es pues muy diferente entre las dos marcas.

3---Que el primer término de la marca solicitada es muy significativo, pues reproduce exactamente el nombre de la razón social de la entidad peticionaria, GULLON, que es una empresa especializada en galletas de España, lo que constituye una inequívoca indicación de procedencia y de origen empresarial, que elimina cualquier riesgo indirecto de confusionismo en el mercado. Además los vocablos de origen internacional de las marcas contrapuestas son muy diferentes a los de la solicitada y ajenos a nuestro idioma, por lo que su prosodia y audición es muy diferenciada.

4---Que además existen multitud de precedentes registrales de la clase 30ª que incorporan los vocablos choco o bom, como también es cierto que la gran mayoría de ellos son incluso anteriores a las marcas del grupo solicitante.

5---Que aunque los productos pertenecen a la misma clase comercial o a la misma área -clase 30 ª del nomenclátor-, sin embargo no son idénticos, pues los protegidos por la solicitante son galletas exclusivamente, mientras que los de la oponente son con carácter general como "café, te cacao, azúcar arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparación hechas de cereales,pan,pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para elevar, sal, mostaza, vinagre, salsas, a excepción de las salsas de ensalada, especies y hielo".

6----Que además la sociedad solicitante es notoriamente conocida en los mercados nacional e internacional del área de las galletas, teniendo una elevada reputación y crédito de los productos que fabrica y comercializa. Y así el término GULLON es el elemento identificador indiscutible de todas las marcas de su propiedad. Y esta notoriedad elimina cualquier posible presunción de una intención de aprovecharse de un crédito que no le corresponde.

Por lo tanto, y a pesar de todo lo expuesto, es sumamente improbable que se produzca un riesgo de asociación o confusión entre los dos signos enfrentados en el mercado de los consumidores, no pudiéndose dar lugar a pensar tampoco que tienen un mismo origen empresarial.

Y así procede considerar las resoluciones administrativas recurridas conformes con el Ordenamiento Jurídico. Y se ha de desestimar el presente recurso

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Como se ha expuesto, la representación procesal de GALLETAS GULLÓN, S.A. solicita en su escrito de oposición la inadmisión del recurso de casación. Esta es una cuestión de orden público procesal que, por ello, debe ser resuelta en primer lugar. Se alegan en defensa de esta petición diversas razones que son susceptibles de un pronunciamiento conjunto y que, en este supuesto, deben ser desestimadas. 1) Con carácter general, no puede prosperar ninguno de los planteamientos que se dirigen contra argumentos o alegaciones de la recurrente y no contra el motivo de casación articulado. El objeto del litigio que se planteó en la instancia consistía en la petición de nulidad del registro de la marca nº 2.300.112 «GULLON CHOCO BOM», y no ha sido modificado en casación; la recurrente no solicita ahora de la Sala que se pronuncie sobre cuestiones distintas de las que ya se plantearon, sino que continúa solicitando la denegación del registro. 2) El escrito de preparación del recurso de casación está sujeto a unos requisitos formales, que no se consignan de forma expresa en el artículo 89.1 LJ, pero que este Tribunal (por todos ATS de 9 de mayo de 2005 (RC 5193/2002) ha concretado en la mención: del carácter recurrible de la resolución, de la legitimación de la recurrente, del cumplimiento del plazo, y de la intención de interponer el recurso de casación, sin que sean exigibles la fijación cuantía o la justificación del interés casacional; el escrito de preparación del presente recurso cumple todas las formalidades exigidas. 3 ) En el supuesto previsto en el artículo 86.4 LJ, que es el que nos ocupa, habrá de justificarse que la infracción de una norma estatal o comunitaria europea ha sido relevante y determinante del fallo de la sentencia; ello comporta que en el escrito de preparación deba anunciarse el motivo o motivos en que se fundará el recurso, pues en caso contrario no podrá efectuarse el anterior juicio de relevancia; el motivo único de este recurso de casación, articulado al amparo del apartado d) del artículo 88.1 LJ, denuncia la infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de Marcas ; en consecuencia, el juicio de relevancia sólo es exigible con relación al citado precepto, sin que sea necesaria cita alguna de la jurisprudencia cuya infracción no se ha anunciado como motivo de casación. 4) Debe distinguirse entre alegaciones y pretensiones, por lo que el desarrollo de nuevos argumentos o la modificación de aquéllas no implica la introducción de cuestiones nuevas, ni puede concurrir una mutatio libelli, que, por otra parte, no impide que el demandante pueda introducir alteraciones o formular peticiones que tengan estrecha relación con las cuestiones planteadas, siempre que con ello no se altere la causa petendi o el fundamento de la demanda; 5) Corresponde al Tribunal pronunciarse sobre la petición de integración de hechos, que no constituye un motivo de casación. 6) La valoración de la prueba no es revisable en casación, pero no constituye una causa de inadmisión del recurso.

El recurso debe ser desestimado. La recurrente pretende que se integren los hechos admitidos como probados y que esta Sala entre a valorar de nuevo la similitud entre las marcas enfrentadas. Pero no hay hechos probados que no hayan sido considerados en la instancia y que pudieran integrarse en sede de casación, puesto que los elementos fácticos relativos a la comparación entre las marcas en litigio son exclusivamente los propios signos enfrentados y los ámbitos aplicativos sobre los que se proyectan, y ambos han sido tenidos en cuenta por la Sentencia impugnada. Cuando la cuestión central del litigio de instancia es, precisamente, apreciar las diferencias fonéticas, gráficas, conceptuales y aplicativas de unas y otras marcas a efectos de juzgar sobre su posible pacífica convivencia en el mercado sin riesgo de confusión y excluir la prohibición relativa establecida por el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, no basta para el éxito de dicho recurso de casación que la recurrente se limite a discrepar de las apreciaciones que haya hecho el Tribunal de instancia afirmando que éste ha errado en dichas apreciaciones. En materia de marcas no podemos sustituir en casación los juicios que sobre confundibilidad o riesgo de asociación, ámbito aplicativo y similares se hayan efectuado en la instancia; las apreciaciones de hechos respecto a los litigios entre marcas no son revisables en casación, a excepción de los errores manifiestos o de la eventual vulneración de las normas sobre valoración tasada de la prueba, lo que no concurre en el presente supuesto (por todas, en esta materia de marcas, sentencias de 25 de septiembre de 2003 -RC 3465/1998-, de 24 de octubre de 2003 -RC 3925/1998- de 30 de diciembre de 2003, -RC 3083/1999-, y de 10 de marzo de 2005 -RC 4700/2002 -). En el caso de autos, la Sala de instancia, mediante un juicio que no puede considerarse arbitrario o incurso en error patente, ha descartado la existencia de riesgo de confusión o asociación; este juicio fáctico se acomoda a la jurisprudencia de esta Sala y resulta intangible en casación.

La desestimación del motivo único del recurso lleva consigo la imposición de las costas a la recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional.

Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey y en ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,