STS, 5 de Mayo de 2005
| Ponente | MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA |
| ECLI | ES:TS:2005:2864 |
| Número de Recurso | 7662/2002 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 5 de Mayo de 2005 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a cinco de Mayo de dos mil cinco.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 7662/2002 interpuesto por "MERCK & CO. INC.", representada por el Procurador D. Javier Ungría López, contra la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 3 de julio de 2002 en el recurso número 2948/1997, sobre concesión de la marca número 1.980.975 "Megacor"; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por Abogado del Estado, y "EL CORTE INGLÉS, S.A.", representada por el Procurador D. Carlos Andreu Socias.
"Merck & Co., Inc." interpuso ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 2948/1997 contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de noviembre de 1996, confirmada por la de 8 de septiembre de 1997, que concedió la marca número 1.980.975 "Megacor", con gráfico, para productos de la clase 5.
En su escrito de demanda, de 1 de febrero de 2001, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "por la que, estimando el presente recurso, se declare que las resoluciones registrales anteriores son totalmente nulas y que en su lugar procede la denegación de la marca nº 1.980.975, que consiste en un signo mixto en el que prepondera sobremanera la denominación 'Megacor' y que se destina a la comercialización de cualquiera de los productos protegidos en la clase 5 del Nomenclátor Internacional Oficial". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.
El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 2 de abril de 2001, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "desestimando el presente recurso".
"El Corte Inglés, S.A." contestó a la demanda con fecha 28 de abril de 2001 y suplicó sentencia por la que, "desestimando el recurso interpuesto por la demandante, se declaren y se mantengan por ajustadas a Derecho las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 5 de noviembre de 1996, por la que se concedía la marca de mi representada número 1.980.975, denominada 'Megacor-El Corte Inglés (gráfica)', y a su vez resolución del propio Organismo registral de 8 de septiembre de 1997, por la que se desestimó expresamente el recurso ordinario interpuesto por la parte demandante, y se mantenga la concesión definitivamente la citada marca número 1.980.975". Por otrosí consideró innecesario el recibimiento a prueba.
Practicada la prueba que fue declarada pertinente por auto de 11 de mayo de 2001 y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 3 de julio de 2002, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la entidad Merck & Co., Inc., contra la resolución de la Oficina Española del Registro de Patentes y Marcas de 8 de septiembre de 1997, declarando ajustada a Derecho la resolución impugnada".
Con fecha 21 de noviembre de 2002 "Merck & Co., Inc." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 7662/2002 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:
al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, por haber sido "quebrantadas las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia".
al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, porque "la sentencia recurrida ha infringido dos de los criterios adoptados por la doctrina jurisprudencial en interpretación de la norma del art. 12.1.a) de la Ley de Marcas y, por ende, el propio precepto".
El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con imposición de costas al recurrente.
"El Corte Inglés, S.A." se opuso igualmente al recurso y suplicó sentencia que confirme íntegramente la de instancia con imposición de costas a la parte recurrente.
Por providencia de 27 de enero de 2005 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 27 de abril siguiente, en que ha tenido lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de Sala
La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 3 de julio de 2002, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Merck & Co., Inc." contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud fue inscrita la marca número 1.980.975 "Megacor", con gráfico, para distinguir productos de la clase 5ª del Nomenclátor Internacional, en concreto "productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas".
A la inscripción de la marca número 1.980.975 "Megacor", solicitada por "El Corte Inglés, S.A.", se había opuesto, entre otros, "Merck & Co., Inc." en cuanto titular de la marca número 1.126.761 "Mevacor", que ampara productos de la misma clase.
La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas con el siguiente razonamiento:
"[...] En aplicación de dicha doctrina, aparecen notorias y acusadas diferencias que existen entre las marcas Megacor, El Corte Inglés (diseño) nº 1.980.975 y la oponente nº 1.126.761 Mevacor, que eliminan el riesgo de confusión en el mercado entre los consumidores de los productos amparados por las marcas enfrentadas.
En el presente caso los productos o servicios amparados tienen el mismo número del nomenclátor y pertenecen al mismo ámbito comercial.
Todo lo anteriormente expuesto hace que haya de ser desestimado el presente recurso contencioso-administrativo".
El primer motivo de casación se deduce al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional y en él se denuncia el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia.
Considera la recurrente que la Sala de instancia no se ajusta a los artículos. 33.1 y 67.1 de la Ley Jurisdiccional citada porque "ha ignorado absolutamente y no ha dado ningún tipo de respuesta a una cuestión esencial planteada en la demanda del recurso contencioso" cual era la relativa a la incidencia que pudiera tener en éste el hecho de que una sentencia precedente de la misma Sala (de 11 de abril de 2000, recaída en el recurso contencioso-administrativo número 1377/1997) hubiera ya declarado "que una marca denominada 'Megacor' y de la clase 5 no puede convivir en el registro con su prioritaria denominada 'Mevacor' y destinada a productos de la misma clase".
A juicio de la recurrente, el tribunal de instancia incurre en incongruencia por omisión dado que ni contesta a dicha alegación, sustancial en el planteamiento de la demandante, ni responde a los argumentos relativos a la confundibilidad de las marcas enfrentadas, centrados en propugnar la comparación de conjunto de los signos y en sostener que "la semejanza fonética tiene autonomía para hacer operativa, por sí sola, la prohibición de aquel precepto [el artículo 12.1.a de la Ley de Marcas]".
El motivo debe ser acogido pues, en efecto, gran parte de la construcción de la demanda se centraba en la contradicción que suponía el hecho de que se admitiera ahora la compatibilidad de las dos marcas cuando previamente tanto el organismo registral como el propio Tribunal Superior de Justicia de Madrid habían sostenido justamente lo contrario, como lo acreditaba el texto de la resolución judicial adjunta como documento número cuatro a aquel escrito procesal. Tesis que, como a continuación analizaremos, podrá ser acertada o no pero que, en todo caso, requería una respuesta judicial, inexistente en la sentencia ahora impugnada.
Incurre, pues, en incongruencia el tribunal de instancia sólo por este motivo, sin que estimemos que se produce el mismo quebrantamiento de forma respecto de las alegaciones referidas a la compatibilidad intrínseca de los signos enfrentados. En este extremo, y pese a su pobreza argumental, sí puede admitirse que hay una respuesta de la sentencia recurrida.
La estimación del motivo determina que debamos resolver lo que proceda dentro de los términos en que se hubiera planteado el debate. Y en este punto la primera cuestión que debemos tratar es, precisamente, la incidencia que en el litigio pudiera tener la tan citada sentencia antecedente, de 11 de abril de 2000, dictada por la Sección Octava del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el recurso contencioso-administrativo número 1377/1997.
En aquella resolución la Sala desestimó el recurso contencioso- administrativo antes reseñado, interpuesto por "El Corte Inglés, S.A." contra la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas que había denegado a dicha sociedad el acceso registral de la marca denominativa número 1.971.714 "Megacor". A tal inscripción se había opuesto "Merck & Co., Inc." invocando la prioridad se su registro número 1.126.761, "Mevacor". Las posiciones procesales eran, pues, las inversas respecto de las presentes.
La razón de decidir de la sentencia de 11 de abril de 2002 fue que, dadas las características singulares de las dos marcas en conflicto, debía declararse su incompatibilidad registral. Pero en la misma sentencia, concretamente en su fundamento jurídico séptimo, la propia Sala hizo una consideración adicional, a modo de obiter dictum, en la que expresó que tal incompatibilidad no tenía por qué ser aplicable precisamente al supuesto que es objeto de este proceso.
En efecto, puede leerse en aquel fundamento séptimo que la conclusión a la que entonces llegaba el tribunal "[...] no se elimina o disminuye con que la OEPM hubiera concedido la marca nº 1.980.975 'Megacor', de carácter mixto, pues ésta ni es denominativa (como el supuesto entre las marcas enfrentadas) ni se escribe en horizontal, sino en vertical, palabra a la que se añade por arriba 3 elipses y por debajo, tras la letra 'R', la conocidísima marca de 'El Corte Inglés' dentro de un triángulo; caso en que existen bastantes elementos gráficos para distinguirla de la marca 'Mevacor', denominativa, a pesar que afecten a los mismos productos de la clase 5ª."
Quiérese decir, pues, que la sentencia invocada a su favor por "Merck & Co., Inc." en realidad -y por lo que se refiere a su incidencia en el presente litigio- resulta más bien contraria a su tesis ya que, como acertadamente alega la defensa de "El Corte Inglés, S.A." en cuanto parte ahora recurrida, "lo único que viene a confirmar es el fallo y fundamento de la sentencia objeto del presente recurso, en el sentido que existen bastantes diferencias en los elementos gráficos y denominativos que componen las marcas enfrentadas 'El Corte Inglés-Megacor' y 'Mevacor', que impiden la aplicación de la prohibición de registro establecida en el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas". Tratándose de anticipar a esta conclusión, sostiene ahora "Merck & Co., Inc." que la sentencia de 11 de de 2000 no constituye un pronunciamiento definitivo sobre la compatibilidad de la marca mixta número 1.980.975 (la que es objeto de este pleito) "sencillamente porque no podía pronunciarse en relación con un expediente distinto del que manejaba". Siendo ello cierto en lo esencial, también lo es que menos podrá utilizarse aquella resolución judicial como aval para las alegaciones de "Merck & Co., Inc." a favor de la incompatibilidad de la marca mixta número 1.980.975 con sus registros prioritarios.
Todo ello nos vuelve a situar, pues, en el punto de partida, que no es sino el de analizar las semejanzas o diferencias entre ambos signos a los efectos de aplicar o no la prohibición relativa de registro contenida en el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas.
El organismo registral había llegado a la conclusión de que eran compatibles la marca solicitada (número 1.980.975 "Megacor" con la adición de los términos "El Corte Inglés", dentro de un diseño característico) y la marca oponente 1.126.761 "Mevacor". Sostenía que en este caso "no sólo se aprecia una disparidad fonética provocada por las letras G y V de cada término, que se manifiesta además en una diferencia conceptual por el contenido semántico de la partícula 'Mega' frente al carácter caprichoso de la partícula 'Meva', sino que además, el conjunto solicitado presenta una configuración gráfica singular y llamativa, en diversos colores, con un diseño original en la parte superior y la referencia a la razón social del solicitante, 'El Corte Inglés', con su conocido diseño y tipo de letra en la parte inferior, lo que otorga al distintivo solicitado la suficiente carga diferencial con respecto al oponente como para ser distinguidos por el público consumidor, pese a que ambas marcas coincidan en amparar los mismos productos de la clase 5".
A nuestro juicio estas apreciaciones son correctas. La comparación en conjunto de las marcas enfrentadas aboga por su recíproca compatibilidad sin riesgo de confusión en los consumidores tanto desde el punto de vista fonético como gráfico. Si, ciertamente, la comparación ha de prestar una especial atención al elemento cuya preponderancia sea manifiesta, no puede omitirse tampoco el análisis de los secundarios que, en este caso, son relevantes: vienen dados por la adición de los ya citados términos "El Corte Inglés" y, muy especialmente, por el gráfico bien caracterizado en que unos y otros se enmarcan.
La ya relativa y parcial semejanza fonética respecto de uno solo de los términos de que consta la nueva marca ("Megacor-El Corte Inglés"), disminuida además por razón de una consonante con fuerza propia en el conjunto, que difiere de la consonante central de la marca oponente ("Mevacor"), no basta para generar la prohibición relativa de registro cuando, además de la diferenciación antes dicha y de la semántica propiciada por el significado del prefijo "mega", existe en la marca aspirante un gráfico del que carece la prioritaria.
No cabe, pues, sostener que la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas al declarar, en este caso, compatibles una y otra marca haya infringido el artículo 12.1.a) por más que ambas traten de proteger productos entre los que existe afinidad, lo que conduce a la desestimación del recurso contencioso-administrativo .
Procede, pues, la estimación del recurso de casación y la desestimación del recurso contencioso-administrativo. En cuanto a las costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional, cada parte satisfará las de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las de la instancia, al no concurrir temeridad o mala fe.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
Estimar el recurso de casación número 7662/2002 interpuesto por "Merck & Co., Inc." contra la sentencia dictada con fecha 3 de julio de 2002 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 2948/1997, que casamos.
Desestimar el recurso contencioso-administrativo número 2948 de 1997 interpuesto por "Merck & Co., Inc." contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de noviembre de 1996, confirmada por la de 8 de septiembre de 1997, que concedió la marca número 1.980.975 "Megacor", con gráfico, para productos de la clase 5 del Nomenclátor.
Cada parte satisfará las costas de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las costas de la instancia.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma.- Óscar González.- Manuel Campos.- Eduardo Espín.- José Manuel Bandrés.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.
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