STS, 16 de Octubre de 2002
| Ponente | Segundo Menéndez Pérez |
| ECLI | ES:TS:2002:6791 |
| Número de Recurso | 8484/1996 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - 01 |
| Fecha de Resolución | 16 de Octubre de 2002 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. SEGUNDO MENENDEZ PEREZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. PABLO MARIA LUCAS MURILLO DE LA CUEVAD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a dieciséis de Octubre de dos mil dos.
VISTO por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto por la mercantil DANONE, S.A., representada por el Procurador Sr. Sorribes Torra, contra sentencia de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 20 de enero de 1996, sobre concesión de la marca número 1.500.995, "Bio Celgan".
Se ha personado en este recurso, como partes recurridas, LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, con la representación que le es propia, y la mercantil CELGAN, S.A., representada por la procuradora Sra. Julia Corujo.
En el recurso contencioso-administrativo número 710/93, la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con fecha 20 de enero de 1996, dictó sentencia cuyo fallo es del siguiente tenor literal: "FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso contencioso- administrativo interpuesto por la representación procesal de DANONE, S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 30 de abril de 1993 (BOPI de 1 de julio de 1993) que estimando el recurso de reposición interpuesto contra la de fecha 20 de febrero de 1992 (BOPI de 1 de junio de 1992) concedió la marca española BIOCELGAN nº 1.500.995, consistente en un signo tridimensional, relativo a un envase con reivindicación de colores, entre los que se destaca el fondo coco del cuerpo y de la tapa del envase; tanto en la tapa como en el envase propiamente dicho se incluye la denominación BIOCELGAN, destacándose en letras grandes y de doble trazo el vocablo BIO, que no se reivindica a título exclusivo, por su carácter genérico, y estando la denominación CELGAN inscrita dentro de un rectángulo que se ornamenta en su parte superior izquierda con un diseño de margarita, y se dispone al pie del BIO. La letra "I" se ornamenta con punto con el mismo diseño de margarita; todo ello con la reivindicación de colores; y que protege productos de la clase 29ª del nomenclátor internacional, en concreto "yogur de coco"; resolución que se confirma en su integridad por ser en todo conforme con el ordenamiento jurídico. No se hace expresa imposición de las costas procesales causadas en este recurso".
Contra dicha sentencia ha interpuesto recurso de casación la representación procesal de DANONE, S.A., formalizándolo, al amparo del número 4º del artículo 95.1 de la Ley de la Jurisdicción, en base a los siguientes MOTIVOS DE CASACION:
Infracción del apartado 1, letras a), b) y c) y apartado 2 del artículo 11 en relación con el artículo 1, ambos de la vigente Ley de Marcas y en la infracción de la jurisprudencia, así como de los principios de "libre empresa", de la "buena fe" y de "libre y leal concurrencia".
Infracción del artículo 12.1.a) en relación con el artículo 13.c) de la vigente Ley de Marcas y de la jurisprudencia dictada sobre la aplicación de los principios de "libre empresa", de la "buena fe" y de "libre y leal concurrencia".
Y termina suplicando a la Sala que dicte "...sentencia, casando la sentencia recurrida, revocando la resolución objeto del recurso y decretando la denegación de la marca nº 1.500.995 BIO CELGAN".
El Abogado del Estado, en la representación que ostenta, se opuso al recurso de casación interpuesto y suplica a la Sala que "...dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente".
La representación procesal de la mercantil CELGAN, S.A., se opuso igualmente al recurso de casación interpuesto de contrario y suplica a la Sala que "...dicte en su día sentencias por la que se declare no haber lugar al recurso de casación interpuesto y confirme por estar ajustada a Derecho la Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Sexta del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 20 de enero de 1996, que confirmó la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, antes Registro de la Propiedad Industrial, de 30 de abril de 1993, por la que se concedió la marca 1.500.995 BIO CELGAN, CON GRAFICO, clase 29, todo ello con expresa imposición de costas a la parte recurrente".
Mediante Providencia de fecha 18 de junio de 2002 se señaló el presente recurso para votación y fallo el día 3 de octubre del mismo año, en cuya fecha han tenido lugar dichos actos procesales.
La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección Sexta, con fecha 20 de enero de 1996, desestimó el recurso contencioso- administrativo interpuesto por "Danone, S.A." contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 30 de abril de 1993, que concedió la inscripción de la marca número 1.500.995 BIO CELGAN, con gráfico, para productos de la clase 29: en concreto, "yogur sabor coco".
Dicho ahora en síntesis, aquella sentencia razona que: a) aunque la marca instada y las oponentes coinciden en el vocablo BIO, este al ser genérico, no es apropiable, diferenciándose en todo lo demás, pues la solicitada añade la denominación CELGAN, que coincide con las siglas de la razón social de su titular, y también un gráfico ampliamente significativo y diferenciador, consistente en un vaso de yogur en tres dimensiones, con reivindicación de colores, siendo desigual la impresión de conjunto de cada marca; y b) no es posible que se produzca error o confusión en el mercado y en el público consumidor, ni riesgo de aprovechamiento del crédito y reputación alcanzados por las marcas previamente registradas.
Antes de nada, diremos que esta Sala del Tribunal Supremo se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre recursos de casación análogos, interpuestos por "Danone S.A." contra sentencias que, a su vez, habían declarado la conformidad a derecho de resoluciones administrativas que accedían al registro de marcas entre cuyos componentes denominativos figuraba el término "Bio".
Se trata de las dictadas en los siguientes recursos de casación:
- número 7908/1996, resuelto por sentencia de esta Sala de 27 de septiembre de 2002, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 26 de julio de 1996 en el recurso número 1797/1994 sobre marca "Biosoy" número 554.620, siendo recurrente "Danone, S.A." y recurrido "Nutritión & Soja, S.A.";
- número 7173/1995, resuelto por sentencia de esta Sala de 20 de junio de 2002, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 29 de junio de 1995 en el recurso número 93/1994 sobre marca "Bio Clesa" número 1.503.626, siendo recurrente "Danone, S.A." y recurrido "Clesa, S.A.";
- número 2875/1995, resuelto por sentencia de esta Sala de 11 de abril de 2002, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 28 de septiembre de 1995 en el recurso número 1352/1992 sobre marca "Biomiko" número 1.276.229, donde fue recurrente "Danone, S.A." y recurrido "Helados y Congelados, S.A.";
- número 473/1996, resuelto por sentencia de esta Sala de 10 de abril de 2002, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 11 de julio de 1995 en el recurso número 1392/1992 sobre marca "Clesabio" número 1.503.626, donde fue recurrente "Danone, S.A." y recurrido "Clesa, S.A.";
- número 1597/1995, resuelto por sentencia de esta Sala de 26 de marzo de 2002, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 21 de diciembre de 1994 en el recurso número 2033/1992 sobre marca "Byoclesa" número 1.259.293, donde fue recurrente "Danone, S.A." y recurrido "Clesa, S.A.";
- número 7775/1994, resuelto por sentencia de esta Sala de 14 de febrero de 2002, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 6 de julio de 1995 en el recurso número 1707/1992 sobre marca "Biosport" número 1.273.554, donde fue recurrente "Danone, S.A." y recurrido "Unión Industrial y Agro-Ganadera, S.A.";
- número 5440/1994, resuelto por sentencia de esta Sala de 5 de diciembre de 2001, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 31 de mayo de 1994 en el recurso número 555/1992 sobre marca "Kalise Bio Natural" número 1.300.522, donde fue recurrente "Danone, S.A." y recurrido "Interglas, S.A.";
- número 4721/1994, resuelto por sentencia de esta Sala de 2 de noviembre de 2001, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 6 de abril de 1994 en el recurso número 1052/1992 sobre marca "Biofrinat" número 1.309.813, donde fue recurrente "Danone, S.A." y recurrida la Administración del Estado;
- número 3958/1994, resuelto por sentencia de esta Sala de 27 de septiembre de 2001, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 4 de marzo de 1994 en el recurso número 998/1992 sobre marca "Bio Celgan" número 1.304.895, donde fue recurrente "Danone, S.A." y recurrido "Celgan, S.A.";
- número 3314/1994, resuelto por sentencia de esta Sala de 18 de julio de 2001, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 22 de enero de 1994 en el recurso número 1361/1992 sobre marca "Bio Miko" número 1.276.230, donde fue recurrente "Danone, S.A." y recurrido "Helados y Congelados, S.A.";
- número 1672/1994, resuelto por sentencia de esta Sala de 23 de mayo de 2001, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 25 de noviembre de 1993 en el recurso número 567/1991 sobre marca "Biolarsa" número 1.238.551, donde fue recurrente "Danone, S.A." y recurrido "Lacto Agrícola Rodríguez, S.A.";
- número 520/1994, resuelto por sentencia de esta Sala de 10 de abril de 2001, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 13 de octubre de 1993 en el recurso número 1005/1992 sobre marca "Bio Lilac" número 1.394.894, donde fue recurrente "Danone, S.A." y recurrido D. Gerardo .
Recordemos también que los motivos de casación, en cuanto se limiten a discrepar de las apreciaciones de la Sala de instancia acerca de la relación semejanza/diferenciación entre los signos enfrentados, así como sobre la inexistencia del riesgo de confusión o de asociación entre ambos, deben ser rechazados.
Reiteradamente hemos dicho que ha prevalecer la apreciación del tribunal de instancia sobre el mayor o menor grado de semejanza entre los signos distintivos enfrentados, sean gráficos o denominativos, sin que aquella apreciación pueda ser sustituida por la del tribunal de casación, a menos que sea de todo punto irracional, lo que obviamente aquí no ocurre. Es claro que entre "Bio" o "Biodanone", por un lado, y "Bio Celgan", con gráfico, por otro, pueden encontrase elementos diferenciadores suficientes como para fundar, razonadamente, un juicio cual el emitido, en este caso, por el tribunal de instancia en los términos que antes transcribimos.
Y recordar también que, como en anteriores ocasiones hemos hecho, debe rechazarse la tesis de la falta de genericidad del término "Bio". En las sentencias citadas hemos sostenido, en síntesis, que el vocablo o partícula "Bio" (denomínesele prefijo, elemento nominal o de cualquier otro modo) no es susceptible de apropiación por nadie, de modo que válidamente puede formar parte de denominaciones de fantasía que lo integren junto con otro u otros términos.
El juicio sobre marcas que incluyan dicho vocablo ha de hacerse, pues, a partir de la premisa de que "Bio", en cuanto tal, puede válidamente formar parte de un signo distintivo, y que será el nuevo conjunto denominativo en su totalidad el que habrá de tomarse en cuenta para compararlo con el que ya goce de la protección registral.
A partir de esas premisas, se impone la desestimación de los motivos en que se sustenta este recurso de casación, formulados todos al amparo del artículo 95.1.4º de la anterior Ley de la Jurisdicción.
El primero, que denuncia la infracción de los apartados 1, letras a), b) y c), y 2 del artículo 11, en relación con el artículo 1, ambos de la Ley de Marcas de 1988, así como los principios de "libre empresa", "buena fe" y "libre y leal concurrencia", porque, en contra de lo que hemos recordado en el fundamento precedente, parte de la tesis de la falta de genericidad del término "Bio".
Y el segundo y último, que denuncia la infracción del artículo 12.1.a), en relación con el 13.c), de aquella Ley de Marcas, así como la jurisprudencia dictada sobre la aplicación de los principios antes citados, porque lo que en él se combate, en contra de lo antes dicho, tanto sobre los límites de conocimiento en sede de un recurso de casación, como sobre la razonabilidad del juicio de diferenciación emitido por la Sala de instancia, es la apreciación de ésta de que entre las marcas enfrentadas no existe riesgo de confusión.
Procede, pues, la desestimación del recurso de casación con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 102.3 de la precedente Ley Jurisdiccional.
Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,
NO HA LUGAR al recurso de casación número 8484 de 1996, interpuesto por "Danone, S.A." contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Sexta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 20 de enero de 1996, recaída en el recurso número 710/1993. Imponemos a la parte recurrente las costas de este recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertase por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . Fernando Ledesma Bartret.- Óscar González González.- Segundo Menéndez Pérez.- Manuel Campos Sánchez Bordona.- Francisco Trujillo Mamely.- D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva.- Fernando Cid Fontán. Firmado. Rubricado. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente de esta Sala Excmo. Sr. D. Segundo Menéndez Pérez, todo lo cual yo, el Secretario, certifico.
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