STS, 28 de Junio de 2006

En el proceso contencioso-administrativo número 203/2000, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó sentencia de fecha 22 de octubre de 2003 , cuyo fallo dice literalmente: «FALLO: En atención a todo lo expuesto, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña resuelve:

1. ) DESESTIMAR el presente recurso contencioso-administrativo, declarando ser conformes a derecho las resoluciones recurridas antes dichas.

2. ) NO IMPONER las costas del recurso a ninguna de las partes.».

Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la Entidad Mercantil DANONE, S.A. recurso de casación, que la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Cataluña tuvo por preparado mediante providencia de fecha 18 de noviembre de 2003 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal de la Entidad Mercantil recurrente DANONE, S.A., compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 30 de diciembre de 2003, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO: «que teniendo por presentado este escrito junto con la escritura de poder que se acompaña, se sirva admitirlo, tenerme por comparecido y parte en nombre de la sociedad DANONE, S.A., cuya representación ostento y dejo acreditada, mandando se entiendan conmigo cuantas diligencias se deriven en lo sucesivo del presente recurso, y por interpuesto en legal plazo y forma RECURSO DE CASACIÓN contra la sentencia dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en fecha de 18 de noviembre de 2000 , para que previos los trámites pertinentes y en su día se dicte sentencia por la que, acogiendo los motivos de casación alegados, se declare haber lugar al recurso de casación interpuesto, revocándose y dejándose sin efecto la sentencia recurrida, dictado una nueva por la que se deniegue la concesión a favor de la sociedad SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A. de la marca "NESTLÉ BIO CALCIO" número 2.141.026.».

La Sala, por providencia de fecha 5 de abril de 2005, admitió el recurso de casación.

Por providencia de la Sala de fecha 19 de mayo de 2005 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO y la Entidad Mercantil SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A.) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudieran oponerse al recurso, lo que efectuaron con el siguiente resultado:

1. - El Abogado del Estado, en escrito presentado el día 14 de junio de 2005, expuso los razonamientos que creyó oportunos y lo concluyó con el siguiente SUPLICO: «que, tenga por formulada oposición a la casación, dicte sentencia desestimando el recurso y con costas.».

2. - El Procurador Don Eduardo Codés Feijoo, en representación de la Entidad Mercantil SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A. presentó, asimismo, escrito con fecha 6 de julio de 2005, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y lo concluyó con el siguiente SUPLICO: «Que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, y en la representación que ostento de SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A., tener por impugnado el recurso de casación interpuesto por DANONE, S.A. contra la Sentencia de 22 de octubre de 2003 dictada por la Sección 5ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Barcelona (sic); y tramitar el recurso por sus trámites ordinarios y, en su día dictar Sentencia desestimando el recurso y confirmando la Sentencia recurrida.».

Por providencia de fecha 1 de febrero de 2006, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 21 de junio de 2006, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, Magistrado de Sala

Sobre el objeto del recurso de casación.

Constituye el objeto de este recurso de casación la sentencia dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 22 de octubre de 2003 , que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Entidad Mercantil DANONE, S.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 26 de enero de 2000, que desestimó el recurso formulado contra la resolución precedente de 5 de abril 1999, que acordó la concesión a la Entidad SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A. de la marca nacional número 2.141.026 "NESTLÉ BIOCALCIO", para distinguir productos de la clase 29 del Nomenclátor Internacional de Marcas.

Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.

La sentencia de la Sala de instancia, tras exponer el marco legal y jurisprudencial que constituye el parámetro de enjuiciamiento para resolver la controversia, fundamenta la declaración de compatibilidad de la marca nacional número 2.141.026 "NESTLÉ BIOCALCIO", para productos de la clase 29, con la marca internacional oponente número 213.645 "BIO", para productos de la clase 29, con base en la aplicación del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , al apreciar suficientes disparidades denominativas, fonéticas y visuales entre los signos enfrentados por la fuerza distintiva particular que se asigna al sustantivo "NESTLÉ" que integra la marca solicitada, al considerar términos genéricos la inclusión de "BIO" y "CALCIO", que evita que se genere riesgo de confusión, según se razona en los fundamentos jurídicos tercero y cuarto, en los siguientes términos:

Expuesto cuanto antecede, procede hacer a continuación una breve exposición del marco legal y doctrinal en el que han de resolverse las distintas cuestiones suscitadas en este recurso.

El artículo primero de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre , dispone que "Se entiende por marca todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona."; y el artículo 12,1, letra a, del mismo texto legal , establece que " 1. No podrán registrarse como marcas los signos o medios: a) que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior". El artículo 13, letra c, de la misma Ley dispone que: "No podrán registrarse como marcas: c) Los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados."

Por su parte, la doctrina de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, referida en la sentencia, entre otras, de 31 de diciembre de 2002 , resolvió en relación con el juicio de semejanza entre marcas que: "En contraste con la regulación legal anterior (artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial ), que no hacía referencia alguna a la diversidad o identidad/similitud de los productos y servicios enfrentados pues tomaba en cuenta tan sólo la semejanza de los distintivos, el artículo 12.1.a) de Ley 32/1988 obliga, pues, a examinar si la identidad o semejanza determinante de la prohibición de registro se extiende también a los productos o servicios que designan una y otra marca. No autoriza, por lo tanto, que la negativa a la inscripción registral sea declarada a partir tan sólo de la mera comparación (fonética, gráfica o conceptual) entre ambas marcas. Este cambio legislativo implica que la Oficina Española de Patentes y Marcas, en un primer momento, y los tribunales que revisan jurisdiccionalmente sus decisiones, después, han de prestar una atención especial para apreciar, en cada caso, si existe similitud entre los servicios y productos correspondientes (la apreciación de la identidad entre ellos no ofrece, obviamente, los mismos problemas). A estos efectos, y aún reconociendo la dificultad de establecer criterios generales en la materia, dada la casuística que en ella impera, podemos afirmar que la aplicación de la regla del artículo 12.1.a) debe hacerse tras apreciar globalmente todos los factores en él recogidos, bajo el principio de que la prohibición se inspira tanto en el respeto de los derechos registrales de los titulares de las marcas precedentes como de los derechos de los consumidores a no ser inducidos a error. A partir de esta premisa, el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, no puede prescindir de su interdependencia relativa, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa...."

Por su parte, la sentencia de la misma Sala de 31 de diciembre de 2002 , en relación con esta materia sentó: "

a) Que en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias especiales del mismo; o, en el mismo sentido, que no tienen un carácter absoluto ninguno de los varios criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto; b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida; c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar...".

Una reiterada doctrina jurisprudencial, contenida entre otras en dos sentencias de esa Sala de 19 de diciembre de 1996 , ha sostenido en relación con las pautas para determinar la similitud o la confusión entre marcas lo siguiente: "Este Tribunal Supremo, y ante la ausencia de reglas previas para determinar la existencia o no de semejanza capaz de crear error o confusión en el mercado, efectivamente ha tratado de establecer una serie de criterios o pautas, señalando que ostenta un lugar preferente el que con carácter directo propugna una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y, en su caso, gráfica, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, en una perspectiva cuyo aspecto más importante es el filológico, ya que tal composición global constituye el impacto verbal y visual inescindible, cuyo eventual parecido podrá producir la confusión que trata de prevenir la Ley (criterio estructural); más también, ha configurado otros factores o pautas complementarias, como la necesidad de atender al significado o idea que evocan los distintivos enfrentados (criterio semántico); o ha matizado el propio criterio estructural cuando en los distintivos se utilizan prefijos o sufijos genéricos para negar la semejanza cuando el resto tiene diferencial suficiente."

Por último, la sentencia de la misma Sala de 2 de octubre de 2002 , reiterada entre otras por la de 16 del mismo mes y año, en relación con el término denominativo "Bio", y su genericidad, en aplicación de los artículos 12.1, letra a y 13, letra c, de la Ley marcaria de 1988 , a cuyo amparo fueron dictadas las resoluciones recurridas, ha sostenido que: " ... La naturaleza genérica del vocablo Bio, procedente del griego Bios=Vida, no puede ponerse en duda dado que se trata de materia de cosa juzgada al haber sido declarado así en numerosas sentencias del Tribunal Supremo, 31 de mayo de 1991, 25 de octubre de 1958, 10 de julio y 21 de diciembre de 1964, 9 de febrero y 7 de octubre de 1971, 30 de julio de 1988 y 13 de noviembre de 1992, y las más recientes de 10 de abril de 2001 dictada en el recurso de casación núm. 520/1994, y 23 de mayo, 18 de julio, 27 de septiembre y 14 de noviembre de 2001 ; entendiendo dichas sentencias que se trata de genericidad impropia, por tratarse de nombres de naturaleza común no susceptibles de ser apropiados por nadie en exclusiva por ser elementos de uso común, pertenecientes al dominio público; asimismo tiene declarado el Tribunal Supremo en sentencias de 12 de febrero y 22 de diciembre de 1975 , que el carácter genérico de un vocablo no constituye siempre la genericidad de los demás elementos integrantes de la marca, pues la combinación de ambos originan un conjunto con sustantividad propia. De todo ello se desprende, que la sentencia de instancia al admitir la compatibilidad registral de las marcas Bio Selenium, Bio Danone y Bio, como diferentes y con sustantividad propia, no infringe la prohibición contenida en el Art. 12.1 a) de la Ley 32/1988 .

Cuanto antecede, pone de manifiesto que el análisis de las marcas en pugna debe hacerse partiendo de la consideración de que el término "Bio" en cuanto tal no es susceptible - STS, Sala 3ª, de 16 de octubre de 2002 - de ser apropiado por nadie, que puede formar parte de denominaciones que lo integren con otro u otros términos, y que será el nuevo conjunto denominativo en su totalidad el que habrá de tomarse en cuenta para compararlo con el que ya goce de protección registral. Por ello, en el caso de autos las denominaciones a comparar para realizar el juicio de semejanza entre marcas han de ser la de la marca impugnada "NESTLÉ BIOCALCIO" y la de la marca oponente de la entidad actora "BIO". Dicha comparación evidencia la existencia de dos denominaciones genéricas, BIO y CALCIO -BIOCALCIO- en la marca impugnada, que aparecen junto a la denominación NESTLÉ, la cual la identifica y da sustantividad propia a dicho conjunto denominativo, evidenciándose así que dicha denominación se diferencia suficientemente tanto gráfica, como fonética y visualmente de la denominación BIO, de la marca prioritaria oponente de la entidad actora, sin posibilidad de riesgo de confusión entre ambas marcas. No se advierte, por consiguiente, infracción del artículo 12,1,a, de la Ley marcaria en las resoluciones que se recurren.

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El Tribunal a quo rechaza que la marca impugnada genere riesgo de asociación con la marca obstaculizadora "BIO", y desestima que incurra en la prohibición de registro contemplada en el artículo 13 c) de la Ley de Marcas , que se fundaba en la alegación de que la marca prioritaria gozaba de un gran conocimiento en el mercado, según se refiere en el fundamento jurídico quinto:

Tampoco se advierte riesgo de asociación entre las marcas en liza, dado que no se da, como se ha expuesto, semejanza denominativa entre ellas ni riesgo de confusión, sin que la concesión registral de la marca de autos sea susceptible de generar confusión alguna en el consumidor medio acerca del origen empresarial de los productos amparados por ellas, perfectamente individualizado en el caso de la marca impugnada; y sin que por consiguiente, y atendido el carácter genérico del término "bio", pueda sostenerse la vulneración del artículo 13, letra c, de la referida ley , que denuncia en su recurso la parte actora, a lo que debe unirse que la denominación NESTLÉ de la marca impugnada impide apreciar cualquier posible aprovechamiento del crédito o reputación alcanzados por la marca prioritaria en el sector de los productos lácteos, ante la inexistencia de riesgo de asociación y de confusión entre las marcas en pugna para el consumidor medio de tales productos.

Lo anterior impide, asimismo, apreciar la vulneración que se alega del artículo 1 de la Ley de Marcas al evidenciarse que la marca denominativa impugnada sirve para distinguir en el mercado los productos lácteos de la entidad codemandada amparados por la misma de los productos de la marca prioritaria de la entidad demandante.

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Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación interpuesto por la Entidad Mercantil DANONE, S.A. se articula en la formulación de dos motivos que se fundan al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate.

En la exposición del primer motivo de casación, la Entidad recurrente aduce que la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña infringe el artículo 30 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre , de Marcas, que establece que «el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico», al afirmar en el fundamento jurídico cuarto de la sentencia recurrida que el término "BIO" no es susceptible de ser apropiado por nadie y considerar a dicho término de genérico, privando de eficacia a la marca prioritaria "BIO" de su titularidad.

Se reprocha a la Sala de instancia no haber tomado en consideración el carácter de marca reputada, en su sentido técnico jurídico, de la marca oponente "BIO" que, como consecuencia del uso «real y efectivo» que ha hecho el titular, le dota de una distintividad particular que promueve su protección reforzada.

En el segundo motivo de casación, se imputa a la sentencia recurrida, la infracción del artículo 13 c) de la Ley de Marcas , cuando inaplica la prohibición establecida en este precepto al no tomar en consideración la Sala de instancia que la marca internacional obstaculizadora número 213.654 "BIO" goza de un gran conocimiento en el mercado -líder indiscutible en el mercado de productos lácteos-, según se aduce, y de reputación, según ha reconocido la jurisprudencia de la Sala Primera y de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Se aduce, además, en defensa de esta pretensión casacional, que la Sala de instancia no aprecia adecuadamente la semejanza denominativa existente entre las marcas enfrentadas, que presentan el mismo elemento común y principal "BIO", que no se debilita por el hecho de que la marca solicitada incluya la marca de empresa "NESTLÉ", ni toma en consideración las semejanzas aplicativas concurrentes, que genera riesgo de asociación entre los consumidores sobre el origen empresarial común de los productos que distinguen.

Sobre el primer y segundo motivos de casación.

Procede rechazar la prosperabilidad del primer y segundo motivos de casación articulados por infracción del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicables, que por su conexión deben ser examinados conjuntamente, porque cabe apreciar que la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ha realizado una interpretación aplicativa razonable del artículo 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre , de Marcas, que establece que no podrán registrarse como marcas los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados, en relación con el artículo 30 de la citada Ley , que prescribe los efectos del registro de la marca, al rechazar que concurran los presupuestos para apreciar que el registro de la marca solicitada suponga dilución o debilitamiento de la reputación de la marca oponente "BIO", y estimar que este término, utilizado como distintivo en la composición de la marca solicitada, por su carácter genérico, de uso común, no puede ser apropiado en exclusiva al evocar la composición biológica, la calidad o los efectos benéficos para la salud de los productos lácteos reivindicados.

La Sala ha aplicado en este supuesto razonablemente la prescripción establecida en el apartado c) del artículo 13 de la Ley de Marcas , tendente a evitar el registro de marcas que pretendan obtener sin justa causa una ventaja desleal del carácter distintivo de tales marcas, al apreciar que la notoriedad de la que goza la marca internacional "BIO" de titularidad registral de DANONE, S.A., sólo puede oponerse frente a aquéllas marcas que incorporen el vocablo "BIO" junto a otras expresiones que carezcan de fuerza distintiva.

En efecto, la motivación de la Sala de instancia cuando rechaza de manera fundada y con evidente rigor jurídico la infracción del artículo 13 c) de la Ley de Marcas , se revela acorde con la jurisprudencia de esta Sala, expresada en la sentencia de 20 de junio de 2002 (RC 1173/1995 ) que se reitera en la sentencia de 15 febrero de 2003 (RC 3275/2002 ) que, en relación con la resolución de un recurso de casación interpuesto por la misma Entidad Mercantil, ha declarado que «no puede atribuirse en exclusiva la notoriedad del vocablo "BIO", porque constituye un elemento denominativo de uso común perteneciente al dominio público que expresa la cualidad del producto, y como se ha referido no es susceptible de apropiación en exclusiva por nadie, por lo que la inscripción de la marca aspirante, en que no aparece como elemento identificador el término "DANONE" evidencia que no se pretende el aprovechamiento de la fama y notoriedad de la que goza esta empresa líder en la fabricación y comercialización de productos lácteos.».

Debe recordarse a este respecto, que, según se refiere en la sentencia de 17 de diciembre de 2003 (RC 11635/1998 ), esta Sala ha rechazado reiteradamente la tesis que negaba el carácter común del término "BIO", y ha ratificado su condición de signo marcario vinculado a otros vocablos o términos de conformidad con el artículo 1 de la Ley de Marcas :

En numerosas sentencias hemos sostenido, en síntesis, que el vocablo o partícula "BIO" (denomínese prefijo, elemento nominal o de cualquier otro modo) no es susceptible de apropiación por nadie de modo que válidamente puede formar parte de denominaciones de fantasía que lo integren junto con otro u otros términos. El juicio sobre marcas que incluyan dicho vocablo ha de hacerse, pues, a partir de la premisa de que "BIO" en cuanto tal, puede válidamente formar parte de un signo distintivo, y que será el nuevo conjunto denominativo en su totalidad el que habrá de tomarse en cuenta para compararlo con el que ya goce de la protección registral.

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Este principio jurídico determinante de la interpretación de que los signos descriptivos de los productos reivindicados queden a la libre disposición de todas las empresas a fin de que los puedan utilizar para describir las mismas características de sus propios productos, ha sido consagrado por la doctrina jurisprudencial del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas según se desprende de la sentencia de 12 de febrero de 2004 (Asunto C-265/00 ), que resuelve una cuestión prejudicial formulada sobre la interpretación del artículo 3, apartado 1, letra c) de la Primera Directiva 89/104 CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 , que inspira la Ley 32/1988, de 10 de noviembre , de Marcas, que desvela cuál es el interés general que protege la prohibición establecida en dicha disposición comunitaria en relación con marcas que incluyan en su denominativo el vocablo "BIO".

Procede recordar que, conforme se expone en la sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de octubre de 2003 (C-408/01 ), «según jurisprudencia reiterada, al aplicar el Derecho nacional, y en particular las disposiciones de una Ley nacional que fue especialmente introducida para dar cumplimiento a una directiva, el órgano jurisdiccional nacional está obligado a interpretar su Derecho nacional, en todo lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de la directiva (véanse, en particular, las sentencias de 10 de abril de 1984, Von Colson y Kamann, 14/83, Rec. pg. 1891, apartado 26, y Harz, 79/83, Rec. pg. 1921, apartado 26, y de 22 de septiembre de 1998, Coote, C-185/97, Rec. pg. I-5199, apartado 18 ).».

En efecto, esta Sala del Tribunal Supremo, en virtud del principio de colaboración institucional de los Tribunales nacionales con el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, desarrolla una jurisprudencia uniforme en materia de la interpretación aplicativa del Derecho de marcas, con la finalidad de preservar aquellos principios comunes que, vinculados a la ordenación reguladora de las marcas, garantizan la competencia en el mercado común, la libre circulación de mercancías y la libre prestación de servicios.

Según consolidada doctrina de esta Sala, en la inteligencia del artículo 13 c) de la Ley de Marcas , el aprovechamiento indebido de la reputación de las marcas registradas exige una actividad probatoria tendente a acreditar que las marcas confrontadas gozan de difusión y reconocimiento entre los consumidores y las empresas competitivas, o que son conocidas por el público en general, más allá de los consumidores del sector, por consumidores pertenecientes a mercados diferentes de aquel mercado al que corresponden los productos y servicios diferenciados por las marcas, que gozan de un alto prestigio o buena fama, sin que se pueda extender la notoriedad de los productos que comercializa la empresa DANONE, S.A. para invalidar sin distinción alguna todas aquéllas marcas que incorporen como signo distintivo el término "BIO".

Debe significarse que el presupuesto de aplicación del artículo 13 c) de la Ley de Marcas , exige previamente apreciar el carácter distintivo del signo reivindicado que permita conocer la identidad de origen del producto y si la coexistencia de las marcas enfrentadas puede generar riesgo de confusión y riesgo de asociación entre el público consumidor de modo que éste pueda creer que los correspondientes productos proceden de la misma empresa, o en su caso, de empresas vinculadas económicamente.

Esta apreciación del riesgo de confusión ha de hacerse desde la percepción de un consumidor medio, entendiendo por tal, como afirma la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 8 de diciembre de 2005 , a toda persona «normalmente informada y razonablemente atenta y perspicaz», dotada de raciocinio y facultades perceptivas normales, que percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, lo que evidencia la falta de riesgo de error o confusión entre las marcas enfrentadas al incorporar la marca solicitada la denominación corporativa del grupo empresarial NESTLÉ, cuyos productos se asocian por los consumidores a un determinado grado de calidad y gozan de notable reputación a nivel mundial.

En el planteamiento subyacente en la formulación de estos motivos de casación, en que se censura el juicio de confundibilidad de los signos enfrentados realizado por la Sala de instancia, cabe compartir el criterio jurídico expresado por la sentencia recurrida que, del análisis comparativo de las marcas enfrentadas, desde una visión global o de conjunto, concluye que la marca aspirante número 2.141.026 "NESTLÉ BIOCALCIO", que ampara productos de la clase 29 "leches, yogures y toda clase de preparaciones alimenticias a base de leche", es compatible con la marca obstaculizadora número 213.645 "BIO", que ampara productos de la clase 29 "leche y otros productos lácteos", al apreciarse la relevancia distintiva particular de los sustantivos que integran la marca solicitada, porque existen suficientes diferencias denominativas y fonéticas por la utilización del término "NESTLÉ", que distingue la marca aspirante.

La aplicación del principio de especialidad, que, como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) "exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado", requiere en el órgano juzgador que enjuicia la validez de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas la expresión de un juicio concreto y pormenorizado sobre el alcance de la coincidencia de los campos aplicativos, sin que sean adecuados meros pronunciamientos abstractos, que no valoren las circunstancias concurrentes ni examinen la documentación acompañada para fundamentar la pretensión de nulidad, que se resuelve en este supuesto de forma motivada en la sentencia de la Sala de instancia sometida a revisión casacional.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio, 13 de julio y 28 de septiembre de 2004 , «a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.».

Conforme es doctrina de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, expresada en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003) y de 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ), a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado, y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado.

La Sala de instancia no ha conculcado, en la aplicación de las prohibiciones de registro establecidas en los artículos 12 y 13 de la Ley de Marcas , el principio de protección reforzada de la marca notoria, que según se refiere por esta Sala en la sentencia de 17 de mayo de 2004 (RC 709/1998 ), presupone que es general el conocimiento que existe, que se circunscribe al sector al que pertenecen los productos que distingue, a diferencia de la marca renombrada, en que ese conocimiento se extendería a la práctica totalidad de los sectores del tráfico mercantil; esto es, la notoriedad de la marca se refiere al conocimiento por el consumidor medio de una marca concreta en relación con un sector comercial determinado, en tanto que el renombre se refiere al conocimiento no sólo por el consumidor medio de una marca sino por el público en general de los productos de la misma, que merecen una especial tutela por su carácter distintivo, aún con diferente intensidad, frente a aquellas marcas posteriores con cuya utilización se pretenda obtener una ventaja desleal o causar un perjuicio a la marca prioritaria, no es susceptible de invocarse cuando no exista riesgo de error sobre los productos reivindicados.

Y debe señalarse que conforme es doctrina de esta Sala el artículo 13 c) de la Ley 32/1988 no puede disociarse del "juicio de confundibilidad" entre los signos enfrentados, de modo que habiéndose declarado por esta Sala que no hay riesgo de asociación ni riesgo de confusión entre las marcas confrontadas, aquel precepto deviene inaplicable.

La circunstancia de que las marcas controvertidas coincidan en la clase 29 y amparen productos relacionados con el sector de los productos lácteos, no impide su convivencia pacífica ya que el grado de diferenciación denominativa y fonética compensa la coincidencia entre las áreas comerciales en que se distribuyen los productos de las sociedades titulares de las marcas examinadas, lo que promueve que entre los consumidores relevantes, que adquieren productos lácteos y sus derivados, no pueda suscitarse riesgo de confusión y de asociación sobre el origen empresarial común y la calidad de los productos ofrecidos.

La concretización aplicativa del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre , de Marcas, por lo órganos jurisdiccionales debe efectuarse desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución , al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas , de modo que en la comparación de las marcas opositoras en que pueda existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual y relación en los campos aplicativos de los productos o servicios reivindicados, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyectan en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguir sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.

No puede considerarse la infracción de la jurisprudencia invocada por la Entidad recurrente, porque debe advertirse que esta Sala en la sentencia de 4 de diciembre de 2003 ha observado que "en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar, que no tienen un carácter absoluto ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad".

La conclusión que acoge la sentencia recurrida se revela conforme a la doctrina de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, advertida en la sentencia de 12 de abril de 2002 (R.C. 553/1996 ), que determina los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias en las marcas y los límites impuestos a esta Sala para alterar los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia por la naturaleza extraordinaria del recurso de casación:

a) Que en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias especiales del mismo; o, en el mismo sentido, que no tiene un carácter absoluto ninguno de los varios criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística, como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquélla semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad.

b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 12 de la citada Ley de Marcas .

d) en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos

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Procede, consecuentemente, al desestimarse los dos motivos de casación articulados, declarar que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil DANONE, S.A. contra la sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 22 de octubre de 2003, dictada en el recurso contencioso-administrativo 203/2000 .

Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa , procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte recurrente.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil DANONE, S.A. contra la sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 22 de octubre de 2003, dictada en el recurso contencioso-administrativo 203/2000. Segundo.- Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Fernando Ledesma Bartret.- Óscar González González.- Manuel Campos Sánchez-Bordona.- Francisco Trujillo Mamely.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.- Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.