STS, 31 de Octubre de 2006
| Ponente | OSCAR GONZALEZ GONZALEZ |
| ECLI | ES:TS:2006:6650 |
| Número de Recurso | 2435/2004 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 31 de Octubre de 2006 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a treinta y uno de Octubre de dos mil seis.
En el recurso de casación nº 2435/2004, interpuesto por la Entidad DANONE, S.A., representada por el Procurador Doña Enrique Sorribes Torra, y asistida de letrado, contra la sentencia nº 48/2004 dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en fecha 19 de enero de 2004, recaída en el recurso nº 523/2000, sobre concesión de inscripción de la marca nº 2.158.236 NESTLÉ SVELTESSE BIOCALCIO"; habiendo comparecido como parte recurrida la Entidad SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A., representada por el Procurador Don Eduardo Codes Feijoo, y asistida de letrado, y la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sección Quinta) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad DANONE, S.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 12 de junio de 2000, que estimó el recurso de alzada interpuesto contra otra de 7 de junio de 1999, que denegó la inscripción de la marca nº 2.158.236 NESTLÉ SVELTESSE BIOCALCIO", para designar productos de la clase 29ª del Nomenclátor internacional.
Razonó el Tribunal de instancia para fundamentar su fallo que:
"Cuanto antecede, pone de manifiesto que el análisis de las marcas en pugna debe hacerse partiendo de la consideración de que el término "Bio" en cuanto tal no es susceptible -STS, Sala 3ª, de 16 de octubre de 2002 - de ser apropiado por nadie, que puede formar parte de denominaciones que lo integren con otro u otros términos, y que será el nuevo conjunto denominativo en su totalidad el que habrá de tomarse en cuenta para compararlo con el que ya goce de protección registral. Por ello, en el caso de autos las denominaciones a comparar para realizar el juicio de semejanza entre marcas han de ser la de la marca impugnada "NESTLE SVELTESSE BIOCALCIO" y la de la marca oponente, prioritaria, de la entidad actora "BIO". Dicha comparación evidencia la existencia de dos denominaciones genéricas, BIO y CALCIO -BIOCALCIO- en la marca impugnada, que aparecen junto a las denominaciones SVELTESSE y NESTLE, las cuales la identifican y dan sustantividad propia al conjunto denominativo resultante, evidenciándose así que dicha denominación se diferencia suficientemente tanto gráfica como fonéticamente de la denominación BIO, de la marca prioritaria, sin posibilidad de riesgo de confusión entre ambas marcas, pese a la identidad aplicativa de los productos amparados por ellas. No se advierte, por consiguiente, infracción del artículo 12.1.a, de la Ley marcaria en las resoluciones que se recurren.
[...] Tampoco se advierte riesgo de asociación entre las marcas enfrentadas, dado que no se da, como se ha expuesto, semejanza denominativa entre ellas ni riesgo de confusión, sin que la concesión registral de la marca de autos sea susceptible de generar confusión alguna en el consumidor medio acerca del origen empresarial de los productos amparados por ellas, perfectamente individualizado en el caso de la marca impugnada; y sin que por consiguiente, y atendido el carácter genérico del término "bio", pueda sostenerse la vulneración del artículo 13, letra c, de la referida ley, que denuncia en su recurso la parte actora, a lo que debe unirse las denominaciones SVELTESSE y NESTLE de la marca impugnada impiden apreciar cualquier posible aprovechamiento del crédito o reputación alcanzados por la marca prioritaria en el sector de los productos lácteos, ante la inexistencia de riesgo de asociación y de confusión entre las marcas en pugna para el consumidor medio de tales productos.
[...] Lo anterior impide, asimismo, apreciar la vulneración que se alega del artículo 1 de la Ley de Marcas al evidenciarse que la marca denominativa impugnada sirve para distinguir en el mercado los productos lácteos de la entidad codemandada de los productos de la marca prioritaria de la entidad demandante".
Notificada esta sentencia a las partes, por la Entidad recurrente DANONE, S.A., se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 16 de febrero de 2004, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la recurrente (DANONE, S.A.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 24 de marzo de 2004, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:
1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción del art. 30 de la Ley 32/88, de Marcas.
2) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción del artículo 13.c) de la Ley de Marcas de 1988.
3) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción del art. 12.1.a) de la Ley de Marcas de 1988.
Terminando por suplicar dicte sentencia por la que, acogiendo los motivos de casación alegados, se declare haber lugar al recurso de casación interpuesto, revocándose y dejándose sin efecto la sentencia recurrida, dictando una nueva por la que se deniegue la concesión a favor de la sociedad SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A. de la marca "NESTLÉ SVELTESSE BIO CALCIO" número 2.158.236.
Por providencia de fecha 30 de septiembre de 2005, la Sala acuerda admitir a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por providencia de 19 de diciembre de 2005 entregar copia del escrito de formalización del recurso a la partes comparecidas como recurridas (ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO y SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A.), a fin de que en el plazo de treinta días pudieran oponerse al mismo; lo que hicieron mediante escritos de fechas 24 de enero y 2 de febrero de 2006 respectivamente, en los que expusieron los razonamientos que creyeron oportunos y solicitaron se dicte sentencia desestimando el recurso, con expresa imposición de costas a la parte recurrente.
Por providencia de fecha 14 de junio de 2006, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 24 de octubre siguiente, en que tuvo lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de Sala
La Oficina Española de Patentes y Marcas otorgó la concesión de la marca 2.158.236 NESTLÉ SVELTESSE BIOCALCIO, de la clase 29, para "leches y productos lácteos". Interpuesto recurso contencioso-administrativo contra esta resolución por DANONE S.A. la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la desestimó, pues entendió que el término BIO, que identifica la marca oponente, no puede ser apropiado por nadie, al poder formar parte de denominaciones que lo integren con otro u otros términos, y que será el nuevo conjunto denominativo en su totalidad el que habrá de tomarse en cuenta para compararlo con el que ya goce de protección registral, y desde esta perspectiva entiende que la existencia de dos denominaciones genéricas BIO Y CALCIO-BIOCALCIO-, en la marca impugnada, que aparecen junto a las denominaciones SVELTESSE y NESTLE, la identifican y dan sustantividad propia al conjunto denominativo resultante, evidenciándose así que dicha denominación se diferencia tanto gráfica como fonéticamente de la denominación BIO de la marca prioritaria, sin posibilidad de riesgo de confusión entre ambas, pese a la identidad aplicativa de los productos amparados por ellas.; sin que se advierta tampoco riesgo de asociación dado que no se da semejanza denominativa, y sin que atendido el carácter genérico del término "bio" pueda sostenerse la vulneración del art. 13 c) de la Ley de Marcas, pues las denominaciones SVELTESSE y NESTLE añadidas impiden apreciar cualquier posible aprovechamiento del crédito o reputación alcanzados por la marca prioritaria en el sector de los productos lácteos, lo que impide también apreciar vulneración del art. 1 al evidenciarse que la marca sirve para distinguir los productos de la entidad codemandada. Contra esta sentencia ha interpuesto la presente casación la entidad DANONE S.A. con base en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes, y que en síntesis se refieren a la infracción del art. 30 de la Ley de Marcas, pues la marca BIO de su titularidad le confiere derecho exclusivo al no haberse dictado sentencia firme que declare su nulidad, ser además una marca reputada, y no un simple signo genérico en su sentido técnico jurídico al no referirse al producto, signo del que se ha aprovechado la solicitante de la nueva marca, incurriendo en la prohibición del art. 13.c ), y al incluirse el término "bio", se produce un riesgo de asociación prohibido por el art. 12 de la Ley de Marcas, dado el carácter notorio de su marca.
El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.
En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.
Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.
A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.
Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 10 de octubre de 2003, 11 de noviembre de 2004 y 15 de marzo de 2005 -.
No se observa que en el presente caso el Tribunal de Instancia haya incurrido en error o arbitrariedad. Como se ha dicho por esta Sala en la sentencia de 24/11/2003, en relación con el vocablo "bio":
[...] "la determinación de la genericidad de ese vocablo "es una cuestión de hecho que la Sala no puede ahora entrar a examinar en base a las pruebas que por el recurrente se aportaron en la instancia". Pero es que, además, tal genericidad ha sido declarada en numerosas sentencias del Tribunal Supremo, las más recientes de fechas 10 de abril, 23 de mayo, 18 de julio, 27 de septiembre, 2 de noviembre y 5 de diciembre de 2001, y 14 de febrero y 26 de marzo de 2002; entendiendo dichas sentencias que se trata de genericidad impropia, por ser elementos de uso común, pertenecientes al dominio público y, por tanto, no susceptibles de ser apropiados por nadie en exclusiva". Bastaría remitirse a este bloque jurisprudencial detallado en la sentencia de 20 de febrero de 2003 para desestimar el motivo de casación, bloque que es conocido por el recurrente al haber intervenido en los recursos que dieron lugar a él. En relación con el caso actual al no ser apropiable el término "bio", toda la incidencia de la cuestión debe recaer sobre la capacidad diferenciadora que se otorga a los otros elementos del signo solicitado -"sveltsse y nestlé"- los que por si mismos tienen potencia distintiva, debiendo prevalecer en este aspecto la apreciación realizada por el Tribunal de instancia, sin que pueda ser sustituida en casación, cuando, como ocurre en el presente caso, no se aprecia error o irracionalidad en la comparación.
Sentada la anterior premisa, todos los demás argumentos deben decaer. No puede atribuirse notoriedad partiendo del vocablo BIO, ya que al no ser susceptible de apropiación por nadie puede formar parte de cualquier marca, como de hecho así ocurre con las siguientes inscritas en el Registro: BIOMINOL, BIOVITAL, BIOVIT, BIOK, BIONA, KALISE BIO, BIORAY, BIOGARDE, BIO PROGRAM COMDIET, BIOHORM, BIODRENAL, BIOCELGAN, BIOMIKO amen de otras más en las que aparece el término BIO, que puede concurrir y concurre con infinidad de marcas, por lo cual no cabe duda, que admitir la tesis del recurrente sería tanto como afirmar que todas las marcas con el vocablo BIO pretenden aprovecharse de un crédito y fama que no le corresponde.
Esta innumerable utilización va a permitir que el consumidor de productos "bio" sepa diferenciarlos parándose a examinar los otros elementos componentes del signo, por lo que no se producirá la confusión que aventura el recurrente. La contemplación integral va a desatar en la mente de esas personas la representación en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, procedencia de los dos productos, distinguiéndolos plenamente, con lo que se cumple las exigencias que imponen el artículo 1º de la Ley de Marcas 32/88.
Por último no se ha producido la infracción del art. 30 de la Ley de Marcas al no impedirse la utilización de la marca BIO por su titular, y si no puede hacerlo con exclusividad es porque ese término dado el carácter que tiene, conforme a lo razonado, le impide apropiárselo.
De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional, procede la condena en costas del recurso a la parte recurrente.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, DESESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 2435/2004, interpuesto por la Entidad DANONE, S.A., contra la sentencia nº 48/2004 dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en fecha 19 de enero de 2004, recaída en el recurso nº 523/2000; con condena a la parte recurrente en las costas del mismo.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
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