STS, 28 de Marzo de 2007
| Ponente | OSCAR GONZALEZ GONZALEZ |
| ECLI | ES:TS:2007:1892 |
| Número de Recurso | 5888/2004 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 28 de Marzo de 2007 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintiocho de Marzo de dos mil siete.
En el recurso de casación nº 5888/2004, interpuesto por la Entidad PEPSICO, INC., representada por la Procuradora Doña Mª Teresa Rodríguez Pechín, y asistida de letrado, contra la sentencia nº 366/2004 dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 12 de marzo de 2004, recaída en el recurso nº 832/2000, sobre concesión de inscripción de la marca gráfica nº 2.130.569; habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Segunda) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad PEPSICO, INC., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 22 de mayo de 2000, que estimó el recurso de alzada interpuesto contra otra de 20 de julio de 1999, que denegó la inscripción de la marca gráfica nº 2.130.569, para designar productos de la clase 31ª del Nomenclátor internacional.
Razonó el Tribunal de instancia para fundamentar su fallo que:
"Examinado el expediente administrativo, la marca recientemente concedida ampara los productos de "ganadería de todas las clases, animales vivos"; la del recurrente distingue "bebidas no alcohólicas y jarabes "concentrados".
Por ello la cuestión a debatir debe centrarse en si la impresión global y visual de ambos gráficos es diferente a los efectos de no provocar en su caso confusión en el consumidor sobre la procedencia de los productos o servicios amparados.
Examinados ambos gráficos en conflicto, debe concluirse que son diferenciables:
El gráfico últimamente concedido consiste en una mera circunferencia partida por dos líneas ligeramente curvadas, paralelas entre sí.
Todo ello sin color alguno.
En el gráfico de la recurrente, en cambio es notorio que la parte superior es de color rojo, la central blanco y la inferior azul.
Si a todo ello, se añade que usualmente va acompañada de la palabra "pepsi" y que distingue productos que nada tienen que ver con los de la marca impugnada, se concluye que no concurren los requisitos del art. 12 de la Ley de Marcas entonces vigentes, pudiendo convivir en el registro".
Notificada esta sentencia a las partes, por la referida Entidad se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 17 de mayo de 2004, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la recurrente (PEPSICO, INC.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 1 de julio de 2004, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:
1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico en relación con el art. 12.1.a) de la Ley 32/1988, por incurrir las marcas enfrentadas en similitud susceptible de provocar riesgos de confusión y asociación en el público consumidor.
2) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra c) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, en cuanto la sentencia recurrida quebranta las normas esenciales de la sentencia. Incongruencia omisiva. Prohibición contenida en el art. 13 c) de la Ley 32/1988 .
Terminando por suplicar decrete la admisibilidad del recurso y dictando sentencia, estimando los motivos del recurso y casando la sentencia recurrida, resolviendo de conformidad a la súplica del escrito de demanda planteado en la primera instancia, esto es, anulando las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas, dictadas en relación con la concesión de la marca nº 2.130.569 y disponiendo la denegación de dicha solicitud.
Por providencia de la Sala, de fecha 29 de septiembre de 2005, se admitió a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 14 de noviembre de 2005 entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo; lo que hizo mediante escrito de fecha 20 de diciembre de 2005, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dicte sentencia desestimando el recurso, con expresa imposición de costas al recurrente.
Por providencia de fecha 29 de noviembre de 2006, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 21 de marzo de 2007, en que tuvo lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de Sala
La Oficina Española de Patentes y Marcas otorgó la inscripción de la marca nº 2.130.569, consistente en un gráfico formado por una circunferencia en cuya parte central se ven dos líneas ligeramente curvadas, paralelas entre sí. Dicha marca es de la clase 31 para "ganadería de todas las clases, animales vivos", y se concedió pese a la oposición que hizo la entidad PEPSICO, INC. con su marca nº 1.678.200 también gráfica, de la clase 32 para "bebidas no alcohólicas y jarabes concentrados y otros ingredientes para la preparación de bebidas". Se fundó la resolución en que los campos comerciales en que despliegan sus efectos son lo suficientemente dispares como para excluir todo riesgo de confusión en el mercado.
Interpuesto recurso contencioso-administrativo la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo desestimó con base en que los gráficos de ambas marcas son diferenciables, pues el concedido consiste en una mera circunferencia partida por dos líneas ligeramente curvadas, paralelas entre sí, sin color alguno, mientras que en el gráfico del recurrente es notorio que la parte superior es de color rojo, la central blanco y la inferior azul, acompañada usualmente de la palabra "pepsi" y que distingue productos que nada tienen que ver con los de la marca impugnada, por lo que concluye que no se da la prohibición del art. 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre .
Contra esta sentencia se ha interpuesto el presente recurso de casación con base en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes.
Aduce la recurrente que la sentencia recurrida incurrió en incongruencia por no resolver la cuestión relativa a la prohibición contenida en el art. 13 c) de la Ley de Marcas, que había invocado en la demanda.
Es reiterada la jurisprudencia y la doctrina del Tribunal Constitucional que indica que no toda ausencia de pronunciamiento expreso sobre las cuestiones planteadas por las partes produce una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, pues no siempre es necesaria una contestación explícita y pormenorizada a todas ellas bastando unos razonamientos que permitan descubrir cual ha sido el hilo conductor que llevó al juzgador a dictar su fallo, pudiendo extraerse del mismo una respuesta tácita, absolutamente asimilable a la expresa.
En relación con la prohibición del artículo 13 c) así lo ha entendido la jurisprudencia de esta Sala en reiteradas sentencias, 2 de octubre de 2002, 18 de diciembre de 2003, 6 de julio y 28 de septiembre de 2004, entre otras, en las que se expresan que cuando se concluye por el Tribunal de instancia que entre las marcas enfrentadas hay diferencias suficientes en cuanto a sus signos, no es necesario que se examine el tema de dicha prohibición habida cuenta de que la diferencia existente impide que se produzca el elemento causal de ella que no es otro que "el aprovechamiento indebido de la reputación de otro".
En el caso presente, el Tribunal de instancia ha entendido, acertadamente o no, que existen sustanciales diferencias entre los signos enfrentados, lo que le relevaba, de acuerdo con la anterior jurisprudencia, el examen de la prohibición absoluta del indicado precepto. Esto implica que deba rechazarse la incongruencia al no darse la infracción del artículo 67.1 de la Ley jurisdiccional.
El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.
En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.
Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.
A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.
Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002 -.
Aún admitiendo con el recurrente que no se trata de examinar colores, ni la inserción de la palabra "pepsi" en el dibujo, no puede dejar de resaltarse la diferencia existente entre los gráficos de ambas marcas, pues el revestimiento oscuro o en negro de las partes superior e inferior del círculo de la oponente frente a la ausencia de contraste en la solicitada, permite lograr una marcada diferencia, que ante la sencillez de los signos, resulta suficiente para lograr su diferenciación, máxime si los campos aplicativos de ambas son tan distantes. Por ello, aplicando la jurisprudencia comunitaria que admite la interdependencia relativa que se da entre signos y productos, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y viceversa, significa que en el presente caso la diferencia existente entre los signos ha de considerarse suficiente si se tiene en cuenta la extrema distinción entre los campos aplicativos: ganado/bebidas no alcohólicas. Sin perjuicio de reiterar que el principio de especialidad no opera respecto de las marcas renombradas, ello ha de entenderse ceñido a los supuestos de identidad de signos o de similitudes tan extremas, en las que los elementos diferenciadores sean tan nimios que prácticamente no atraigan la atención del público consumidor, que no repara en ellos, de tal forma que puede pensar que los productos que amparan tienen el origen empresarial de la marca reputada, resultado éste y no otro que es el que trata de evitar la prohibición del artículo 13.c) de la Ley de Marcas .
Pues bien, esto no ocurre en el caso presente, en el que, como se dijo, la ausencia de contraste en el círculo de la marca solicitada es tan evidente que nadie lo confundirá con el de la oponente, y muy remotamente podrá pensar que en ambas se trata del mismo operador, con lo que falta el elemento esencial para apreciar la prohibición, que, aún siendo de carácter intelectivo, necesita tener reflejo en la realidad, y si en ésta no se observa mal puede concluirse que el efecto del aprovechamiento del prestigio ajeno se produzca.
De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional, procede la condena en costas del recurso a la parte recurrente.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, DESESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 5888/2004, interpuesto por la Entidad PEPSICO, INC., contra la sentencia nº 366/2004 dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 12 de marzo de 2004, recaída en el recurso nº 832/2000; con condena a la parte recurrente en las costas del mismo.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
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STS, 28 de Noviembre de 2008
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