STS, 20 de Febrero de 2001

Ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Talavera, fueron vistos los autos de juicio ordinario declarativo de menor cuantía, instados por Liwe España, S.A., contra Pipo, S.L. y Six Valvés, S.A.

Por la parte actora se formuló demanda con arreglo a las prescripciones legales, alegando los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente, suplicando se dictase sentencia: "1) Se declare la deslealtad con respecto a la demandante de los actos realizados por las demandadas, con la comercializacion que realizan de sus propios productos identificándolos con la marca PEPE LOAISA, diseñándola de forma idéntica a como la actora diseña su marca registrada PEPE PARDO en sus productos y etiquetas y otros documentos comerciales, así como por el uso por las demandadas de etiquetas (de talla/referencia, de cartulina/flash y de cintura de los productos) idénticas a las utilizadas por la actora, sin mas diferenciación que en la incorporación en sus productos de la palabra LOAISA en sustitución de la palabra PARDO; y por el uso por las demandadas de otros elementos de distintividad en este tipo de productos, como costuras de bolsillos traseros, botones, remaches, chapas, pespuntes con diseños idénticos a los utilizados por la actora en tales elementos distintivos, calificando tales actos como de confusión y asociación de engaño, de imitación y de explotación de la reputación de la demandante, previstos en los arts. 6, 7, 11 y 12 de la Ley 3/91 de 10 de enero, de Competencia Desleal.- 2º) Se condene a las demandadas a la cesación de los actos anteriormente reseñados de competencia desleal a la actora.- 3) Se ordene la remoción y depósito judicial de cuantos productos, envoltorios, envases, folletos, o cualesquiera otros documentos de las demandas materializan el uso de los signos motivadores del presente pleito, citados en el punto 1º del presente suplico, con la retirada de todo lo anteriormente indicado del mercado y de los establecimientos comerciales en los que se pudiesen encontrar y en los stoocks y almacenes de las demandadas.- 4) Se condene a las demandadas a resarcir a la actora en los daños y perjuicios causados por su conducta declarada de competencia desleal, los cuales se determinarán en ejecución de sentencia y por las reglas que a tal efecto se establecen en la vigente Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de marcas, o, en su defecto, por las reglas establecidas en el Código civil.- 5) Se publique la sentencia estimatoria de los presentes autos a costa de las demandadas, en tres diarios distintos de tirada nacional, dejando designados a tales efectos y desde este momento los diarios EL PAIS, EL MUNDO y ABC.- 6) Se condene a las demandadas a las costas del presente procedimiento, en virtud de lo dispuesto en el artículo 523 de la LEC.".- Admitida a trámite la demanda y emplazados los mencionados demandados, su repesentante legal la contestó oponiéndose a la misma, en base a los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente parte terminar suplicando se dictase sentencia "desestimando la demanda y con imposición de costas a la parte actora".

Por el Juzgado se dictó sentencia con fecha 21 de marzo de 1.995, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO.- Que desestimando íntegramente la demanda presentada por don Miguel Jiménez Pérez en nombre y representación de Liwe española, S.A. contra Pipo, S.A. y Six Valvés, S.L. debo absolver y absuelvo libremente a las demandadas de las pretensiones deducidas contra las mismas. Y todo ello con expresa imposición de costas al actor"

Interpuesto recurso de apelación contra la sentencia de 1ª Instancia por la representación de Liwe Española, S.A. y tramitado el recurso con arreglo a derecho, la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Toledo, dictó sentencia con fecha 12 de diciembre de 1.995, con la siguiente parte dispositiva: "FALLAMOS.- Que ESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por el Procurador don José Luis Vaquero Montemayor, en nombre y representación de Liwe Española, S.A. contra la sentencia dictada por el Sr. Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Talavera, en el procedimiento de menor cuantía nº 0202/93, habiendo sido parte apelada Mercantil Six Valves, S.L. e Industria y Confección de Pipo, S.A. representados por el Procurador don Antonio Sánchez Coronado; DEBEMOS REVOCAR Y REVOCAMOS PARCIALMENTE DICHA SENTENCIA, y en su lugar: 1) DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS a la demandada Sociedad Mercantil Six Valves, S.L. incursa en actos de COMPETENCIA DESLEAL respecto a la demandante Liwe Española, S.A. con la comercialización de productos identificados bajo la marca Pepe Loaisa respecto a la marca Pepe Pardo, por haberlos fabricado y comercializado de forma idéntica a estos últimos, imitando el producto y confundiendo a los usuarios y consumidores".- 2) DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS a la Sociedad mercantil Six Valves, S.L. a que cese en los actos reseñados de COMPETENCIA DESLEAL con la actora mediante los dictados actos de imitación y confusión.- 3) ORDENAR la remoción y depósito judicial de los efectos producidos por los actos de competencia desleal descritos, con la retirada del mercado y de los establecimientos comerciales en los que se encontrasen así como de los almacenados de los pantalones vaqueros y chaquetas vaqueras de la marca Pepe Loaisa identificados en estos autos.- 4) ORDENAR a la demandada Six Valves, S.A. al resarcimiento a la actora de los daños y perjuicios sufridos, que se determinarán en ejecución de sentencia con el límite de la cuantía propia del juicio de menor cuantía.- Que DEBEMOS CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS la sentencia impugnada respecto a la ABSOLUCIÓN de Confecciones Pipo, S.A., imponiendo las costas de la primera instancia a la demandada Sociedad Mercantil Six Valves, excepto las costas y sin hacer especial declaración respecto a las costas de la segunda instancia".

La Entidad Six Valves, S.L., representada por la Procuradora de los Tribunales doña María del Mar Montero de Cózar Millet, interpuso recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Segunda de lo Civil de la Audiencia Provincial de Toledo de fecha 12 de diciembre de 1.995, con apoyo en los siguientes motivos: "El primero al amparo del art. 1.692.4 LEC, se denuncia la infracción del art. 19.1 de la Ley 3/1991 de 10 de enero de Competencia Desleal , en cuanto la actora carecía de la necesaria legitimación activa para ejercitar la acción.- El motivo segundo amparado asimismo en el art. 1.692.4º LEC, por infracción del art. 11.2 de la Ley 3/1991 de 10 de enero de Competencia desleal.- El motivo tercero al amparo del art. 1.692.4º LEC, en cuanto que, por las mismas causas expuestas en el motivo anterior, se infringe el art. 6 de la Ley 3/1991 de 10 de enero, dado que, partiendo del hecho reconocido como indiscutible de que en las prendas constan marcas tan diferentes como las de PEPE PARDO y PEPE LOAISA, fabricadas por empresas diferentes que constan en las etiquetas, el resto de los elementos no resulta idóneo para crear confusión ni con la actividad, ni con las prestaciones, ni con el establecimiento ajenas; ni existe el más mínimo riesgo de asociación por parte de los consumidores; no pudiendo decirse como dice la sentencia que la marca PEPE PARDO y PEPE LOAISA es secundaria en la identificación, pues hoy, en el uso comercial, lo único determinante para el consumidor es la marca. Y, siendo tan diferentes, no existe la más mínima posibilidad de confusión en ningún de los sentidos expuestos.- El motivo cuarto, al amparo del art. 1.692.4º LEC, se denuncia infracción del art. 12 de la Ley 3/1991 de 10 de enero de Competencia Desleal, en cuanto que, para que exista posibilidad de apoderamiento indebida de la reputación industrial, comercial o profesional de la actora recurrida, sería necesario que el consumidor asociara, o pudiera asociar, ambos productos, con denominaciones y marcas tan diferentes y empresas de fabricación (etiqueta) tan diferentes como es de las marcas PEPE PARDO y PEPE LOAISA, lo que, dada la diferente denominación de los productos, reconocida en la sentencia, es imposible en este caso.- El motivo quinto, al amparo del art. 1.692.4º LEC, por infracción del art. 18, 1ª de la Ley 3/1991 de 10 de enero.- El motivo sexto.- al amparo del art. 1.692.4º LEC 3/1991 de 10 de enero de Competencia Desleal, en cuanto que la sentencia no declara probado que existiese en la recurrente dolo o culpa.- El motivo séptimo, al amparo del art. 1.692.4º LEC, denuncia infracción del art. 1.902 Cód. civ., concordante con el art. 18.5ª Ley 3/1.991, y de la doctrina jurisprudencial contenida en las sentencias que cita, según la cual, para que condene al abono de daños y perjuicios es necesario que se declaren probados los mismos y se fijen las bases para su posterior determinación.- El motivo octavo, amparado en el art. 1.692.3º LEC, referido a las normas reguladoras de la sentencia, se denuncia infracción del art. 523 LEC, reguladora de la garantía procesal de la imposición de costas, y sentencias que se citan.- El motivo noveno, amparado en el art. 1692.4º LEC, denunciando la misma infracción del art. 523 LEC.- El motivo décimo, formulado al amparo del art. 1.692.3 LEC, en cuanto al apartado referente a las normas reguladoras de la sentencia, por infracción del art. 120.3 C.E., en relación con el 24.1 de la misma.

Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido para impugnación, el Procurador don Javier Ungría López, en representación de la parte recurrida presentó escrito con oposición al mismo.

No habiéndose solicitado por las partes la celebración de vista pública se señaló para votación y fallo el día 12 de febrero de 2001, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. ANTONIO GULLÓN BALLESTEROS

El motivo primero (art. 1.692.4º LEC) denuncia infracción del art. 19.1 de la Ley 3/1.991 de 10 de enero, de Competencia Desleal, en cuanto que la actora carecía de la necesaria legitimación activa para ejercitar la acción. Entiende la recurrente que si aquélla está demandada por competencia desleal de su marca PEPE PARDO a la marca PEPE U.K., es dudoso si su conducta podría vulnerar intereses de una u otra, pero no de las dos a la vez. No está definido si es una u otra la legitimada.

El motivo se desestima, pues la amplísima legitimación activa que reconoce el art. 19.1 Ley 3/1.991 a quienes participen en el mercado y cuyos intereses económicos resulten directamente amenazados o perjudicados por el acto de competencia desleal, obliga a reconocer legitimación activa y pasiva a las partes en este proceso, sociedades que concurren en el mercado con la comercialización de prendas vaqueras. Por otra parte, el presente pleito no tiene por objeto el uso de marcas, sino por cuestiones que afectan a la comercialización de aquellas prendas, entre las que se encuentra la presentación de la marca de la recurrente (PEPE LOAISA) de forma gráfica en sus etiquetas.

Además de todas las anteriores consideraciones que llevan a desestimar el motivo, ha de resaltarse que la recurrente se limita a dar cuenta de un procedimiento contra la actora y recurrida, pero no opuso en su demanda excepción de litispendencia justificando la concurrencia de sus requisitos, ni consta en autos sentencia firme emitida en él que hubiese que respetar en éste por los efectos de la cosa juzgada.

El motivo segundo (art. 1.692.4º LEC) denuncia infracción del art. 11.2 Ley 3/1.991. En su apoyo se sostiene que la sentencia recurrida no puede considerar que la distinción entre las marcas PEPE PARDO de la demandante-recurrida y PEPE LOAISA, de la demandada y recurrente, es secundaria en la identificación del producto (f. jurídico cuarto). En el mercado de prendas vaqueras es el elemento distintivo en muchísimas ocasiones. Esas marcas en disputa no pueden generar riesgo de asociación en los consumidores o aprovechamiento del esfuerzo ajeno por ser tan diferentes, y no resulta suficiente los otros elementos de las prendas vaqueras no protegibles por la Ley de Marcas, al no estar registrados, como reconoce la sentencia recurrida.

El motivo se desestima porque no ha sido objeto de controversia la semejanza entre las marcas, sino que la de la recurrente se presenta de forma gráfica, principalmente mediante etiquetas, de una forma tal que se confunde con la presentación de la recurrida.

El motivo tercero (art. 1.692.4º LEC) denuncia, por las mismas causas expuestas en el motivo anterior, el art. 6 Ley 3/1.991. Se dice en su defensa: "partiendo del hecho reconocido como indiscutible de que en las prendas constan marcas tan diferentes como las de PEPE PARDO y PEPE LOAISA, fabricadas por empresas diferentes que constan en las etiquetas, el resto de los elementos no resulta idóneo para crear confusión ni con la actividad, ni con las prestaciones, ni con el establecimiento ajenas; ni existe el más mínimo riesgo de asociación por parte de los consumidores; no pudiendo decirse como dice la sentencia que la marca PEPE PARDO y PEPE LOAISA es secundaria en la identificación, pues hoy, en el uso comercial, lo único determinante para el consumidor es la marca. Y, siendo tan diferentes, no existe la más mínima posibilidad de confusión en ningún de los sentidos expuestos".

El motivo se desestima. En él la propia recurrente se limita a decir de una forma vaga y general lo contrario de lo que la sentencia recurrida consigna en su fundamento jurídico cuarto, en el que analiza detalladamente las prendas vaqueras fabricadas y comercializadas por la recurrente y recurrida, para concluir que la de la primera es una imitación servil y descarada (sic) de la de la segunda. A este análisis de la Audiencia no se puede contraponer una serie de vagas generalidades, sino que hubiera sido procedente denunciar errores jurídicos en la apreciación de las pruebas.

El motivo cuarto (art. 1.692.4º LEC) denuncia infracción del art. 12 Ley 3/1.991. Se sostiene que, "para que exista posibilidad de apoderamiento indebido de la reputación industrial, comercial o profesional de la actora recurrida, sería necesario que el consumidor asociara, o pudiera asociar, ambos productos, con denominaciones y marcas tan diferentes y empresas de fabricación (etiqueta) tan diferentes como es de las marcas PEPE PARDO y PEPE LOAISA, lo que, dada la diferente denominación de los productos, reconocida en la sentencia, es imposible en este caso".

El motivo se desestima por ser una mera repetición de los dos precedentes que también lo fueron.

El motivo quinto (art. 1.692.4º LEC) denuncia infracción del art. 18.1ª de la Ley 3/1.991. Según la recurrente, la sentencia no ha declarado probado que la perturbación creada por el acto desleal subsista al interponerse la demanda. No en vano, agrega, antes de ella "se introdujeron modificaciones en el etiquetado y distinción de las prendas, para evitar problemas. Falta de dicho requisito que hace que decaiga la acción de competencia desleal ejercitada, causa para poder examinar si proceden las demás".

El motivo se desestima porque sigue obviándose por la recurrente que no es un problema de marcas el que se ventila en este pleito, sino de la copia "servil" (calificativo de la Audiencia) del producto en su totalidad fabricado y comercializado por la actora, compuesto por tanto no sólo por la representación gráfica de la marca sino por otros elementos constitutivos. Por otra parte, según se constata en autos, la variación no era tan importante para evitar la posible confusión de las prendas de recurrente y recurrida. Además, basta la mera lectura objetiva y no sesgada de la sentencia para obtener la conclusión de que su presupuesto son actos de imitación que se estaban realizando.

El motivo sexto (art. 1.692.4º LEC) denuncia infracción del art. 18.5ª Ley 3/1.991, en cuanto que la sentencia no declara probado que existiese en la recurrente dolo o culpa.

El motivo se desestima. Llama la atención de esta Sala que si la sentencia recurrida afirma que las prendas vaqueras comercializadas por la recurrente son copia "servil y descarada" de las prendas de la recurrida, exija además una declaración de culpa o dolo, que forzosamente están ínsitos en aquellos calificativos.

El motivo séptimo (art. 1.692.4º LEC) denuncia infracción del art. 1.902 Cód. civ., concordante con el art. 18.5ª Ley 3/1.991, y de la doctrina jurisprudencial contenida en las sentencias que cita, según la cual, para que se condene al abono de daños y perjuicios es necesario que se declaren probados los mismos y se fijen las bases para su posterior determinación. Dice la recurrente que ni uno solo de los fundamentos de la sentencia recurrida se dedica a la procedencia o no de los daños y perjuicios, ni menos aún fija las bases para su cuantificación. Resalta en esta línea la recurrente: "No pudiendo olvidar que el actor recurrido en su propia demanda, fundamento de derecho VI, difería la determinación de los daños a los que resultase de la prueba de la 1ª Instancia. De modo que practicada la misma, ya en conclusiones de la primera instancia, de haber existido los daños, los podía haber cuantificado; y mucho más en su recurso de apelación; lo que no hizo ni el actor recurrente, ni la sentencia de instancia; ni la hoy recurrida de la A.P.".

El motivo se estima ya que, efectivamente, la sentencia recurrida, en cuanto a la fundamentación de la condena de la recurrente a indemnizar a la actora daños y perjuicios por actos y prácticas de concurrencia desleal, no hace absolutamente ninguna, sólo pronuncia en su fallo aquella condena. Es doctrina reiteradísima de esta Sala que no se puede efectuar la misma de forma vaga y general, dejando su concreción para ejecución de sentencia, pues ha de discutirse y probarse en el pleito la realidad de los daños y establecerse las bases que servirán para la cuantificación de los daños en ejecución de sentencia, en su caso, es decir, si no puede objetivamente lograrse en dicho pleito de forma que la sentencia la recoja en su fallo. Sólo cuando ni una cosa ni otra sea posible, cabe diferir la susodicha concreción a la ejecución de sentencia, pero siempre ha de haber quedado probada con anterioridad la existencia y realidad del daño. El olvido de esta doctrina jurisprudencial es patente en la sentencia recurrida.

La estimación del motivo séptimo hace inútil el examen de los tres restantes pues se refieren a la condena en costas, que esta Sala ha de abordar necesariamente por imperativo del art. 1.715.1.3º LEC, y a la falta de motivación de la condena a daños y perjuicios, es decir, a lo mismo que es objeto del motivo estimado.

Esa estimación lleva a la parcial del recurso de casación y a pronunciarse sobre la pretensión de condena al pago de daños y perjuicios que consigna la actora en la súplica de su demanda. Examinada la misma, se observa que no dedica ninguna atención específica y pormenorizada a la cuestión, ni demuestra ninguna imposibilidad objetiva para hacerlo. Por lo tanto, asistía toda la razón a la sentencia de primera instancia cuando afirmaba que la actora no había acreditado la incidencia en sus ventas de la comercialización por la demandada de sus prendas (fundamento jurídico séptimo) ni había acreditado que ésta estuviese aprovechando en beneficio propio las ventajas adquiridas en el mercado por el titular de su marca (fundamento jurídico noveno) ni en fin, añadimos nosotros, ningún dato que permite salir de la indefinición y vaguedad de la pretensión ejercitada.

Así las cosas, debe casarse y anularse el punto 4º del fallo de la sentencia recurrida, del que se absuelve libremente a la demandada Six Valvés, S.A., confirmándola en el resto.

Por último, en cuanto a las costas de la actora en su demanda contra aquella sociedad, no se condena a esta última al pago de las mismas en primera instancia ni en apelación, ni a ninguna de las partes en este recurso (art. 1.715.2 LEC).

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español