STS, 14 de Abril de 2005
| Ponente | EDUARDO ESPIN TEMPLADO |
| ECLI | ES:TS:2005:2277 |
| Número de Recurso | 5640/2002 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 14 de Abril de 2005 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a catorce de Abril de dos mil cinco.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituída en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 5.640/2.002, interpuesto por BIOCOP PRODUCTOS BIOLÓGICOS, S.A., representada por el Procurador D. Antonio Sorribes Calle, contra la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en fecha 11 de abril de 2.002 en el recurso contencioso-administrativo 406/1.997, sobre concesión de ampliación de productos amparados por la marca número 1.679.528 "BIOCOP".
Es parte recurrida DANONE, S.A., representada por el Procurador D. José Manuel Villasante García.
En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó sentencia de fecha 11 de abril de 2.002, estimatoria del recurso promovido por Danone, S.A. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 5 de junio de 1.995 y 8 de noviembre de 1.996, que confirmaba la anterior al desestimar el recurso ordinario interpuesto contra la misma. Por dichas resoluciones se accedía a la solicitud de ampliación de los productos amparados, dentro de la misma clase 29 del Nomenclátor internacional, por la marca nº 1.679.528 "BIOCOP", a solicitud de Central de Productos Biológicos, S.A. (quien posteriormente cambió su denominación por la de Biocop Productos Biológicos S.A.).
Notificada dicha sentencia a las partes, la codemandada Central de Productos Biológicos, S.A. presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 8 de julio de 2.002, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la representación procesal de Biocop Productos Biológicos, S.A. compareció en forma en fecha 12 de septiembre de 2.002, mediante escrito interponiendo recurso de casación al amparo del apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que articula en los siguientes motivos:
- 1º, por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, en cuanto que la confrontación entre marcas debe hacerse atendiendo a la integridad de la marcas aspirante apreciada en su conjunto y porque la similitud debe inducir a error al consumidor medio, y
- 2º, por infracción de la jurisprudencia aplicable.
Terminaba suplicando que se dicte sentencia por la que se case la recurrida y mantenga las resoluciones de 6 de marzo de 1.995 y 8 de noviembre de 1.996 de la Oficina Española de Patentes y Marcas y la procedencia del registro solicitado.
El recurso de casación fue admitido por auto de la Sala de fecha 4 de marzo de 2.004.
Personada Danone S.A., su representación procesal ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, en el que suplicaba que se dicte sentencia confirmando la recurrida.
Por providencia de fecha 25 de enero de 2.005 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 5 de abril de 2.005, en que han tenido lugar dichos actos.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espín Templado, Magistrado de la Sala
La empresa mercantil Central de Productos Biológicos, S.A., recurre en casación la Sentencia dictada el 11 de abril de 2.002 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que estimó el recurso interpuesto por Danone, S.A., y anuló la ampliación de los productos amparados por la marca nº 1.679.528 "Biocop" -pertenecientes a la clase 29 del Nomenclátor internacional-, ampliación que le había sido concedida a la actora por la Oficina Española de Patentes y Marcas.
La Sentencia recurrida funda su fallo estimatorio con las siguientes consideraciones jurídicas:
"TERCERO.- Sentado lo anterior y como argumentan las partes, centrándose en la interpretación del artículo 12.1a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, debe reiterarse que esa interpretación ha de hacerse sobre la base del concepto de marca reconocido en su artículo 1 como todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona, de ahí que una determinada configuración, en los términos indicativos del artículo 2 de la misma Ley debe presentar un doble aspecto en cuanto que funcionalmente debe poseer una suficiente y necesaria eficacia distintiva y teleológicamente debe evitar cualquier tipo de confusión.
A partir de lo expuesto, sin que vinculen a la Jurisdicción Contencioso Administrativa los precedentes administrativos y no siendo ocioso indicar que no cabe amalgamar pronunciamientos jurisdiccionales cuyos supuestos de hecho son claramente diferenciados, deberán analizarse las alegaciones formuladas por las partes teniendo en cuenta los siguientes hechos:
-
La marca de autos se conforma por el conjunto formado por la denominación BIOCOP.
-
Los productos a amparar por las marcas solicitadas son los de la clase 29 ya destacados.
-
La marca prioritaria oponente internacional nº 213.645, se conforma sustancialmente con la palabra "BIO".
-
Los productos amparados por la marca opuesta son mantequilla, queso, leche y otros productos lácteos, aceites y grasas comestibles, margarinas y, en general, grasas alimenticias de origen o vegetales.
A resultas de lo anterior debe señalarse que la resolución del presente caso deriva de lo siguiente:
-
A los efectos registrales que nos corresponde enjuiciar, no puede pasarse por alto que nos hallamos efectivamente con productos de la misma área comercial y con productos a amparar similares e idénticos y ello obliga a extremar el análisis a efectuar.
-
Puestos a analizar las diferencias entre los distintivos enfrentados debe indicarse que el convencimiento recae en que la verdadera fuerza distintiva de la marca impugnada radica precisamente en su encabezamiento "BIO-" resultando francamente accesorio e insustancial el añadido "-COP".
-
Es así que la conclusión que se alcanza es que, siendo lo verdaderamente decisivo la conformación de conjunto de las marcas en liza, no se alcanza a evidenciar una suficiente y trascendente eficacia distintiva, atendido el peso decisivo del encabezamiento "BIO-" elegido, lo que implica que deba estimarse que existe una confundibilidad y riesgo de asociación con el distintivo prioritario opuesto, al punto que cabe afirmar que efectivamente se aprecia un riesgo de confusión para el concreto público y consumidores a los que van dirigidos.
Por todo ello y por los fundamentos expuesto deberá estimarse el presente recurso contencioso administrativo en la forma y términos que se fijarán en la parte dispositiva." (fundamentos de derecho tercero y cuarto)
El recurso de casación se articula mediante tres motivos ("submotivos", en la exposición de la recurrente), todos ellos formulados al amparo del apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción, por la supuesta infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas (submotivos primero y segundo) y de la jurisprudencia aplicable (submotivo tercero).
En el primer motivo la entidad recurrente alega que la Sentencia recurrida ha infringido el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas al no haber procedido a efectuar la comparación entre las marcas enfrentadas atendiendo a la integridad de la marca aspirante apreciada en su conjunto. Podemos examinar esta alegación conjuntamente con la expuesta en el tercer motivo, en el que se aduce la infracción de la jurisprudencia aplicativa sobre la cuestión objeto de debate con cita de sentencias referidas a otras solicitudes de marcas que contenían el prefijo "bio".
Deben estimarse ambos motivos. En efecto, esta Sala ha dictado jurisprudencia reiterada respecto a la necesidad de proceder a la comparación global y de conjunto de las marcas enfrentadas, atendiendo al impacto que los signos en su totalidad producen en el consumidor medio, sin descomponerlos en sus elementos integrantes. Es verdad que en esa comparación y según hemos señalado asimismo con frecuencia, la Sala sentenciadora puede ponderar el peso que los distintos elementos gráficos y denominativos tienen en el conjunto y atender, si ese es el caso, al impacto que el elemento preponderante pueda causar en el usuario. Pero todo ello sin reducir la comparación a dicho elemento principal y sin olvidar, en definitiva, que la comparación ha de ser entre los signos en su totalidad, incluidos los elementos secundarios, contrastando si así comparados pueden o no inducir a confusión (entre otras, Sentencias de 9 de octubre de 2.003 -RC 3.887/1.998- y 30 de diciembre de 2.003 -RC 2.618/1.999-).
Pues bien, de la lectura del fundamento cuarto de la Sentencia impugnada, que se ha reproducido supra, se obtiene la conclusión de que la Sala de instancia, pese a afirmar que "siendo lo verdaderamente decisivo la conformación de conjunto de las marcas en liza-, ha fragmentado la marca aspirante en sus dos elementos integrantes y, minimizando el peso del elemento "-cop" ("resultando francamente accesorio e insustancial el añadido "-cop"), centra la comparación entre el elemento de la marca aspirante que considera relevante "bio-" ("la verdadera fuerza distintiva de la marca impugnada radica precisamente en su encabezamiento "bio-", "no se alcanza a evidenciar una suficiente y trascendente eficacia distintiva, atendido el peso decisivo del encabezamiento "bio-" elegido") y la marca prioritaria.
Frente a semejante proceder, la recta aplicación de la doctrina sentada respecto al procedimiento de comparación entre marcas obliga a efectuar tal comparación entre el signo "biocop", en su integridad, y el signo opuesto "bio" y valorar si los signos así comparados pueden llevar a la confusión al usuario medio. Esto es, como hemos indicado más arriba, la ponderación entre la mayor o menor eficacia distintiva de los dos elementos de la marca solicitada no puede conducir a que el juicio de confundibilidad se realice preferentemente o, incluso, en exclusiva, entre el que pudiera parecer con más fuerza distintiva y la marca opuesta.
A todo lo anterior sobre el procedimiento de comparación entre signos ha de añadirse la jurisprudencia sentada en esta Sala sobre el carácter genérico y no apropiable del término "bio", lo que permite registrar marcas que lo incorporen, siempre que se acompañe de otros elementos gráficos o denominativos que otorguen al conjunto distintividad suficiente frente a la marca prioritaria "Bio", de Danone, S.A.. Así, hemos dicho:
"Aduce el recurrente que la sentencia incurre en un error en las reglas de la valoración de la prueba por cuanto no toma en consideración la totalidad de la marca opuesta, ni la notoriedad del signo prioritario, desconociendo esa prioridad y su plena aptitud distintiva. Añade que existen coincidencias denominativas, fonéticas y aplicativas entre los signos en pugna que, de coexistir en el mercado, generarán riesgo de confusión y de asociación al ser la coincidencia entre las mismas total en su parte inicial. Concluye que el signo impugnado no es apto para distinguir los productos que pretende designar de los correspondientes a la marca oponente.
Ya esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse en gran número de ocasiones sobre la compatibilidad de marcas que incluyen, junto a otro término, el vocablo "bio". En ellas se ha dicho (sentencia de 10 de abril de 2002 y la que cita) que la determinación de la genericidad de ese vocablo "es una cuestión de hecho que la Sala no puede ahora entrar a examinar en base a las pruebas que por el recurrente se aportaron en la instancia". Pero es que, además, tal genericidad ha sido declarada en numerosas sentencias del Tribunal Supremo, las más recientes de fechas 10 de abril, 23 de mayo, 18 de julio, 27 de septiembre, 2 de noviembre y 5 de diciembre de 2001, y 14 de febrero y 26 de marzo de 2002; entendiendo dichas sentencias que se trata de genericidad impropia, por ser elementos de uso común, pertenecientes al dominio público y, por tanto, no susceptibles de ser apropiados por nadie en exclusiva.
Bastaría remitirse a este bloque jurisprudencial detallado en la sentencia de 20 de febrero de 2003 para desestimar el motivo de casación, bloque que es conocido por el recurrente al haber intervenido en los recursos que dieron lugar a él. En relación con el caso actual al no ser apropiable el término "bio", toda la incidencia de la cuestión debe recaer sobre la capacidad diferenciadora que se otorga al otro elemento del signo solicitado -"orientato"- el que por si mismo tiene potencia distintiva, debiendo prevalecer en este aspecto la apreciación realizada por el Tribunal de instancia, sin que pueda ser sustituida en casación, cuando, como ocurre en el presente caso, no se aprecia error o irracionalidad en la comparación.
Sentada la anterior premisa, todos los demás argumentos deben decaer. No puede atribuirse notoriedad partiendo del vocablo BIO, ya que al no ser susceptible de apropiación por nadie puede formar parte de cualquier marca, como de hecho así ocurre con las siguientes inscritas en el Registro: BIOMINOL, BIOVITAL, BIOVIT, BIOK, BIONA, KALISE BIO, BIORAY, BIOGARDE, BIO PROGRAM COMDIET, BIOHORM, BIODRENAL, BIOCELGAN, BIOMIKO amén de otras más en las que aparece el término BIO, que puede concurrir y concurre con infinidad de marcas, por lo cual no cabe duda, que admitir la tesis del recurrente sería tanto como afirmar que todas las marcas con el vocablo BIO pretenden aprovecharse de un crédito y fama que no le corresponde.
Esta innumerable utilización va a permitir que el consumidor de productos "bio" sepa diferenciarlos parándose a examinar los otros elementos componentes del signo, por lo que no se producirá la confusión que aventura el recurrente. La contemplación integral va a desatar en la mente de esas personas la representación en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, procedencia de los dos productos, distinguiéndolos plenamente, con lo que se cumple las exigencias que imponen el artículo 1º de la Ley de Marcas 32/88." (fundamento de derecho segundo de la Sentencia de 24 de noviembre de 2.003 -RC 7.719/1.998-).
La doctrina jurisprudencia sentada en dichas sentencia impide precisamente considerar dicho término "bio", genérico y no apropiable, como principal fuerza distintiva de una marca y centrar en él la comparación, como se ha hecho en la Sentencia recurrida. Se ha incurrido así en la infracción denunciada tanto del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas cuanto de la jurisprudencia citada, en relación con la forma de proceder a la comparación entre los signos en litigio y el carácter no apropiable del término "bio".
Estimados los dos motivos examinados y casada la Sentencia, debemos resolver la impugnación efectuada por la demandante Danone, S.A., según los términos en que se encuentra planteado el debate. De acuerdo con lo indicado en los anteriores fundamentos, efectuada la comparación entre los signos enfrentados, ("biocop" y "bio") esta Sala considera que presentan suficientes diferencias denominativas como para no inducir a la confusión, incluso entre productos idénticos o pertenecientes al mismo campo aplicativo, como es el caso. Criterio que coincide con el mantenido en numerosas ocasiones por Salas de instancia al comparar signos que añaden al elemento "bio" un prefijo o sufijo y que, considerados en su integridad, presentan distintividad suficiente frente a marcas prioritarias. Esta Sala de casación también ha seguido tal criterio en los supuestos en que, al casar la Sentencia recurrida -como en esta ocasión-, hemos podido entrar en la cuestión de fondo sobre el riesgo de confundibilidad existente entre las marcas enfrentadas (una amplia relación de sentencias sobre marcas que incorporan el citado término "bio" en nuestra Sentencia de 20 de febrero de 2.003 -RC 4.472/1.997-).
De acuerdo con lo expuesto, procede estimar el recurso de casación y desestimar el previo contencioso administrativo. En cuanto a las costas, según lo dispuesto en los artículos 95.3 y 139 de la Ley de la Jurisdicción, no procede imponerlas ni en la instancia ni en la casación.
En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,
-
Que HA LUGAR y por lo tanto ESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por Biocop Productos Biológicos, S.A. contra la sentencia de 11 de abril de 2.002 dictada por al Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el recurso contencioso-administrativo 406/1.997.
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Que DESESTIMAMOS dicho recurso contencioso-administrativo, promovido Danone, S.A. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 5 de junio de 2.005 y 8 de noviembre de 1.996 en el expediente de ampliación de productos amparados por la marca nº 1.679.528 "BIOCOP".
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Sin imposición de las costas de la casación ni las del recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. EDUARDO ESPIN TEMPLADO, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
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