STS, 13 de Abril de 2007
| Ponente | EDUARDO ESPIN TEMPLADO |
| ECLI | ES:TS:2007:2792 |
| Número de Recurso | 5847/2004 |
| Fecha de Resolución | 13 de Abril de 2007 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a trece de Abril de dos mil siete.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituída en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 5.847/2.004, interpuesto por Dª Amanda y Dª Bárbara, en calidad de albaceas comunitarias de la herencia de Ildefonso, representadas por el Procurador D. Federico Olivares de Santiago, contra la sentencia dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 16 de abril de 2.004 en el recurso contencioso-administrativo número 883/2.001, sobre concesión de marca número 2.228.231 "CERCANÍAS".
Es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Sr. Abogado del Estado.
En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo (Sección Octava) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 16 de abril de 2.004, desestimatoria del recurso promovido por Dª Amanda y Dª Bárbara, en calidad de albaceas comunitarias de la herencia de Ildefonso, contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 22 de mayo de 2.000 y 21 de mayo de 2.001. Por dichas resoluciones se acordaba el registro de la marca nº 2.228.231 "CERCANÍAS", de tipo mixto, para servicios de la clase 38 del nomenclátor, que había solicitado Globo Media, S.A.
Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 19 de mayo de 2.004, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la representación procesal de Dª Amanda y Dª Bárbara compareció en forma en fecha 1 de julio de 2.004, mediante escrito interponiendo recurso de casación al amparo del apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que articula en los siguientes motivos:
- 1º, por infracción del artículo 13.d) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas ;
- 2º, por infracción del artículo 11.1.f) de la misma Ley ;
- 3º, por infracción del artículo 13.c) de la Ley de Marcas, y
- 4º, por infracción del artículo 12, también de la Ley de Marcas .
Terminaba suplicando que se dicte sentencia casando la recurrida, resolviendo de conformidad a la súplica del escrito de demanda planteado en primera instancia.
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 1 de febrero de 2.006 .
Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia desestimando el recurso y con costas.
Por providencia de fecha 28 de noviembre de 2.006 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 28 de marzo de 2.007, en que han tenido lugar dichos actos.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espín Templado,
Objeto y planteamiento del recurso de casación.
La parte recurrente interpone el presente recurso contra la Sentencia de 16 de abril de 2.004, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Octava) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimó el recurso interpuesto contra la concesión por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas de la marca mixta nº 2.228.231 "Cercanías", solicitada por la sociedad Globo Media, S.A., para servicios de difusión de una serie de televisión. Doña Amanda y doña Bárbara, albaceas mancomunadas de la herencia de Ildefonso, se opusieron a dicha concesión en defensa de diversas marcas gráficas, así como de los derechos de propiedad intelectual sobre las obras artísticas de Ildefonso .
La Sentencia impugnada funda su fallo desestimatorio en las siguientes consideraciones jurídicas:
"QUINTO.- Según consta en el expediente administrativo, los productos o servicios amparados por las inscripciones de las marcas oponentes en las clases 14, 16 y 25 del Nomenclátor, no guardan ninguna relación con los de la concedida, razón por la que no pueden acogerse las argumentaciones que al respecto efectúan las recurrentes.
De esta forma, compartimos las razones en que fundamenta la oficina registradora la concesión del registro discutido porque, a pesar de que puede existir cierta similitud entre los gráficos de las marcas enfrentadas, la disparidad de sus productos y servicios es tal, que excluye la posibilidad de confluencia de sus ámbitos aplicativos que, incluso, de darse, tampoco tiene por qué generar riesgo de confusión, ni en el mercado, ni entre los consumidores, toda vez que el exclusivo carácter gráfico de as oponentes por contraposición al carácter mixto de la concedida, abunda en la práctica imposibilidad de confusión entre las mismas y lo determinante para denegar un registro es que, tras la visión conjunto y el análisis de los factores que confluyen en las enfrentadas, no se aprecie el riesgo de confusión que la concesión de las inscripciones podría introducir en el mercado, riesgo que, para nosotros, no existe en el presente caso.
Por ello consideramos que tales denominaciones pueden coexistir pacíficamente en el mercado y en definitiva, que la concedida no incurre en ninguna de las prohibiciones del art. 12.1.a), 11.1.f) y 13.c) y d) de la Ley de Marcas y no puede inducir a error o confusión en el mercado, sin que tampoco se considere la aplicación de las normas comunitarias e internacionales citadas por las recurrentes, por lo que concluimos con que procede desestimar la demanda presentada y declarar que las resoluciones recurridas son conformes a derecho." (fundamento de derecho quinto)
El recurso se articula mediante cuatro motivos, acogidos todos ellos al apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción. En el primero se aduce la infracción del artículo 13.d) de la Ley de Marcas (Ley 32/1988, de 10 de noviembre ), por vulnerar la marca impugnada un derecho de propiedad intelectual. El segundo motivo se basa en la alegación de infracción del artículo 11.1.f) de la referida Ley, porque la marca litigiosa provoca error sobre la procedencia de los servicios que ampara. El motivo tercero se funda en la supuesta infracción del artículo 13 .c) del mismo texto legal, por suponer la marca impugnada un aprovechamiento indebido de la reputación de los signos opuestos, que gozan de notoriedad. Finalmente, en el motivo cuarto se alega la infracción del artículo 12, por incurrir las marcas enfrentadas en similitud susceptible de inducir al público consumidor a confusión y asociación.
Sobre el primer motivo, relativo a los derechos de propiedad intelectual.
Alega la recurrente que la marca concedida por la Oficina Española de Patentes y Marcas conculca el artículo 13.d) de la Ley de Marcas, que está en consonancia con el artículo 4.4.c) iii de la Directiva del Consejo 1989/104/CEE, de 21 de diciembre de 1.989, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Por otra parte, los derechos de autor alegados vendrían amparados también por el Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas (artículos 3.1, 5.1 y 2) y por la Ley de Propiedad Intelectual (artículo 60 ). Aduce la parte recurrente que la Sala de instancia se ha limitado a comparar las marcas en litigio, a pesar de que en la demanda ha alegado de manera reiterada que además de ser titular de determinados registros marcarios, lo es también de importantísimos derechos de propiedad intelectual, respecto de los cuales no se hace la menor referencia al resolver la cuestión de fondo. Señala que la marca impugnada copia las figuras humanas de Ildefonso, de forma análoga a si se imitaran palomas de Picasso en diversas posiciones o figuras estilo Botero o varios Filemones o Mortadelos. Lo decisivo es que se copia una particular forma de dibujar figuras humanas de Ildefonso que el público va a identificar con dicho autor. La parte describe algunos detalles técnicos de esa forma de representar las figuras humanas:
"[...]el cuerpo se representa por un solo trazo, las manos como circunferencias incompletas, la cabeza en forma de elipsoide incompleto insertado en la línea de los hombros, cuando están de lado la espalda aparece como una línea curva, los pies son idénticos, los movimientos se esquematizan con dos o tres líneas curvas paralelas y los estados de ánimo con unas líneas cortas paralelas radiales a la cabeza [...]"
y concluye que tales figuras han sido copiadas servilmente en la marca litigiosa.
Pone asimismo de relieve la parte actora que la oposición de los derechos de autor alegados han de tenerse en cuenta sin tomar en consideración los servicios que protege la marca impugnada, valorando sólo el parecido de los dibujos utilizados en la misma.
Tiene razón la parte actora y procede estimar el motivo. Antes de examinar la cuestión de fondo, es preciso considerar la alegación de la parte recurrente de que la Sentencia impugnada no ha considerado en absoluto la aplicación del artículo 13.d) de la Ley de Marcas, pese a haber sido alegada en la demanda contencioso administrativa. Si fuera ello plenamente cierto, el motivo habría de ser rechazado, puesto que lo que hubiera procedido en tal caso hubiera sido la imputación a la Sentencia recurrida el vicio de incongruencia omisiva, vicio que se alega luego precisamente en el tercer motivo acogido al artículo 88.1.c) de la Ley de la Jurisdicción . Sin embargo, si bien es cierto que la Sala sentenciadora razona en el fundamento de derecho transcrito supra sólo en relación con la comparación entre marcas, en el inciso final del mismo la Sala descarta expresamente que se haya infringido la prohibición del 13.d) de la Ley de Marcas (así como todas las demás prohibiciones alegadas por la actora), lo que significa que la Sala sentenciadora ha tomado en consideración tal alegación, lo que excluye que haya incurrido en incongruencia omisiva.
Lo que sucede es que la Sala de instancia ha considerado, aparentemente, que su rechazo del riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas, pese a la "cierta similitud" entre los gráficos en litigio, es bastante para descartar la infracción de las restantes prohibiciones contenidas en los demás preceptos alegados. Sin embargo, con ello la Sala se confunde y ha infringido el artículo 13.d) de la Ley de Marcas alegado en este motivo. Ha de tenerse en cuenta que, a pesar de extender sus conclusiones sobre la inexistencia de riesgo de confusión y asociación a las restantes prohibiciones, el razonamiento de la Sentencia se basa de manera exclusiva en la aplicación del artículo 12.1.a) de la Ley marcaria, como lo demuestra el que se rechaza la existencia de riesgo de confusión o asociación fundamentalmente en virtud de la disparidad entre los productos y servicios a los que se refieren las marcas enfrentadas.
De esa manera, al basarse en una exclusión de riesgo de confusión razonada en aplicación de lo dispuesto en el artículo 12.1 .a) para descartar la prohibición del artículo 13 .d), la Sala ha desconocido la substancial diferencia entre las previsiones de ambos preceptos y ha infringido el último de ellos, al no proceder a comprobar de forma específica si la marca solicitada "reproduce o imita" los dibujos protegidos por el derecho de propiedad intelectual cuya titularidad la parte actora ha acreditado en el procedimiento administrativo.
La incorrecta aplicación del artículo 13.d) de la Ley de Marcas nos lleva a estimar el presente motivo de casación y casar la Sentencia recurrida, resultando ya innecesario examinar los restantes motivos de casación.
Sobre la protección de las creaciones artísticas amparadas por el derecho de propiedad intelectual.
En su demanda contencioso administrativa la parte actora alega como causa de oposición a la concesión de la marca solicitada tanto la protección de los derechos de propiedad intelectual que ha acreditado sobre determinados dibujos de figuras humanas cuanto los derechos prioritarios de determinadas marcas de su titularidad que incorporan tales figuras.
Si bien la oposición basada en dichas marcas prioritarias se enfrentaría a la dificultad de la diversidad de clases respecto a la de la marca solicitada, la prohibición contenida en el artículo 13.d) de la Ley de Marcas es, como señala la parte recurrente, independiente del ámbito aplicativo sobre el que se vaya a proyectar la marca en discusión. Lo que dicho precepto excluye es que se utilicen signos o medios que reproduzcan o imiten creaciones protegidas por un derecho de propiedad intelectual o industrial, a salvo de la debida autorización del titular de tal derecho. Así pues, lo que debe constatarse es exclusivamente si la marca solicitada "reproduce o imita" una creación del artista Ildefonso protegida por un derecho de propiedad industrial.
La parte actora ha aportado en el procedimiento administrativo y judicial documentación acreditativa de los derechos de propiedad intelectual sobre determinados dibujos de figuras humanas del referido artista, figuras que se emplean asimismo en las marcas opuestas a la pretendida en el presente caso. Dichas figuras o dibujos registrados son los siguientes:
En cuanto a a marca mixta solicitada es la siguiente:
Pues bien, del examen de las figuras de Ildefonso y su contraposición con la marca solicitada se puede concluir que las incorporadas como elemento gráfico en ésta última constituyen una clara imitación de los dibujos originales del citado artista, aunque no reproduzcan las figuras humanas en las posiciones exactas de los dibujos imitados.
No se trata de una inspiración más o menos perceptible, sino de una manifiesta imitación de una creación artística, unos dibujos que representan a figuras humanas con unas características (rasgos, posiciones, trazos) claramente discernibles de otras representaciones de seres humanos. Una prueba de ello lo constituye el que los legítimos titulares de los derechos sobre las creaciones artísticas de Ildefonso reproducen y utilizan en muy diversos productos distintas variaciones sobre las referidas creaciones artísticas, ofreciendo todos ellos las mismas características que la marca solicitada. Entre otras numerosas utilizaciones -legítimas éstas- de dichos dibujos en una gran diversidad de productos se encuentran las siguientes, en las que puede observarse la misma reconocibilidad de los dibujos controvertidos:
Marcas oponentes
Otras utilizaciones
De esta manera la empresa solicitante de la marca litigiosa ha utilizado dicha creación artística para integrar una marca mixta que si bien incorpora otros elementos (el término "cercanías", los colores) no por ello deja de mostrar de una manera dominante y decisiva las figuras dibujadas a imitación de las de Ildefonso . Al proceder de tal manera sin la debida autorización de los titulares de los derechos de propiedad intelectual de dicho artista se ha infringido la prohibición contenida en el artículo 13.d) de la Ley de Marcas, por lo que debe estimarse el recurso contencioso administrativo contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas que admitieron el registro de la marca solicitada.
Conclusión y costas.
De lo expuesto en los anteriores fundamentos de derecho se deriva la procedencia de estimar el recurso de casación y estimar asimismo el recurso contencioso administrativo previo, anulando las resoluciones administrativas impugnadas en el mismo por las que se concedió la marca mixta nº2.228.231 "Cercanías".
En cuanto a las costas, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 95.3 y 139.1 y 2, no procede su imposición ni en la instancia ni en la casación.
En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,
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Que HA LUGAR y por lo tanto ESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por Dª Amanda y Dª Bárbara, en calidad de albaceas comunitarias de la herencia de Ildefonso, contra la sentencia de 16 de abril de 2.004 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 883/2001, sentencia que casamos y anulamos.
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Que ESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo mencionado en el número anterior, promovido por Dª Amanda y Dª Bárbara contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecfhas 22 de mayo de 2.000 y 21 de mayo de 2.001 dictadas en el expediente de la marca nº 2.228.231 "CERCANÍAS", que anulamos, debiendo denegarse el registro de la misma.
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No se hace imposición de las costas del recurso contencioso-administrativo ni las del de casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Fernando Ledesma Bartret.-Óscar González González.- Manuel Campos Sánchez- Bordona.-Eduardo Espín Templado.-José Manuel Bandrés Sánchez- Cruzat.-Firmado.- PUBLICACIÓN.-Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. EDUARDO ESPIN TEMPLADO, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.-Alfonso Llamas Soubrier.-Firmado.-
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