STS 63/2017, 2 de Febrero de 2017

Tramitación en primera instancia.

1. - La procuradora D.ª María Dolores Osuna, en nombre y representación de Grupo del Pozo S.L., interpuso demanda de juicio ordinario contra Moda Infantil María López S.L. en la que solicitaba se dictara sentencia:

   con los pronunciamiento siguientes:

   1.- Se declare:

   1. Que la sociedad GRUPO DEL POZO S.L. ostenta los derechos de exclusiva sobre las marcas prioritarias en las que apoya su demanda, enumeradas en el Hecho Primero de la misma, y las cuales ostentan la condición de notorias.

   2. Que la adopción y uso por la demandada, la mercantil MODA INFANTIL MARIA LOPEZ S.L., a título de marca, del signo PANGASA 24 H, constituye una violación de los derechos de exclusiva que corresponden a la demandante sobre las marcas prioritarias en las que apoya su demanda enumeradas en el Hecho Primero de la misma, declarando la nulidad de la marca española 2.785.738.

      »2.- Y en consecuencia, se condene a la demandada a:

   1. Cesar de inmediato y abstenerse en el futuro de toda forma de utilización del signo 24 HRS, como marca, nombre comercial, nombre de dominio, o de cualquier otro signo que tenga con él semejanzas gráficas o fonéticas, con unos u otros complementos genéricos o no, en relación con productos servicios o actividades que guarden relación de identidad o similitud con los servicios y productos distinguidos por las marcas de la actora, retirando del tráfico económico cuantos documentos de publicidad o negocio, materiales, así como productos de cualquier clase a través de los cuales se haya materializado la violación del derecho de marca.

   2. Abonar a la demandante una indemnización por los daños y perjuicios por la violación de sus derechos de propiedad industrial en cuantía correspondiente al 1 por ciento de la cifra de negocio de la demandada, con el producto infractor.

   3. Abonar a la demandante una indemnización coercitiva de cuantía no inferior a 600 Euros por cada día que transcurra haciendo uso dicha demandada del signo PANGASA 24 H como marca, a partir de la condena por violación de la marca de la actora, y hasta que se produzca la cesación efectiva de dicha violación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 44 de la Ley de Marcas .

   4. El pago de las costas procesales.

      »3.- Se ordene la cancelación del correspondiente asiento registral de la inscripción de la marca española núm. 2.785.738, y la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

2. - La demanda fue presentada el 21 de noviembre de 2012 y repartida al Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Granada, fue registrada con el núm. 1008/2012 . Una vez admitida a trámite, se emplazó a la parte demandada.

3. - La procuradora D.ª María Jesús Hermoso Torres, en representación de Moda Infantil María López S.L., contestó a la demanda mediante escrito en el que solicitaba:

   [...](i) se dicte Sentencia estimando la excepción de cosa juzgada, y declarando el archivo de los autos, con expresa imposición de costas a la parte demandada; (ii) Si no se estimara la excepción procesal alegada, se convoque a las partes para la celebración de la audiencia previa y, en su caso, reciba el procedimiento a prueba, señalando día y hora para la celebración del juicio, y dictando en su día Sentencia por la que se desestime íntegramente la Demanda declarando no haber lugar a ninguno de los pedimentos realizados por la Actora, ni a la declaración de nulidad de la marca de mi Mandante ni a la condena de daños y perjuicios solicitados de contrario de acuerdo con lo argumentado en el presente escrito ni a la cancelación de la inscripción de la marca de mi Mandante "pangasa 24h"., absolviendo a esta parte de todos los pedimentos contenidos en la demanda, con expresa imposición de costas a la Actora

   .

4. - Tras seguirse los trámites correspondientes, el magistrado-juez del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Granada dictó sentencia núm. 10/2013, de 18 de septiembre , con la siguiente parte dispositiva:

   FALLO: Que desestimo totalmente la demanda presentada por GRUPO DEL POZO SL, representado por la procurador Sra. Osuna y defendido por la letrada Sra. Martín Álvarez, contra MODA INFANTIL MARIA LOPEZ SL, representada por la procuradora Sra. Hermoso Torres y defendido por el letrado Sr. Navarro López, y en consecuencia debo absolver y absuelvo a la demandada de las pretensiones del actor con expresa imposición de costas a la demandante

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Tramitación en segunda instancia.

1. - La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de Grupo del Pozo S.L.

2. - La resolución de este recurso correspondió a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Granada, que lo tramitó con el número de rollo 59/2014 y tras seguir los correspondientes trámites, dictó sentencia en fecha 21 de febrero de 2014 , cuya parte dispositiva establece:

FALLAMOS: Desestimar el recurso de apelación interpuesto en nombre de "Grupo del Pozo, S.L." contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil Único de Granada en Juicio Ordinario nº 1.008/12, de fecha 18 de septiembre de 2013, que se confirma con imposición al apelante de las costas de este recurso y pérdida del depósito constituido

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.- Interposición y tramitación del recurso de casación.

1. - La procuradora D.ª María Dolores Osuna Pérez, en representación de Grupo del Pozo S.L., interpuso recurso de casación.

   Los motivos del recurso de casación fueron:

   Primero.- La primera cuestión jurídica o materia que la sentencia recurrida resuelve en clara infracción y/o oposición a la doctrina Jurisprudencial del Tribunal Supremo, es la relativa aplicación del artículo 53 de la Ley de Marcas , en relación al artículo 222 de la LEC .

   Segundo.- La segunda cuestión jurídica o materia que la sentencia recurrida resuelve en clara oposición, infracción y/o desconocimiento de la doctrina Jurisprudencia del Tribunal Supremo, es la relativa a la aplicación del artículo 6.1 b) de la Ley de Marcas .

   »Tercero.- La tercera cuestión jurídica o materia que la sentencia recurrida, a entender de esta parte resuelve en clara oposición, desconocimiento y/o infracción de la doctrina Jurisprudencial del Tribunal Supremo, es la relativa a los términos en los que debe realizarse el análisis comparativo, y la posible existencia de riesgo de confusión y/o asociación entre dos signos, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley de Marcas ».

2. - Las actuaciones fueron remitidas por la Audiencia Provincial a esta Sala, y las partes fueron emplazadas para comparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones en la Sala y personadas las partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, se dictó auto de fecha 16 de diciembre de 2015, cuya parte dispositiva es como sigue:

   1º) No admitir el motivo primero y segundo del recurso de casación interpuesto por la representación procesal de "Grupo del Pozo, S.L." contra la sentencia dictada el 21 de febrero de 2014 por la Audiencia Provincial de Granada (Sección 3ª), en el rollo de apelación nº 59/2014 , dimanante de los autos de juicio ordinario nº 1008/2012 del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada.

   2º) Admitir el motivo tercero del recurso de casación interpuesto por la representación procesal de "Grupo del Pozo, S.L." contra la sentencia dictada el 21 de febrero de 2014 por la Audiencia Provincial de Granada (Sección 3ª), en el rollo de apelación nº 59/2014 , dimanante de los autos de juicio ordinario nº 1008/2012 del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada

   .

3. - Se dio traslado a la parte recurrida para que formalizara su oposición, lo que hizo mediante la presentación del correspondiente escrito.

4. - Por providencia de 25 de noviembre de 2016 se nombró ponente al que lo es en este trámite y se acordó resolver los recursos sin celebración de vista, señalándose para votación y fallo el 18 de enero de 2017, en que ha tenido lugar.

Resumen de antecedentes.

1. - La compañía mercantil Grupo del Pozo S.L. es titular de las siguientes marcas:

   1. 24 HRS, nº 2.120.514. Marca española, denominativa, concedida el 21 de diciembre de 1998 para la clase 25 del nomenclátor (vestidos, calzados y sombrerería).

   2. 24 HRS Walking Tour & Diseño. Marca Comunitaria mixta nº 762.971, concedida el 4 de mayo de 1999, para las clases 18 (artículos de cuero y de cuero de imitación) y 25 del Nomenclátor.

   3. 24 HRS + PLUS. Marca española nº 2.423.661 para la clase 18 y la nº 2.275.491 para la clase 25, de carácter mixto, denominativas y gráficas, concedidas, respectivamente, el 25 de enero de 2002 y el 20 de julio de 2000.

   4. 24 HRS + PLUS Hechos para andar descalzos / Just like walking barefoot. Marca comunitaria mixta nº 1.520.758, concedida el 7 de mayo de 2001, en las clases 18 y 25.

   5. 24 HORAS. Marca comunitaria denominativa nº 2.642.122, registrada el 21 de mayo de 2009, para las clases 18 y 25.

   6. 24 HRS DUO. Marca comunitaria mixta nº 5.304.753, registrada el 5 de junio de 2007, para las clases 18, 25 y 35 (publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina).

   7. 24 HRS & Diseño. Marca comunitaria mixta n.º 5.510.541, registrada el 11 de octubre de 2007, en las clases 18, 25 y 35.

2. - Los elementos gráficos de las marcas registradas por la actora son los siguientes:

3. - La sociedad Moda Infantil María López S.L. es titular de la marca nacional PANGASA 24 H, n.º 2.786.783, mixta, denominativa y gráfica, que le fue concedida para productos de la clase 25, por la OEPM, el 29 de mayo de 2008, pese a la oposición de la entidad actora.

4. - Grupo del Pozo formuló una demanda contra Moda Infantil María López, en ejercicio de la acción de nulidad relativa de marca, con fundamento en los arts. 40 , 41 y 52, en relación con los arts. 6.1.a ) y 8.1, de la Ley de Marcas (en adelante, LM) y con la Disposición Adicional 17ª de la misma Ley ; a la que acumuló una acción de indemnización por infracción marcaria, a determinar, con aplicación del art. 43.1 LM , sobre el 1% del volumen de negocio.

   La sociedad demandada aceptó el carácter notorio, al menos en España, de las marcas de la actora, por su implantación en el ámbito del calzado cómodo. Pero se opuso a la demanda y alegó, con carácter previo, la excepción de cosa juzgada, al haber sido confirmado el acceso al registro marcario concedido por la OEPM, por sentencia firme de la Sala de lo contencioso- administrativo del TSJ de Madrid. Y sobre el fondo, por negar todo riesgo de confusión por las diferencias de las marcas en controversia, dado que su cuota de mercado se reduce a la provincia de Granada, sus productos para bebés (canastillas) no entran en competencia con la actora, su comercialización es on line y no usa la marca para productos de la clase 25.

5. - La sentencia de primera instancia desestimó las dos acciones deducidas en la demanda, al considerar, por un lado, que la ausencia de riesgo de confusión y de asociación apreciada en la jurisdicción contenciosa constituye cosa juzgada parcial y, por otro, al entender que, excluido este riesgo al igual que el de asociación, y no existiendo ánimo de aprovechamiento de los derechos preferentes de la sociedad actora, la protección reforzada que se concede a la marca notoria cede en casos como el presente, en que no existe conexión en los productos comercializados entre una y otra mercantil.

6. - Recurrida en apelación dicha sentencia, la Audiencia Provincial desestimó el recurso y ratificó plenamente las conclusiones de la sentencia apelada, por las siguientes y resumidas consideraciones: (i) El enfrentamiento entre las marcas de la actora y la demandada ya superó el control de distinguibilidad o diferenciación suficiente para convivir en el mercado, pues así lo estableció, con efecto de cosa juzgada ( art. 53 LM ), la jurisdicción contencioso-administrativa; (ii) No existe confundibilidad, ni medió falta de justa causa, ni mala fe en la solicitud de la marca de la demandada, dadas las acusadas diferencias de todo orden que presentan ambas marcas, tanto en su aspecto denominativo y gráfico, como en el ámbito competencial en el que concurren, pues ni siquiera el que ambas marcas estuvieran registradas para productos de la clase 25 (ropa, calzado y sombrerería) puede tomarse como factor vinculante si la propia apelante ya reconoció en la audiencia previa que el uso de la marca se lleva a cabo por la demandada se realiza fuera de los productos que comprenden esta clase del nomenclátor internacional; (iii) El riesgo de confusión que constituye el fundamento y razón de ser de la protección de la marca notoria no concurre, porque la diferencia entre ambos signos es tan acusada, que prácticamente no tienen nada que ver; son suficientemente distintivos y la similitud exigida solo puede encontrarse en elementos residuales o accesorios; desde los planos fonéticos, gráficos y conceptuales, se aprecia un elevado grado de disimilitud o de disparidad entre ellos, aplicable al prototipo de consumidor medio, normalmente informado y perspicaz.

Recurso de casación. Formulación del único motivo admitido.

1. - Grupo del Pozo S.L. formuló recurso de casación, basado en tres motivos, de los que solamente le fue admitido el tercero. Este motivo denuncia infracción del art. 8.1 LM y la doctrina jurisprudencial que lo interpreta.

2. - En el desarrollo del motivo, se alega, resumidamente, que la sentencia recurrida no realiza un correcto análisis comparativo de las marcas, por cuanto el signo notorio de la recurrente no es meramente descriptivo de las características de los productos incluidos en la clase 25 del nomenclátor, por lo que no puede ser comparable con una mención a la disponibilidad durante 24 horas de servicios y no de productos. La expresión 24 horas o su abreviatura 24 HRS no son términos coloquiales y de uso habitual en relación al calzado, confección y marroquinería. Cita como infringidas las sentencias de esta Sala de 14 de mayo de 2012 y 9 de diciembre de 2010 .

Marca notoria: normativa.

1. - El art. 8.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, prohíbe el registro como marca de «un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores».

   En parecidos términos, el art. 9.1.c) del Reglamento de Marca Comunitaria habilita al titular de la marca comunitaria «para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico: (...) c) de cualquier signo idéntico o similar a la marca comunitaria, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales esté registrada la marca comunitaria, si esta fuera notoriamente conocida en la Comunidad y si el uso sin justa causa del signo se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca comunitaria o fuera perjudicial para los mismos».

2. - De manera análoga se refería al alcance de la protección de la marca notoria el art. 5.2 de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, cuando autorizaba a «cualquier Estado miembro» para «disponer que el titular -de la marca- esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca , cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o; del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos».

   En España, esta Directiva fue transpuesta por la citada Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, cuyo art. 34.2.c ) confiere al titular de la marca registrada la facultad de «prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: (...) c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca , cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada».

Doctrina jurisprudencial sobre el alcance de la protección de la marca notoria.

1. - Como recordamos en nuestras sentencias 505/2012, de 23 de julio, y 95/2014, de 11 de marzo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha interpretado los preceptos antes citados en una doble faceta: respecto de los criterios para considerar que una marca es notoria y respecto del alcance de la especial protección que se confiere a estas marcas. En la instancia se ha declarado acreditado que las marcas de la demandante son notorias y en este cauce casacional solamente se cuestiona si la Audiencia Provincial ha seguido el correcto entendimiento que del alcance de la protección de estas marcas ha realizado la jurisprudencia.

   La STJUE de 23 de octubre de 2003, asunto C-408/01 ( Adidas-Fitnessworld ) entendió que «la protección que confiere el artículo 5, apartado 2, de la Directiva no está supeditada a que se constate un grado de similitud tal entre el signo y la marca de renombre que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre ambos. Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca». En este contexto, la STJUE de 27 de noviembre de 2008, asunto C-252/07 ( Intel-CPM ), puntualiza qué debe entenderse por tal vínculo: primero argumenta que «cuanto más fuerte sea el carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseco o haya sido adquirido por el uso de dicha marca, más probable será que, ante una marca posterior idéntica o similar, el público pertinente evoque la marca anterior»; y concluye después que «el hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de dicho vínculo». Es decir, la confusión en sentido amplio o riesgo de asociación, incluye aquellos supuestos en que se induce a creer que entre la persona que emplea el signo cuestionado y el titular de la marca anterior existe un vínculo económico o jurídico (en particular, concesión de licencias) que autorizan su uso (SSTJUE de 6 de octubre de 2005 - Medion - y de 25 de marzo de 2010 - Die BergSpechte -; y sentencia de esta Sala 375/2015, de 6 de junio, y las que en ella se citan).

   A su vez, la STJUE de 10 de diciembre de 2015, asunto C-603/14 , The English Cut (con cita de las sentencias Adidas- Salomon y Adidas Benelux , C-408/01 , e Intel Corporation , C-252/07 ) afirma que, dado que el artículo 8.5 del Reglamento no exige que la similitud existente pueda llevar al público interesado a confundir los signos en conflicto, sino que se limita a exigir que el público pueda asociarlos entre sí, es decir, establecer un vínculo entre ellos, debe concluirse que la protección que esa disposición prevé en favor de las marcas renombradas puede aplicarse aunque los signos en conflicto presenten un menor grado de similitud. Lo que obliga a los tribunales a examinar si el grado de similitud, pese a ser ligero, es suficiente, por concurrir otros factores pertinentes -como la notoriedad o el renombre de la marca anterior-, para que el público interesado establezca un vínculo entre los signos en conflicto.

2. - Ahora bien, como recuerda la STJUE 18 de junio de 2009, asunto C-487/07 ( L'Oreal ), «(l)a existencia de dicho vínculo en la mente del público constituye una condición necesaria pero insuficiente, por sí misma, para que se aprecie la existencia de una de las infracciones contra las que el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 -equivalente al art. 9.1.c RMC- garantiza la protección a favor de las marcas de renombre». Esto es, para que exista infracción es necesario que mediante la evocación de la marca notoria, el empleo del signo controvertido conlleve un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca o perjudique su distintividad o notoriedad. Basta que concurra uno de estos tipos infractores [STJCE de 27 de noviembre de 2008 (Intel-CPM)], sin que daban hacerlo todos: no es necesario que, además de un perjuicio para la notoriedad o distintividad de la marca notoria, exista un aprovechamiento desleal de dicha distintividad o notoriedad de la marca.

3. - Asimismo, hemos afirmado en varias sentencias recientes (por ejemplo, 98/2016, de 19 de febrero , 302/2016, de 9 de mayo , 382/2016, de 19 de mayo , o 419/2016, de 20 de junio ), que para evaluar la semejanza entre dos marcas ha de hacerse la comparación en un triple plano: gráfico, fonético y conceptual (STJCE de 11 de noviembre de 1997, caso Sabel ). Pero los criterios para determinar la semejanza dependen en buena medida de la estructura del signo, pues no es lo mismo comparar marcas denominativas simples, que marcas denominativas complejas, o gráficas o mixtas. En el caso de marcas mixtas, su distintividad reside en la particular disposición de los elementos verbales y gráficos ( sentencia de esta Sala de 10 de junio de 1987 ), que forman un conjunto, y no en sus componentes individuales (STJCE de 12 de junio de 2007, asunto C-334/05 P, Limoncello della Costa Amalfitana ). Ya que como dijo la STJCE de 22 de junio de 1999, asunto C-342/97 , Lloyd Schuhfabrik Meyer , «[e]l consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar».

Aplicación al caso. Desestimación del recurso.

1. - En el presente caso, la Audiencia considera que no existe ningún riesgo de confusión, puesto que los signos en conflicto son acusadamente diferentes y sus únicas similitudes son accesorias o residuales. Y aunque en el recurso de casación se alegue que la sentencia recurrida se aparta de las pautas jurisprudenciales a la hora de afrontar la semejanza entre los signos, pues en la valoración de conjunto no se han tenido en cuenta los elementos distintivos y dominantes, en realidad, esta denuncia no deja de ser una tacha genérica, para facilitar la sustitución de la valoración de la Audiencia, que no aprecia la conexión, por la de la parte recurrente.

   A tal efecto, debemos reiterar que la valoración de si la marca de la demandada evoca las marcas notorias de la actora corresponde al tribunal de instancia, sin que sea posible revisar esta valoración, a no ser que sea arbitraria o incurra en un error palmario (sentencia 95/2014, de 11 de marzo), que no es el caso.

2. - La sentencia recurrida afirma que el único elemento común que tienen las marcas en conflicto es la mención al término 24 horas (completo o abreviado), pero no coinciden ni los colores ni elementos gráficos muy relevantes, como son la disposición de las letras dentro de un círculo o de un rectángulo o mediante su simple enunciado -en las marcas de la actora-, o la presencia del dibujo de un oso en el caso de la marca de la demandada. Por lo que no es posible confusión alguna, ni siquiera en atención al carácter notorio de las marcas de la demandante, en los términos ya expuestos de la STJUE de 10 de diciembre de 2015, al ser el grado de similitud totalmente inexistente.

3. - No cabe olvidar que las marcas de la recurrente son notorias, pero no renombradas, y no se ha declarado acreditado que por parte de la demandada haya existido aprovechamiento de su reputación, ni que la marca de la demandada haya menoscabado la mencionada notoriedad, ni su prestigio, ni la distintividad de tales marcas.

   Razones todas por las que, al no haber infracción del art. 8 LM , el único motivo de casación admitido debe ser desestimado.

Costas y depósitos.

1. - De conformidad con lo previsto en los arts. 394.1 y 398.1 LEC , las costas del recurso de casación deben ser impuestas a la recurrente.

2. - Procede acordar también la pérdida del depósito constituido para el recurso de casación, de conformidad con la disposición adicional 15ª , apartado 9, LOPJ .