ATS, 16 de Mayo de 2007

1. - La representación procesal de la entidad "RODI BAGES, S.L.", presentó el día 8 de abril de 2004 escrito de interposición de recurso de casación, contra la Sentencia dictada, con fecha 18 de febrero de 2004, por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª), en el rollo de apelación nº 122/2002, dimanante de los autos de juicio de menor cuantía sobre marcas número 3/2000 del Juzgado de Primera Instancia número 10 de Barcelona.

2. - Mediante Providencia de 14 de abril de 2004 se tuvo por interpuesto el recurso, acordándose la remisión de las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, previo emplazamiento de las partes, apareciendo notificada dicha resolución a los Procuradores de los litigantes del día 20 de abril de 2004.

3. - El Procurador D. Argimiro Vázquez Guillén, en nombre y representación de la entidad "RODI BAGES, S.L.", presentó escrito ante esta Sala con fecha 22 de abril de 2004 personándose en calidad de recurrente. El Procurador D. José Luis Martín Jaureguibeitia, en nombre y representación de "REPSOL YPF LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES", presentó escrito ante esta Sala con fecha 19 de mayo de 2004, personándose en calidad de recurrida.

4. - Por Providencia de fecha 20 de marzo de 2007 se pusieron de manifiesto las posibles causas de inadmisión del recurso a las partes personadas.

5. - Mediante escrito presentado el día 13 de abril de 2007 la parte recurrente muestra su oposición a las causas de inadmisión puestas de manifiesto, entendiendo que el recurso cumple todos los requisitos exigidos en la LEC 2000 para acceder a la casación, mientras que la parte recurrida mediante escrito de fecha 17 de abril de 2007 se ha manifestado conforme con las posibles causas de inadmisión.

HA SIDO PONENTE EL MAGISTRADO EXCMO. D.Román García Varela, a los solos efectos de este trámite

1. - El presente recurso de casación tiene por objeto una Sentencia dictada con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero, por lo que es indiscutible la sujeción de la preparación del recurso al régimen que ésta establece. Por otro lado, la Sentencia recurrida puso término a un juicio de menor cuantía sobre marcas que, de conformidad con la legislación vigente al momento de interponerse la demanda, fue tramitado en atención a la materia, con la consecuencia de que su acceso a la casación se halla circunscrito al ordinal tercero del citado art. 477.2 de la LEC 2000, habida cuenta el carácter distinto y excluyente de los tres ordinales del art. 477.2 de la LEC 2000, lo que requiere acreditar la existencia de interés casacional, según criterio reiterado de esta Sala en numerosos recursos de queja y de inadmisión del recurso de casación y que ha sido refrendado por el Tribunal Constitucional en Autos 191/2004, de fecha 26 de mayo, 201/2004, de fecha 27 de mayo y 208/2004, de fecha 2 de junio y en Sentencias 150/2004, de 20 de septiembre, 164/2004, de 4 de octubre, 167/2004, de 4 de octubre y 3/2005, de 17 de enero, estableciendo dichas resoluciones que tal criterio, adoptado en Junta General de Magistrados celebrada el 12 de diciembre de 2000, no supone vulneración del art. 24 de la Constitución Española .

   La parte recurrente, preparó recurso de casación al amparo del ordinal 3º del art. 477.2 de la LEC 2000

   , citando como infracciones legales cometidas las siguientes: a) el art. 11 de la Ley de Marcas, alegando la existencia de interés casacional por oposición a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, citando al efecto las Sentencias de la Sala Primera de fechas 9 de mayo de 2002 y 8 de abril de 1995, estableciendo la primera de las Sentencias citadas los criterios de distinción entre los signos genéricos y los signos usuales, entendiendo que los primeros son aquellos que sirven para designar el producto o servicio que se distingue con la marca, y los segundos aquellos que se han convertido en habituales o usuales para designar los productos o servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales del comercio, y la segunda de las Sentencias citadas que los signos y nombres genéricos y los geográficos no alcanzan la protección registral como marcas, cuando conforman exclusivamente las mismas. También se alega la infracción de la jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo sobre la referida materia, citando al efecto las Sentencias de dicha Sala de fechas 25 de febrero de 2002 y 27 de noviembre de 2002 . Igualmente se alega la existencia de interés casacional por jurisprudencia contradictoria de Audiencias Provinciales, citando como opuestas a la recurrida la Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya, Sección Cuarta, de fecha 11 de octubre de 2002, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos, Sección Tercera, de fecha 29 de abril de 2002 y la Sentencia de la Audiencia Provincial de Segovia, de fecha 20 de febrero de 2002 ; b) el concepto de marca notoria, alegando la existencia de interés casacional por oposición a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, citando al efecto la Sentencia de la Sala Primera, de fecha 17 de marzo de 2000 . Igualmente se alega la existencia de interés casacional por jurisprudencia contradictoria de Audiencias Provinciales, citando como opuestas a la recurrida la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Octava, de fecha 26 de julio de 2002, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Sexta, de fecha 22 de febrero de 2003, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo, Sección Primera, de fecha 2 de enero de 2001, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, Sección Cuarta, de fecha 13 de junio de 1996, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, Sección Cuarta, de fecha 29 de abril de 2003, las Sentencias de la Audiencia Provincial de Granada, Sección Tercera, de fechas 8 de febrero de 2003, 8 de junio de 2002, 8 de mayo de 2002, 23 de junio de 2001 y 8 de noviembre de 2000, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos, Sección Segunda, de 15 de noviembre de 2002, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Cuenca, de fecha 5 de diciembre de 2001

   , la Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos, Sección Tercera, de fecha 27 de noviembre de 2000 y Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Séptima, de fecha 22 de abril de 2003 ; c) la infracción del art. 31 de la Ley de Marcas, alegando la existencia de interés casacional por oposición a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, citando al efecto las Sentencias de la Sala Primera, de fechas 2 de junio de 1986, 23 de septiembre de 1985, 20 de noviembre de 1991, 3 de noviembre de 2000, 5 de diciembre de 1985, 16 de diciembre de 1989 y 2 de abril de 1990, Dichas resoluciones establecen como doctrina de que para determinar si se da la identidad o semejanza o falta de semejanza entre las marcas confrontadas ha de estarse no sólo al aspecto fonético sino que han de examinarse desde una visión de conjunto. También se alega la infracción de la jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en relación con esta materia, citando al respecto las Sentencias de dicha Sala Tercera de fechas 24 de enero de 1982, 17 de febrero de 1982, 10 de febrero de 1982, 11 de mayo de 1982, 23 de marzo de 1984, 14 de mayo de 1984 y 25 de mayo de 1984 . Igualmente alega la existencia de interés casacional por jurisprudencia contradictoria de Audiencias Provinciales, citando como opuestas a la recurrida la Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, Sección Sexta, de fecha 13 de enero de 2003, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Séptima, de fecha 22 de abril de 2003, las Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Novena, de fechas 19 de abril de 1997 y 26 de junio de 1999, la Sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña, Sección Cuarta, de fecha 10 de junio de 2002 y la Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya, Sección Cuarta, de fecha 23 de mayo de 2001 .

   Utilizado en el escrito de preparación el cauce del interés casacional, dicha vía casacional es la adecuada habida cuenta que el procedimiento se sustanció por razón de la materia.

2. - No obstante lo expuesto el recurso de casación incurre en la causa de inadmisión prevista en el art. 483.2.1º, inciso segundo, de la LEC 2000, en relación con el art. 479.4 de la misma Ley, al no haber justificado la parte recurrente en fase de preparación el interés casacional por jurisprudencia contradictoria de Audiencias Provinciales, a tenor de los criterios de recurribilidad que esta Sala viene propugnando de acuerdo con lo dispuesto en la nueva LEC 2000, tal y como se recogen en el Acuerdo adoptado por la misma reunida en Junta General de Magistrados celebrada el día 12 de diciembre de 2000, Acuerdo que ha integrado la regulación de la LEC de modo que forma parte de la normativa sobre el recurso de casación (STC 108/2003, de 2 de junio, en recurso de amparo núm. 82/2002 ), porque no queda debidamente acreditada la contradicción jurisprudencial de las diversas doctrinas que se alegan, en tanto que ello exige un criterio jurídico plasmado en dos Sentencias de una misma Audiencia Provincial o de una misma Sección de la misma Audiencia frente a otro criterio jurídico antagónico -en relación con la misma cuestión de derecho- recogido en otras dos Sentencias de diferente Audiencia o Sección, siendo, en todo caso, en la fase de "preparación" del recurso de casación y no en la de su "interposición" cuando se ha de acreditar el "interés casacional", dado que al tiempo de la preparación debe necesariamente quedar justificada la recurribilidad de la Sentencia dictada en segunda instancia, por ser éste un requisito legal necesario para poder tener por preparado el recurso anunciado, y, en el caso examinado, la parte recurrente no ha acreditado, en dicha fase de preparación, el presupuesto que condiciona la presencia del "interés casacional" que, constituye un presupuesto de recurribilidad, cuando se pretende el acceso a los recursos extraordinarios por el cauce del ordinal 3º del art. 477.2 de la LEC 2000, y ello por las siguientes razones: a) respecto a la infracción del art. 11 de la Ley de Marcas porque se citan como opuestas a la recurrida tres Sentencias procedentes de Audiencias Provinciales diferentes, sin contraponer a las mismas otras dos Sentencias que hayan resuelto en sentido contrario, siquiera fuera la que se pretende recurrir y otra más de la misma Sección de la Audiencia Provincial de Barcelona que ha dictado la Sentencia impugnada; b) respecto a la marca notoria porque si bien se citan cinco Sentencias de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Granada con un criterio jurídico coincidente, a ellas no se contraponen otras dos Sentencias que hayan resuelto en sentido contrario, siquiera fuera la que se pretende recurrir y otra más de la misma Sección de la Audiencia Provincial de Barcelona que ha dictado la Sentencia impugnada y c) respecto a la infracción del art. 31 de la Ley de Marcas porque si bien se citan dos Sentencias de la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Valencia con un criterio jurídico que se dice coincidente, a las mismas no se contraponen otras dos Sentencias que hayan resuelto en sentido contrario, siquiera fuera la que se pretende recurrir y otra más de la misma Sección de la Audiencia Provincial de Barcelona que ha dictado la Sentencia impugnada.

   En la medida que ello es así no se llega a identificar dos Sentencias de un mismo tribunal, contrapuestas a otras dos de distinto órgano de apelación. Entender otra cosa sería convertir en mero formulismo y formalismo el "interés casacional", desnaturalizando su condición de requisito esencial, objetivizado en la ley y trascendente a las partes, dejando vacía de contenido la fase de preparación en los casos del ordinal 3º del art. 477.2 LEC 2000, lo que, desde luego, no resulta conciliable con el texto del referido art. 477.2.3º, en relación con el art. 479.4 LEC 2000, que, debe reiterarse, ha sido interpretado por esta Sala en el sentido recogido en los criterios antes señalados, y que ha sido entendido como razonable por el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 46/2004, de 23 de marzo, y mas específicamente en la 3/2005, de 17 de enero y en el Auto 208/2004, de 2004, que expresamente han señalado que el interés casacional ha de quedar acreditado en fase de preparación.

3. - Por lo que respecta al interés casacional por oposición a la jurisprudencia del Tribunal Supremo incurre en la causa de inadmisión prevista en el art. 483.2.1º, inciso segundo, de la LEC 2000, en relación con el art. 479.4 de la misma Ley, al no haber justificado la parte recurrente en fase de preparación dicho interés, a tenor de los criterios de recurribilidad que esta Sala viene propugnando de acuerdo con lo dispuesto en la nueva LEC 2000, tal y como se recogen en el Acuerdo adoptado por la misma reunida en Junta General de Magistrados celebrada el día 12 de diciembre de 2000, Acuerdo que ha integrado la regulación de la LEC de modo que forma parte de la normativa sobre el recurso de casación (STC 108/2003, de 2 de junio, en recurso de amparo núm. 82/2002 ), por las siguientes razones: a) respecto a la infracción del art. 11 de la Ley de Marcas, porque si bien se citan si bien se dos Sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, esto es de la Sala de lo Contencioso Administrativo, ha de tenerse en cuenta que esta Sala ha mantenido que es inadmisible, a estos fines, la cita de Sentencias de otras Salas del Tribunal Supremo diferentes de la Primera, así como la de Sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia (SSTS 31-1-92, 21-4-92, 23-3-93, 24-3-95, 7-3-96, 14-6-96, 4-3-97, 12-5-97, 24-5-97, 20-6-97, 15-12-98, 5-10-99, 19-5-00 y 9-3-2001, entre otras muchas), ya que, como razona la Sentencia de esta Sala de fecha 15 de diciembre de 1998 "la jurisprudencia es el conjunto de sentencias y el criterio o doctrina del Tribunal Supremo, debe ser de la Sala correspondiente a la materia de que se trate -en este caso, de esta Sala 1ª- y debe ser reiterada en el sentido de que han de ser más de una". Ciertamente la recurrente en relación con tal infracción cita también dos Sentencias de la Sala Primera, más examinadas las mismas resulta que no tienen un criterio jurídico coincidente, pues la Sentencia de la Sala Primera de fecha 9 de mayo de 2002 establece los criterios de distinción entre los signos genéricos y los signos usuales, entendiendo que los primeros son aquellos que sirven para designar el producto o servicio que se distingue con la marca, y los segundos aquellos que se han convertido en habituales o usuales para designar los productos o servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales del comercio, mientras que la Sentencia de la Sala Primera de fecha 8 de abril de 1995, establece que los signos y nombres genéricos y los geográficos no alcanzan la protección registral como marcas, cuando conforman exclusivamente las mismas, con la consecuencia de que se cita una sola Sentencia de este Tribunal respecto de cada una de las doctrinas jurisprudenciales que se dicen infringidas, cuando es requisito necesario para poder hablar de jurisprudencia, tal y como ya se indicó, la cita de dos o más sentencias de la Sala con un criterio jurídico coincidente, supuesto no concurrente en el presente caso; b) respecto a la marca notoria porque se cita una sola Sentencia de este Tribunal, a saber, la de fecha 17 de marzo de 2000, cuando es requisito necesario para poder hablar de jurisprudencia la cita de dos o más sentencias de la Sala con un criterio jurídico coincidente; y

   3. respecto a la infracción del art. 31 de la Ley de Marcas, porque citadas siete Sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, a saber, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, como ya se indicó anteriormente, esta Sala ha mantenido que es inadmisible, a estos fines, la cita de Sentencias de otras Salas del Tribunal Supremo diferentes de la Primera, así como la de Sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia (SSTS 31-1-92, 21-4-92, 23-3-93, 24-3-95, 7-3-96, 14-6-96, 4-3-97, 12-5-97, 24-5-97, 20-6-97, 15-12-98, 5-10-99, 19-5-00 y 9-3-2001, entre otras muchas).

   No obstante indicar que en relación con esta infracción la parte recurrente también citó otras siete Sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo con un criterio jurídico coincidente, estableciendo las mismas que para determinar si se da la identidad o semejanza o falta de semejanza entre las marcas confrontadas ha de estarse no sólo al aspecto fonético sino que han de examinarse desde una visión de conjunto, argumentando la parte recurrente que la resolución recurrida infringe tal doctrina al no haber atendido en la confrontación de las marcas a esa visión de conjunto para determinar su semejanza, cuestión que se examinará en el siguiente Fundamento Jurídico.

4. - Pues bien, en relación con la infracción del art. 31 de la Ley de Marcas, en cuanto a la oposición a la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, el recurso incurre en la causa de inadmisión prevista en el art. 483.2, 3º, inciso segundo, de la LEC 2000, esto es, de inexistencia de interés casacional, porque si bien se mencionan siete Sentencias de esta Sala con un criterio jurídico que se dice coincidente, en las que se establece que para determinar si se da la identidad o semejanza o falta de semejanza entre las marcas confrontadas ha de estarse no sólo al aspecto fonético sino que han de examinarse desde una visión de conjunto, argumentando la parte recurrente que la resolución recurrida infringe tal doctrina al no haber atendido en la confrontación de las marcas a esa visión de conjunto para determinar su semejanza, basta examinar la resolución recurrida para comprobar como la misma no se opone a la doctrina alegada como infringida, en tanto que en su Fundamento de Derecho Octavo, tras la valoración de la prueba, concluye que la documentación aportada evidencia que la actora viene ofertando el servicio de mecánica rápida del automóvil con el signo BOXES desde 1991, contando, en 1999, con una red de más de cuarenta establecimientos distribuidos por toda la geografía española, con previsión de apertura de nuevos centros de explotación. Esos talleres se sitúan, en algunos casos en grandes almacenes comerciales, lugares céntricos de capitales de provincia, o junto a estaciones de servicio del grupo Repsol, han sido promocionados con la adecuada publicidad y objeto de comentario en la prensa virtual como servicio rápido de mantenimiento. Estos datos atribuyen al signo registrado un elevado carácter distintivo, posibilitando un riesgo de asociación al propiciar la percepción por parte del consumidor, de un vínculo asociativo entre la demandada y la marca de la actora, conclusión que se ve apoyada por la identidad entre los servicios que distinguen ambos signos, la implantación meramente regional del signo de la demandada (limitada a Cataluña, con escasa presencia fuera de esa Comunidad), que la demandada ha venido distinguiendo su actividad y servicios con el signo RODI, siendo a partir de 1999 cuando conforma un signo compuesto adicionando el vocablo BOXES, añadido de este último signo que hace reforzar la idea de una vinculación jurídica o económica con la empresa que explota el signo BOXES, que funciona en régimen de franquicia en todo el territorio nacional, pudiendo provocar la errónea percepción en el consumidor medio de que la demandada está integrada en esa red de franquicia o se halla ligada a ella por otro tipo de vínculo, transmitiendo, en definitiva, al signo de la actora la suerte empresarial ajena.

   En la medida que ello es así, la Sentencia recurrida no se opone a las Sentencias de esta Sala citadas como infringidas en el escrito preparatorio, debiendo recordarse que el interés casacional consiste en el conflicto jurídico producido por la infracción de una norma sustantiva aplicable al objeto del proceso (que es el motivo del recurso de casación), en contradicción con la doctrina de esta Sala (lo que constituye presupuesto del recurso), por lo que es obvio que ese conflicto debe realmente existir y ser acreditado por la parte, siendo improcedente todo intento de recurso en el que se invoque el "interés casacional" que se manifieste como meramente nominal, artificioso o instrumental, ya que no podría cumplirse el fin del recurso, que es el mantenimiento o el cambio motivado de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que ha sido contradicha. En el presente caso el interés casacional representado por dicha contradicción con la jurisprudencia del Tribunal Supremo no se refiere al modo en que fue resuelta la cuestión en función de los elementos fácticos, así como de las valoraciones jurídicas realizadas en la Sentencia a partir de tales elementos, sino que se proyecta hacia un supuesto distinto al contemplado en ella, desentendiéndose por completo del resultado de hecho y de las consecuencias jurídicas derivadas de los mismos, de suerte que no estamos sino ante una cita de norma infringida meramente instrumental y, subsiguientemente, ante un interés casacional artificioso y, por ende, inexistente, incapaz de realizar la función de unificación jurisprudencial propia del recurso desde el momento en que responde a una situación distinta de la apreciada por la resolución recurrida (AATS, entre otros, de 14 de septiembre, 26 de octubre y 10 de noviembre de 2004, en recursos 2340/2001, 2139/2001 y 2261/2001 ).

5. - Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación y firme la Sentencia, de conformidad con lo previsto en el art. 483.4 LEC 2000, dejando sentado el art. 483.5 que contra este Auto no cabe recurso alguno.

6. - Abierto el trámite de puesta de manifiesto contemplado en el art. 483.3 de la LEC 2000 y presentado escrito de alegaciones por la parte recurrida procede imponer las costas a la parte recurrente.

1. ) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la representación procesal de "RODI BAGES, S.L.", contra la Sentencia dictada, con fecha 18 de febrero de 2004, por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª), en el rollo de apelación nº 122/2002, dimanante de los autos de juicio de menor cuantía sobre marcas número 3/2000 del Juzgado de Primera Instancia número 10 de Barcelona.

2. ) DECLARAR FIRME dicha Sentencia.

3. ) IMPONER LAS COSTAS a la parte recurrente.

4. ) Y remitir las actuaciones, junto con testimonio de esta resolución al órgano de procedencia, llevándose a cabo la notificación de la presente resolución por este Tribunal a las partes recurrente y recurrida comparecidas ante esta Sala.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, de lo que com Secretario, certifico.