STS, 3 de Marzo de 2010

En el proceso contencioso-administrativo número 1321/2005, la Sección Segunda de la

Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 25 de marzo de 2008 , cuyo fallo dice literalmente:

Que DESESTIMAMOS el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por la mercantil

ASTRIUM GMBH, representada por el Procurador de los Tribunales don Carlos Gómez-Villaboa y Mandri, contra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 14 de febrero de 2.005, confirmada en alzada por acuerdo del mismo órgano de fecha 20 de julio de 2.005.

No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas en esta instancia .

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Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la entidad mercantil

ASTRIUM GMBH recurso de casación que la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 15 de octubre de 2008 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal de la entidad mercantil ASTRIUM

GMBH recurrente, compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 21 de noviembre de 2008 , presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO:

que teniendo por presentado este escrito junto con sus copias y poder, se sirva tenerme por personado en la representación que ostento, por formalizado e interpuesto en tiempo uy forma el Recurso de Casación preparado por mi representada ASTRIUM GMBH contra la sentencia de fecha 25 de marzo del 2008, de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ; admitir dicho recurso a trámite y en su día dictar sentencia, y acto seguido, decretar la pertinencia de que se acuerde la denegación de la marca nº 2.576.707 (0) "ATRIUM" en las clases 1, 6, 7, 35 y 40, por no ser ajustada a derecho la concesión de la misma.

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Por providencia de fecha 9 de marzo de 2009, se admitió el recurso de casación.

Por providencia de 13 de abril de 2009 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, evacuando dicho trámite el Abogado del Estado por escrito presentado el día 29 de abril de 2009, en el tras efectuar las alegaciones que consideró oportunas, lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

que por formulada oposición a la casación, dicte sentencia desestimando el recurso y con costas

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Por providencia de fecha 14 de enero de 2010, se acordó que de conformidad con lo establecido en el artículo 94.3 de la LJCA no procede la celebración de vista solicitada, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 24 de febrero de 2010, fecha en que tuvo lugar el acto.

No ha comparecido en las actuaciones la entidad mercantil TERGRUP, S.L., titular de la marca solicitada número 2.576.707 "ATRIVM", a pesar de constar haber sido emplazada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, conforme a la proveido por la Sala de instancia en providencia de 12 de diciembre de 2005 .

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, Magistrado de la Sala.

Sobre el objeto del recurso de casación.

El recurso de casación que enjuiciamos se interpone por la representación procesal de la entidad mercantil

ASTRIUM

GMBH

contra la sentencia de la

Sección

Segunda de la

Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 25 de marzo de 2008 , que desestimó el recurso contencioso-administrativo número 1321/2005 interpuesto contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 20 de julio de 2005, que desestimó el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 14 de febrero de 2005, que acordó conceder la inscripción de la marca nacional número 2.576.707 "ATRIVM" (mixta), solicitada por la Compañía TERGRUP, S.L., para amparar productos y servicios en las clases 1, 6, 7, 10, 15, 17, 18, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35 y 40 del Nomenclátor Internacional de Marcas, y la denegó para todos los productos y servicios designados en las clases 12, 13 y 33.

Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.

La Sala de instancia fundamenta la decisión de desestimación del recurso contencioso-administrativo con base en las siguientes consideraciones, que, sustancialmente, se exponen en el fundamento jurídico quinto de la sentencia recurrida, en los siguientes términos:

[...] Aplicando tal doctrina al caso de autos la Sala entiende que no se producen los factores de riesgo que alega la recurrente para oponerse a la marca dado que, como correctamente afirma la Oficina, aún existiendo semejanza entre los signos enfrentados, la marca recurrida ATRIVM y las prioritarias

ASTRIUM, los campos comerciales y aplicativos en que despliegan sus efectos son lo suficientemente dispares como para excluir todo riesgo de confusión en el mercado, por lo que procede desestimar el presente recurso .

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Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil ASTRIUM

GMBH se articula en la formulación de tres motivos de casación:

En el primer motivo de casación, que se funda con el amparo procesal del artículo 88.1 c) de la Ley

29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio, por infracción de los artículos 33.1 y 67.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , se denuncia que la Sala de instancia ha incurrido en incongruencia omisiva, al no pronunciarse sobre alegaciones formuladas en el escrito de demanda, en que fundaba la pretensión de denegación de la marca concedida número 2.576.707 "ATRIVM" (mixta), en las clases 1, 6, 7, 35 y 40, referidas a la notoriedad de las marcas anteriores "ASTRIUM" en el sector aeroespacial, de la defensa, de las telecomunicaciones y, en general, de la alta tecnología, la notoriedad de la propia razón social y la relación aplicativa de los productos y servicios reivindicados por la entidad solicitante de la marca en las clases 1, 6, 7, 35 y 40, con los productos y servicios amparados por las marcas prioritarias.

El segundo motivo de casación, fundado al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico, y, en concreto, del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , en relación con la semejanza de los productos y servicios reivindicados por la marca solicitada con los amparados por las marcas anteriores "ASTRIUM".

El tercer motivo de casación, sustentado al amparo de lo dispuesto en el artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por infracción del artículo 8. 1 y 2 de la Ley de Marcas , en relación con el carácter notorio de las marcas "ASTRIUM", que merecen una protección reforzada frente a la marca posterior similar, y que exige que el juicio del riesgo de confundibilidad ha de ser mas intenso.

Sobre el primer motivo de casación: la alegación de infracción de las normas reguladoras de la sentencia.

Procede estimar la prosperabilidad del primer motivo de casación, puesto que consideramos que la Sala de instancia ha incurrido en incongruencia omisiva, en infracción de las normas reguladoras de la sentencia establecidas en el artículo 67 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que establece que la sentencia «decidirá todas las cuestiones controvertidas en el proceso», y en el artículo 218 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil , que prescribe que «las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las pretensiones de las partes», ya que la sentencia recurrida, no obstante ofrecer una extensa selección de los criterios jurídicos formulados por esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en materia de interpretación del Derecho de Marcas, no resuelve explícitamente motivos de impugnación concretos de carácter sustancial, que fundamentaron el recurso contencioso- administrativo, en relación con la aplicación de las prohibiciones de registro contempladas en los artículos 8.1 y 2 y 9.1 d) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , y deja sin dar una respuesta pormenorizada a la alegación de existencia de semejanza aplicativa entre las marcas confrontadas.

En efecto, apreciamos que la Sala de instancia elude pronunciarse sobre argumentos fundamentales en que la Sociedad actora fundaba la pretensión de nulidad de las resoluciones registrales recurridas, en relación con la aplicación de las prohibiciones de registro establecidas en los artículos 8.1 y 2 y 9.1 d) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , debido a la notoriedad de las marcas anteriores oponentes de titularidad de la Sociedad ASTRIUM GMBH, que constituye la denominación de la división de satélites en el seno de la European Aeronautic Defence and Space Company (EADS), cuyas actividades abarcan las telecomunicaciones civiles y militares, satélites de observación terrestre y una amplia gama de equipos espaciales, que determina que deba anularse la concesión de la marca solicitada para los productos y servicios designados en las clases 1, 6, 7, 35 y 40 del Nomenclátor Internacional de Marcas, puesto que guardan relación aplicativa con los sectores de actividad que desarrolla la referida empresa.

En este sentido, resulta adecuado consignar que según una consolidada doctrina jurisprudencial del

Tribunal Constitucional, expuesta en la sentencia 30/2007, de 12 de febrero , que se reitera, sustancialmente, en las sentencias 53/2009, de 23 de febrero y 83/2009, de 25 de marzo , la declaración de vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, que garantiza el artículo 24.1 de la Constitución, por incurrir un órgano judicial en incongruencia, requiere la concurrencia de los siguientes presupuestos:

En particular, respecto de la congruencia de las resoluciones judiciales, y a salvo las singularidades del ámbito penal, desde la STC 20/1982, de 5 de mayo , venimos recordando que la misma se mide por el ajuste o adecuación entre lo resuelto y los términos en que las partes han formulado sus pretensiones y peticiones, de manera tal que no puede la Sentencia otorgar más de lo que se hubiera pedido en la demanda, ni menos de lo que hubiera sido admitido por el demandado, ni otorgar otra cosa diferente, que no hubiera sido pretendida.

Siendo ello así, la incongruencia procesal puede revestir tres modalidades. Existe, en primer lugar, la llamada incongruencia omisiva o ex silentio que tendrá lugar "cuando el órgano judicial deje sin contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por las partes siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución" (SSTC 202/1998, de 14 de octubre, FJ 5; 124/2000, de 16 de mayo, FJ 3; y 85/ 2006, de 27 de marzo, FJ 5 ). La denominada incongruencia extra petitum se produce, en segundo lugar, cuando el pronunciamiento judicial recae "sobre un tema no incluido en las pretensiones deducidas en el proceso, de tal modo que se haya impedido a las partes la posibilidad de efectuar las alegaciones pertinentes en defensa de sus intereses relacionados con lo decidido, provocando su indefensión al defraudar el principio de contradicción" (SSTC 311/1994, de 21 de noviembre, FJ 2; 124/2000, de 16 de mayo, FJ 3; y 116/2006, de 24 de abril, FJ 8 ). La incongruencia por error acontece, en tercer lugar, cuando se dan al unísono las dos anteriores clases de incongruencia, tratándose, por tanto, de supuestos "en los que, por el error de cualquier género sufrido por el órgano judicial, no se resuelve sobre la pretensión formulada en la demanda o sobre el motivo del recurso, sino que equivocadamente se razona sobre otra pretensión absolutamente ajena al debate procesal planteado, dejando al mismo tiempo aquélla sin respuesta" (SSTC 369/1993, de 13 de diciembre, FJ 4; 213/2000, de 18 de septiembre, FJ 3; y 152/2006, de 22 de mayo, FJ 5 ) .

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En la sentencia constitucional 204/2009, de 23 de noviembre , se determina el alcance del principio de congruencia, distinguiendo entre lo que son pretensiones y alegaciones sustanciales planteadas por las partes, y argumentos no relevantes, en los siguientes términos:

« Este Tribunal ha tenido ocasión de desarrollar una amplia y consolidada doctrina la cuestión. En lo que ahora interesa la reciente STC 73/2009, de 23 de marzo , resume esta doctrina señalando que «el vicio de incongruencia omisiva existe cuando el órgano judicial deja sin respuesta alguna de las cuestiones planteadas por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda deducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución, pues la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva no exige una respuesta explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen como fundamento de la pretensión, pudiendo ser suficiente a los fines del derecho fundamental invocado, en atención a las circunstancias particulares del caso, una respuesta global o genérica a las alegaciones formuladas por las partes que fundamente la respuesta a la pretensión deducida, aun cuando se omita una respuesta singular a cada una de las alegaciones concretas no sustanciales por todas, STC 218/2003, de 15 de noviembre, FJ 4 b). La exposición de esta conocida doctrina exige reiterar la precisión de que la congruencia exige dar respuesta, no sólo a las pretensiones propiamente dichas, sino también a las alegaciones sustanciales, pues, tal como recordábamos en la STC 85/2006, de 27 de marzo : ``el derecho fundamental a obtener la tutela judicial efectiva `no sólo se vulnera cuando la pretensión no recibe respuesta, sino también cuando el órgano judicial omite toda consideración sobre una alegación fundamental planteada oportunamente por las partes. Así lo ha declarado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los casos Hiro Balani c. España y Ruiz Torija c. España de 9 de diciembre de 1994, y lo han reconocido nuestras SSTC 85/2000, de 27 de marzo; 1/2001, de 15 de enero; 5/2001, de 15 de enero; 148/2003, de 14 de julio, y 8/2004, de 9 de febrero, entre otras (FJ 3 )``. Finalmente, la circunstancia de que la pretendida incongruencia omisiva se considere producida en una Sentencia que resuelve un recurso de apelación, hace necesario recordar que la relevancia constitucional de la omisión de respuesta judicial a una pretensión o alegación fundamental exigirá que la concreta alegación forme parte del debate procesal que imperativamente ha de resolver el órgano judicial, bien porque haya sido expresamente reiterada o planteada ex novo por alguna de las partes en la fase de apelación, bien porque, pese a aquella falta de reiteración de la petición subsidiaria en los sucesivos grados jurisdiccionales, la configuración legal del recurso de que se trate obligue a dar respuesta a todas las cuestiones controvertidas que hayan sido objeto del litigio, lo que implicará entonces, en defecto de una respuesta judicial completa, un vicio de incongruencia STC 218/2003, de 15 de diciembre, FJ 4 .b), que recuerda que así ocurría en el supuesto resuelto por nuestra STC 53/1991, de 11 de marzo , en relación con la casación por infracción de Ley» .».

Cabe, asimismo referir, conforme es doctrina de esta Sala, advertida en la sentencia de 30 de septiembre de 2009 (RC 1435/2008 ), que el cumplimiento de los deberes de motivación y de congruencia se traduce, en síntesis, en una triple exigencia: de un lado, la exteriorización de un razonamiento que, siendo jurídico, por discurrir sobre aquello que en Derecho pueda ser relevante, se perciba como causa de la decisión a la que llega el juzgador; de otro, la extensión de tal razonamiento, explícita o implícitamente, a las cuestiones que, habiendo sido planteadas en el proceso, necesiten ser abordadas por depender de ellas la decisión; y, en fin, una decisión cuyo sentido abarque, inequívocamente, todas las pretensiones deducidas En suma, la proyección de las doctrinas del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo expuestas al caso litigioso examinado promueve confirmar que la Sala de instancia ha incurrido en el vicio procesal de incongruencia omisiva o ex silentio, en infracción del artículo 67 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , puesto que constatamos que, confrontados los fundamentos jurídicos de la sentencia recurrida y la causa petendi, omite responder adecuadamente a determinados argumentos jurídicos planteados con carácter sustancial en el escrito de demanda, en relación con la aplicación de los artículos 6, 8 y 9.1 d) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , al limitarse a considerar la inaplicación de la prohibición de registro contemplada en el artículo 6.1 b) de la citada Ley , debido a la disparidad aplicativa, que excluye todo riesgo de confusión en el mercado, sin examinar si dado el carácter notorio de la denominación social Astrium y de las marcas oponentes anteriores, procedía denegar la inscripción de la marca para todos los productos y servicios designados en las clases 1, 6, 7, 35 y 40, por existir conexión con los productos y servicios amparados por las marcas prioritarias "ASTRIUM", de modo que observamos un desajuste entre los términos en que la parte actora fundamentó su pretensión y el fallo judicial, que es lesivo del derecho a la tutela judicial efectiva que garantiza el artículo 24 de la Constitución.

En consecuencia con lo razonado, al estimarse el primer motivo de casación formulado, declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil ASTRIUM GMBH contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 25 de marzo de 2008 , dictada en el recurso contencioso-administrativo número 1321/2005, que casamos.

Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95.2 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la

Jurisdicción

Contencioso-Administrativa, este

Tribunal Supremo, asumiendo las funciones jurisdiccionales de Sala de instancia, debe pronunciarse sobre la licitud de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 14 de febrero de 2005 y de 20 de julio de 2005.

Sobre los motivos de impugnación de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 14 de febrero de 2005 y de 20 de julio de 2005.

El recurso contencioso-administrativo debe ser estimado parcialmente, puesto que consideramos que las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas impugnadas de 14 de febrero de 2005 y de 20 de julio de 2005 no son conformes a Derecho, al basarse las decisiones administrativas que conceden la inscripción de la marca nacional número 2.576.707 "ATRIVM" (mixta), que designa productos y servicios en las clases 1, 6, 7, 10, 15, 17, 18, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35 y 40, en una interpretación irrazonable del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , que establece que «por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior», en cuanto que no toma en consideración la existencia de similitud fonética entre los signos confrontados y la relación aplicativa de conexidad entre determinados productos designados por la marca aspirante en clase 7 (máquinas y máquinas-herramientas, no incluidas en otras clases, motores [excepto para vehículos terrestres], acoplamientos y correas de transmisión [excepto para vehículos terrestres]), excluyendo los instrumentos no manuales para la agricultura e incubadoras de huevos, con los productos amparados por la marca prioritaria número 2.262.879 "ASTRIUM", en la clase 12, que distingue aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima y vehículos espaciales, en cuanto que la empresa recurrente fabrica motores e instrumentos, al deber valorar que en el público especializado interesado en la adquisición de los productos, que percibe normalmente la marca como un todo, y que se supone es una persona informada razonablemente, atenta y perspicaz, se puede producir error sobre el carácter indicativo de la procedencia empresarial.

A este respecto, resulta adecuado consignar la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal

Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003 ), en relación con el concepto de marca a que alude el artículo 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , y que resulta adecuado para comprender el significado del presupuesto de distintividad de las marcas referido en el artículo 4 de la Ley vigente de 7 de diciembre de 2001 cuando estipula que «se entiende por marca todo signo susceptible de reproducción gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras»:

[...] la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible .

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Debe referirse que la concretización aplicativa del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , que ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad, ha sido realizada de forma inadecuada por la Oficina registral, en referencia a determinados productos reivindicados en la clase 7 del Nomenclátor Internacional de Marcas, al no atender de forma ponderada a estos intereses de los consumidores y usuarios referidos a la función identificadora del origen empresarial de la marca, al determinar que la convivencia de las marcas enfrentadas no genera riesgo de confusión ni riesgo de asociación sin tomar en cuenta la similitud denominativa y la relación aplicativa concurrentes.

No resulta ocioso recordar los postulados que informan la nueva regulación de las prohibiciones de registro establecidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , que persigue armonizar el Derecho español de Marcas con el Derecho europeo y el Derecho internacional de Marcas, según se expone en la Exposición de Motivos:

En orden a los compromisos adquiridos por el Estado español, la presente Ley da cumplimiento a los mismos, respondiendo a los altos niveles de armonización impuestos en el seno de la Comunidad Europea e Internacional.

La armonización comunitaria en materia de marcas se ha operado fundamentalmente a través de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Sus disposiciones, que ya fueron incorporadas por la Ley 32/1988, de Marcas , también han sido objeto de una plena transposición en la presente Ley. De las normas que se transponen deben destacarse las siguientes: nuevo concepto de marca, reformulación de las causas de denegación y nulidad del registro, extensión al ámbito comunitario del agotamiento del derecho de marca, incorporación de la figura de la prescripción por tolerancia y reforzamiento de la obligación de uso de la marca; y de las sanciones por su incumplimiento.

Dentro del Derecho Comunitario de Marcas merece también una mención especial el Reglamento

(CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993 , sobre la marca comunitaria, por el que se crea un signo distintivo cuyos efectos se extienden a todo el territorio de la Comunidad. Si bien es cierto que este Reglamento no impone a los Estados miembros dictar disposiciones de aproximación de las marcas nacionales a la comunitaria -salvo la obligación de regular la transformación de una marca comunitaria en marca nacional-, no lo es menos que la indicada aproximación es deseable, dado que permite evitar que dos títulos que producen idénticos efectos en España estén sujetos a normativas totalmente dispares. En este sentido muchas de las normas de la presente Ley son directamente tributarias de dicho Reglamento.

La Ley que ahora se aprueba contiene asimismo las reglas necesarias para adaptar nuestro Derecho a los esfuerzos armonizadores realizados en el seno de la Comunidad Internacional. De este modo, se incorporan las normas que permiten la aplicación en España del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), que forma parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 15 de abril de 1994, así como el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994

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Se constata, asimismo, que la Oficina registral no ha respetado plenamente el principio de especialidad, cuyo enunciado se infiere del artículo 6 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , y que, como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) «exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el rótulo de establecimiento ya registrado o solicitado», puesto que el grado de similitud denominativa entre los signos confrontados no se compensa por la diferenciación de determinados productos designados en clase 7, favoreciendo que se defraude la elección del consumidor.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio, 13 de julio y 28 de septiembre de 2004 , « a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos . » .

Por ello, las resoluciones registrales recurridas, que determinan la compatibilidad de las marcas confrontadas, para amparar determinados productos en clase 7, no son conformes a la doctrina jurisprudencial de esta Sala, puesto que, como se advierte en la sentencia de 27 de noviembre de 2003 , el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética, gráfica y conceptual, y deber valorar, asimismo, la relación de identidad o similitud de los productos o servicios designados.

Por el contrario, la pretensión anulatoria de la marca concedida número 2.576.707 "ATRIVM" (mixta), en las clases 1, 6, 35 y 40 del Nomenclátor Internacional de Marcas, no puede ser acogida, pues aceptamos el razonamiento de la Oficina registral, respecto de la disparidad de los campos comerciales y aplicativos de los productos y servicios designados (en clase 1, productos químicos destinados a la industria, la ciencia [con excepción de los destinados a la ciencia médica], la fotografía, así como a la agricultura, la horticultura, la silvicultura, resinas artificiales en estado bruto; materias plásticas en bruto, abonos para las tierras [naturales y artificiales], composiciones para extintores, preparaciones para el temple y soldadura de metales, productos químicos destinados a conservar los alimentos, materias curtientes y sustancia adhesivas [pegamentos] destinadas a la industria; en clase 6, metales comunes y sus aleaciones, materiales de construcción metálicos, construcciones transportables metálicas, materiales metálicos para vías férreas, cables e hilos metálicos no eléctricos, cerrajería y ferretería metálica, tubos metálicos, cajas de caudales, otros productos de metal no incluidos en otras clases y minerales metálicos; en clase 35, servicios de publicidad y servicios de ayuda a la explotación o dirección de empresas comerciales o industriales. Agencias de importación-exportación, exclusivas y representaciones. Servicios de venta al detalle en comercios y servicios de venta al detalle a través de redes mundiales informáticas. Servicios de emisión de franquicias relativas a la ayuda en la explotación o dirección de una empresa comercial; y en clase 40, servicios de tratamiento de materiales, con los productos y servicios amparados por las marcas prioritarias número 2.262.878 "ASTRIUM", que, en la clase 9, distingue aparatos e instrumentos eléctricos y electrónicos, de medida, control y regulación, soportes informáticos de datos de todo tipo, legibles por ordenador, provistos de programas o datos, procesadores de datos, aparatos para el registro, transmisión, recepción y reproducción de informaciones sobre idiomas o datos; número 2.262.879 "ASTRIUM", que, en la clase 12, distingue aparatos de locomoción terrestre, aérea, o marítima, satélites, vehículos espaciales con o sin tripulación; número 2.262.880 "ASTRIUM", que, en la clase 13, distingue cohetes, proyectiles y misiles; número 2.262.881 "ASTRIUM", que, en la clase 16, distingue publicaciones, revistas, folletos y libros; número 2.262.882 "ASTRIUM", que, en la clase 36, distingue seguros, negocios financieros y monetarios; 2.262.883 "ASTRIUM", que, en la clase 37, distingue servicios de reparación y asistencia de vehículos terrestres, aéreos y marítimos, así como vehículos espaciales, estaciones espaciales, cohetes y misiles; número 2.262.884 "ASTRIUM", que, en la clase 38, distingue servicios de telecomunicaciones; número 2.262.885 "ASTRIUM", que, en la clase 39, distingue servicios de transporte de personas y mercancías; número 2.262.886 "ASTRIUM", que, en la clase 41, distingue servicios de educación, formación, realización de seminarios; y número 2.262.887 "ASTRIUM", que, en la clase 42, distingue servicios de creación y realización de programas para el proceso de datos, dictámenes periciales técnicos, servicios de ingenieros, en cuanto que no procede, en este supuesto, aplicar las prohibiciones de registro contempladas en los artículos 8 y 9.1 d) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , al no haberse interesado la apertura del proceso a prueba para acreditar la notoriedad de las marcas prioritarias de titularidad de la Compañía ASTRIUM GMBH en el mercado español, que demuestre que los productos y servicios designados en las referidas clases son generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan, al limitarse a aportar con la demanda un catálogo impreso y en CD-ROM de los productos ofrecidos por EADS Astrium y no haberse logrado la convicción del juzgador de que la marca solicitada, respecto de los productos y servicios confrontados, identifica en el tráfico económico a una persona jurídica distinta del peticionario, produciendo un riesgo de confusión en el público.

En efecto, en el supuesto examinado, compartimos, por tanto, el criterio de la Oficina registral de que no concurren los presupuestos de aplicación de la prohibición de registro contemplada en el artículo 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , puesto que, aunque pudieran reconocer la reputación de las actividades que desarrollan en el sector aeroespacial de la compañía EADS y de su división ASTRIUM, no se ha demostrado la existencia de al menos uno de los tres tipos de riesgo a que alude dicha disposición legal, que evidencie la conexión entre los productos y servicios y el carácter notorio, pues no se ha acreditado que el uso de la marca solicitada pueda ser perjudicial para el carácter distintivo de las marcas anteriores consideradas, dadas las específicas características de los productos y servicios reivindicados, ni se deduce que se produzca riesgo de dilución de la notoriedad, debido a la disminución del poder de atracción de las marcas registradas prioritarias, en las clases 1, 6, 35 y 40, pues no se demuestra que los productos y servicios designados por la marca solicitada presenten características o cualidades que debiliten dicho reconocimiento, ni cabe estimar que se produzca sin justa causa un aprovechamiento indebido de la reputación del signo registrado, pues no cabe inferir que el público pertinente, sin confundir la procedencia empresarial de los servicios ofrecidos, experimente una atracción particular sobre los servicios de la empresa TERGRUP, S.L. amparados en la marca impugnada, en las clases cuestionadas.

En consecuencia con lo razonado, procede estimar en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil ASTRIUM GMBH contra la resolución de la Directora General de la Oficina de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 20 de julio de 2005, que desestimó el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 14 de febrero de 2005, que acordó conceder la inscripción de la marca nacional número 2.576.707 "ATRIVM" (mixta), para amparar productos y servicios en las clases 1, 6, 7, 10, 15, 17, 18, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35 y 40 del Nomenclátor Internacional de Marcas, acordando la nulidad del registro de la marca solicitada para determinados productos designados en la clase 7, en los términos fundamentados.

Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, no procede efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en primera instancia, ni las originadas en el presente recurso de casación.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución.

Declarar haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil ASTRIUM GMBH contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 25 de marzo de 2008 , dictada en el recurso contencioso-administrativo 1321/2005, que casamos.

Estimar en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil ASTRIUM GMBH contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 20 de julio de 2005, que desestimó el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 14 de febrero de 2005, que acordó conceder la inscripción de la marca nacional número 2.576.707 "ATRIVM", para amparar productos servicios en las clases 1, 6, 7, 10, 15, 17, 18, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35 y 40 del Nomenclátor Internacional de Marcas, acordando la nulidad de la inscripción de la marca solicitada para determinados productos designados en la clase 7.

No efectuar expresa imposición de las costas procesales ocasionadas en primera instancia ni de las originadas en el presente recurso de casación.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Ramon Trillo Torres.- Pedro Jose Yague Gil.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.- Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.