STS, 11 de Diciembre de 1993

"1. El Procurador don Santiago Gómez Reino y Pedreira, en nombre y representación de doña Celestina y doña Esther , formuló demanda de juicio declarativo ordinario de menor cuantía sobre derechos de propiedad industrial y otros extremos, estableciendo los hechos y Fundamentos de Derecho que tuvo por conveniente, para terminar suplicando Sentencia declarando: 1.º Que la Suciedad demandada "Sociedad Limitada de Aprovechamientos Naturales" carece del derecho de incluir en la elaboración y venta del agua de mesa minero medicinal el diseño de Solán tal y conforme se encuentra protegido como marca a favor de los demandantes; 2.º Que la demandada "Sociedad Limitada de Aprovechamientos Naturales2, deberá abstenerse en lo sucesivo de incluir en las aguas minero medicinales y de mesa el diseño de Solán, tal y conforme se encuentra protegido como marca a favor de los demandantes; 3.º Que la demandada "Sociedad Limitada de Aprovechamientos Naturales" con la inclusión del diseño de Solán en las aguas de su elaboración, ha producido perjuicios a los demandantes de los que deberá indemnizar a los demandados y cuyos perjuicios deberán ser establecidos en período de ejecución de Sentencia, condenando a la demandada a estar y pasar por esas anteriores declaraciones y las costas del juicio." 2. Admitida la demanda y emplazada la demandada, compareció en su nombre y representación el Procurador don Ignacio Pardo de Vera, quien contestó a la demanda estableciendo los hechos y Fundamentos de Derecho que tuvo por conveniente, para terminar suplicando Sentencia: "Desestimando íntegramente la demanda, con las costas a la actora." 3. Tramitado el recurso, el Juez del juzgado de Primera Instancia núm. 1 de La Coruña dictó Sentencia con fecha 4 de marzo de 1988 , cuyo fallo dice literalmente así: Fallo. Desestimando la demanda interpuesta por doña Celestina y doña Esther , representadas por el Procurador Sr. Gómez Reino y Pedreira, contra la "Sociedad Limitada de Aprovechamientos Naturales", representada por el Procurador Sr. Pardo de Vera, declaro que la misma es inadmisible por falta de legitimación activa, y absuelvo a la entidad demandada en la instancia y sin entrar en el fondo del asunto. Se imponen a las adoras las costas procesales causadas.

Apelada la anterior Sentencia por la representación legal de doña Celestina y doña Esther , y tramitado el recurso con arreglo a derecho, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de La Coruña dictó Sentencia con fecha 21 de diciembre de 1990 , cuyo fallo dice literalmente así: Fallamos: Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de las actoras doña Celestina y doña Esther , contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de La Coruña, en el presente juicio declarativo de menor cuantía núm. 552/87, debemos confirmar y confirmamos dicha Sentencia, con imposición de las costas causadas en esta alzada a las expresadas apelantes.

Notificada la Sentencia a las partes, se interpuso recurso de casación por la representación de doña Celestina y doña Esther , con apoyo en los siguientes motivos: 1.° Fundado en el núm. quinto del art. 1.692 de la LEC . Infracción por violación de los arts. 1.º, 4.º, 6.º, 7.º, 12, 14 y 123 del Estatuto de la Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929 ; arts. 30, 31.1, 2 a), b); 32.1 y 2 ; 34.1; 35, 36 A) y Disposición Transitoria Segunda de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988 ; y de las Sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 3 de marzo de 1993; 4 y 23 de marzo de 1945; 30 de junio de 1986; 7 de diciembre de 1964; 7 de febrero de 1967; 5 de noviembre de 1962 , por infracción de las normas del Ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate. 2.º Fundado en el núm. quinto del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Infracción por violación de los arts. 31 y 36.2 del Estatuto de la Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929 , y de las Sentencias de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo de 7 de febrero de 1967, 20 y 31 de octubre de 1970, 29 de enero de 1972 y 30 de junio de 1986 , por infracción de las normas del Ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate. 3.º Fundado en el núm. quinto del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Infracción por violación de los arts. 123 del Estatuto de la Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929 , y arts. 31, 34.1, 35, 36.b), 37, 38.1, 2 y 3, y 50.2 de la Ley de Marcas , por infracción de las normas del Ordenamiento jurídico que fueron aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate. 4.º Fue inadmitido.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don Eduardo Fernández Cid de Temes.Fundamentos de Derecho

Doña Esther y doña Celestina , titulares con su hermano don Federico de la marca "Solán de Cabras", núm. 459.537 del Registro de la Propiedad Industrial, para distinguir aguas minerales, manifestando haberla aportado para su explotación a la Sociedad "Balneario y Aguas de Solán de Cabras, Sociedad Anónima", por dichos hermanos creada, demandaron, el 19 de junio de 1987, a la "Sociedad Limitada de Aprovechamientos Naturales" en solicitud de que se declarase que esta última carecía de derecho para incluir en la elaboración y venta de agua de mesa minero medicinal el diseño de Solán, protegido por su marca, debiendo abstenerse en lo sucesivo de incluir en sus aguas tal diseño, e indemnizando a los demandantes de los perjuicios producidos, que se fijarían en ejecución de Sentencia.

Opuesta la entidad demandada, el Juzgado de Primera Instancia declaró la falta de legitimación activa y, sin entrar en el fondo del asunto, absolvió a dicha demandada, Sentencia que confirmó la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de La Coruña, por la suya de 21 de diciembre de 1990. sentando para ello: 1. Que al regir el Estatuto de la Propiedad Industrial, vigente al momento de la presentación de la demanda, la cesión de la marca "Solán de Cabras" había "imperativamente" de ir acompañada de la transmisión de una parte de la empresa a que estuviese adscrita, concretamente el manantial o manantiales del que manan las aguas minero medicinales a las que se aplica la marca cedida (art. 36.2 del Estatuto ) 2. Que aunque en la demanda se afirma por las adoras que el distintivo caprichoso "Solán de Cabras" lo aportaron a la "Sociedad Balneario y Aguas de Solán de Cabras. Sociedad Anónima", que viene fabricando y comercializando en España las mencionadas aguas, no se acredita tal aportación como establece el art. 31 de la LSA de 17 de julio de 1951 , constando únicamente que las demandantes -en unión de otro hermano- son titulares de la indicada marca ante el Registro de la Propiedad Industrial, y para obviar la disparidad entre la titularidad aparente de la marca y la real de las aguas, afirmaron en el trámite del resumen de pruebas y en el recurso que lo único que se había producido era una Autorización o cesión del uso de la marca a la Socieaad explotadora del agua, lo que tampoco aparecía debidamente acreditado, y aunque ello se hubiere producido, la relación jurídico procesal estaría defectuosamente constituida por falta de Litisconsorcio activo necesario, al ser "inescindible", por imperativo del art. 36.2 EPI , la titularidad o el uso de la marca y la titularidad o el uso del agua mineromedicinal, lo que impedía a las adoras ejercitar ellas solas las acciones de defensa de la marca.

Los dos primeros motivos del recurso tratan de combatir la falta de legitimación acogida por la Sentencia de instancia y, a dichos efectos, con amparo procesal en el núm. 5.º del art. 1.692 de la LEC, citan como infringidos, el primero , los arts. 1.°, 4.°, 6.°, 7.º, 12, 14 y 123 del Estatuto de la Propiedad Industrial , así como numerosas Sentencias del Tribunal Supremo que los interpretan y aclaran, y otros artículos de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988 ; y el segundo, los arts. 31 y 36.2 del propio Estatuto y la jurisprudencia que cita.

Ha de significarse que, a virtud de la perpetuatio iurisdiccionis y dada la fecha de interposición de la demanda, no pueden tomarse en consideración los preceptos de la Ley de Marcas de 1988 .

Por otra parte, inadmitido en momento procesal oportuno el motivo que denunciaba error en la apreciación de la prueba y no formulado ninguno otro por error en su valoración con cita de la norma de hermenéutica que se considerase infringida, a la base fáctica de la Sentencia de la Audiencia ha de atenerse esta Sala de casación, 1,160 al haberse autolimitado en tal sentido, mientras no se acoja alguno de los motivos formulados, momento en que recobra la facultad para actuar como Sala de instancia. Mas si la Audiencia declara que no aparece probado que las demandantes, en unión de su hermanó, aportasen su distintivo caprichoso "Solán de Cabras" a la "Sociedad Balneario y Aguas de Solán de Cabras, Sociedad Anónima", tal como establece el art. 31 de la LSA, de 17 de julio de 1951 , y que tampoco aparece acreditado que Autorizasen o cediesen el uso de tal marca a la expresada sociedad explotadora del agua, es llano que la afirmación que ha de señorear el pleito y de la que ha de partirse pin a su resolución es la de que las demandantes y su hermano son los titulares ante el Registro de la Propiedad Industrial de la marca "Solán de Cabras", núm. 459.537, pira distinguir aguas minerales, y deben gozar en toda su extensión de la protección que la ley le otorga frente a quien la desconozca, es decir, hay que reconocerles las facultades exclusivas y excluyentes que tal Registro les atribuye, pues si bien es cierto que a tenor del art. 31 del Estatuto , las diversas modalidades de la propiedad industrial son transferibles por lodos los medios que el derecho reconoce, no es menos cuanto que, según el mismo precepto, dichas transmisiones no surten efecto respecto a tercero mientras no se constaten en el Registro de la Propiedad Industrial mediante documento fehaciente, en el que conste haberse satisfecho el impuesto por transmisión de bienes (art. 32 ), que nada tiene que ver con los tributos locales de carácter real ni concretamente, con la Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales (Doc. núm. 2 de la demanda); y es que, como establece el art. 7.º de la mencionada normativa, las patentes, marcas y demás modalidades comprendidas en el Estatutoconstituyen un derecho cuyo reconocimiento dimana de la inscripción registra!, representada por el certificado que se expide, indispensable, a tenor del art. 14, párrafo 2.º, para quedar amparado por dicho Estatuto , comprendiendo tal amparo, según el art. 123 , la legitimación no sólo para oponerse a que se conceda una marca comprendida en las prohibiciones del art. 124 , sino también para el ejercicio de las acciones criminales y civiles, al objeto de exigir responsabilidades por los ataques a dicha propiedad, porque dichas acciones no son públicas, sino pertenecientes al titularidad inscrito que se crea perjudicado por actos que lesionen su titularidad (ver Sentencia de 30 de junio de 1986 ), siendo así que al entablarse la demanda las únicas titulares inscritas eran las adoras y su hermano, no dándose falta de legitimación en las adoras, aunque no se haya hecho constar en la demanda de manera expresa que actúan en nombre de la comunidad y en interés de la misma, pues plantean una pretensión que de prosperar, redunda en provecho de la Comunidad, de tal manera que la legitimación activa del comunero, en cualquier clase de comunidad, viene determinada por el derecho ejercitado (acción en provecho común) y por el resultado provechoso pretendido, que beneficia a todos los titulares y no sólo a los que actúan, debiendo tenerse en cuenta que se acciona frente a tercero perturbador del derecho inscrito y no frente a la sociedad a quien se dice haber transmitido o cedido la marca, única que podría oponerse a la titularidad aparente y frente a la cual incluso habrían de responder las adoras por saneamiento, según el art. 31 de la LSA que cita la propia Audiencia. Se trata, en definitiva, de distinguir entre las relaciones ad intra y ad extra. Y nada significa en contra de lo expuesto que el art. 36, párrafo segundo , establezca que la transmisión de una marca destinada a distinguir aguas mineromedicinales no podrá inscribirse como no se acompañe documento público en el que justifique haberse transferido a la misma persona o entidad la propiedad de dichas aguas, pues ello sólo implica que, como no consta tal transferencia en el Registro, frente a terceros (la sociedad demandada) siguen ostentando la titularidad de las adoras (y su hermano comunero), legitimidas para defender los derechos registrados, porque no puede establecerse un espacio vacío en el que, por no haber llegado la transferencia en legal forma al Registro carezcan de acción el adquirente (al no ser titular inscrito) y las transmitentes, entendiendo que han perdido su derecho por el acto dispositivo aunque no accedió a dicho Registro, no obstante reconocerse su obligación de responder por saneamiento, siendo abundante la doctrina de este Tribunal Supremo que niega ese interregno de absoluta desprotección, máxime si se tiene en cuenta que desde hace tiempo se viene estableciendo que la finalidad protectora del Registro es doble, pues abarca, no sólo el interés particular de quien inscribe, sino también el interés general de los consumidores, que son los auténticos destinatarios y beneficiarios de las funciones que la marca cumple, en orden a su procedencia, indicación de calidades, publicidad y reputación entre el público consumidor del producto, diferenciado precisamente a través de la marca, para evitar que los consumidores puedan adquirir equivocadamente cosas distintas que las que se proponen (Sentencias de 30 de octubre y 28 de noviembre de 1986, y 24 de julio de 1992 ); y como la protección se consigue en la forma en que se actúa, resulta artificioso crear un Litisconsorcio activo necesario entre los titulares regístrales y aquel a quien se dice haber transmitido la marca, sin que se pruebe tal transmisión, y que, en todo caso, no ha accedido al registro, precisamente por no aparecer cumplido el mandato del art. 36.2 del Estatuto , que requiere para la transmisión de una marca destinada a distinguir aguas mineromedicinales y para su inscripción el acompañamiento del documento público en el que se justifique haber transferido a la misma persona o entidad la propiedad de dichas aguas, de manera que si no se cumple lo mandado en el precepto, se mantiene la titularidad registral a todos los efectos frente a terceros , sin que se cree por una simple manifestación un Litisconsorcio activo necesario que la norma no contempla y que no hace inútil o infructuosa la relación jurídico procesal, tal como se ha constituido, para resolver la cuestión de fondo planteada, consistente, esencialmente, en la protección de la marca frente a ataques externos.

Ambos motivos, pues, han de ser acogidos, debiendo entrarse en el fondo de la cuestión, sin necesidad de examinar el tercero.

Constando en Autos que a don Federico , doña Celestina y doña Esther corresponde la titularidad ante el Registro de la Propiedad Industrial de la marca 459.537, "Solán de Cabras", con prioridad de 17 de noviembre de 1964, habiendo sido renovada el 2 de abril de 1985, es indudable que a virtud de la protección que les otorga el Estatuto de la Propiedad Industrial (ver singularmente los arts. 4.º y 123 ) les corresponde un derecho exclusivo y excluyente, un ius prohibendi respecto al uso de signos iguales o similares, que subsiste con carácter absoluto, mientras su inscripción no haya sido cancelada en forma legal, incluso frente a la denominación social inscrita en el Registro Mercantil (Sentencias de esta Sala de 11 de marzo de 1977, 7 de julio de 1980. 31 de marzo de 1989 y 24 de julio de 1992 ); y constando también que la demandada, hoy recurrida, "Sociedad Limitada de Aprovechamientos Naturales", abreviadamente "Solán", se constituyó por escritura pública de 1983 y viene utilizando en el mercado su abreviatura para distinguir incluso productos de la misma clase y número del nomenclátor, produciendo auténtico confusionismo, tanto cuando usa tal palabra idéntica, como cuando sustituye la o por una gota de agua, es obvio que los dos primeros pedimentos de la demanda tienen que ser acogidos.

No puede ocurrir lo mismo, por el contrario, respecto a la petición de indemnización de dañosy perjuicios que se dicen producidos por la demandada, al vender envases conteniendo agua de mesa con la palabra "Solán", que según el escrito rector habían de determinarse a través de los libros de contabilidad de la demandada, porque, según señala la Sentencia de 21 de abril de 1992 , si bien es presumible que toda infracción de las modalidades de la propiedad industrial produce perjuicios, ello no basta para darlos por efectivamente probados en su existencia, y la base apuntada resulta a todas luces insuficiente, debiendo aclararse que el art. 123 del EPI no exime en modo alguno de la prueba de la existencia de los daños, como lo revela su núm. 3.8 al señalar que se puede pedir ante los Tribunales la indemnización de daños y perjuicios que le hayan "ocasionado" los que hayan lesionado el derecho del titular inscrito; es decir, se requiere la prueba de que tales daños y perjuicios se han causado, cosa que en el supuesto que nos ocupa ni siquiera se ha intentado.

Por imperativo legal (art. 1.715.4.º de la LEC ), al haber lugar al recurso, cada parte satisfará sus costas de la casación; y acogiéndose sólo parcialmente la demanda y la apelación (arts. 523 y 710 de la LEC ), igualmente ocurriría con las costas de la primera y segunda instancia; procediendo devolver a la recurrente el depósito constituido.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español,

Que estimando el recurso de casación interpuesto por la Procuradora doña María del Coral Lomo Alonso, en nombre y representación de doña Esther y doña Celestina , contra la Sentencia dictada en 21 de diciembre de 1990 por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de La Coruña , debemos casarla, la anulamos y, en su lugar, acogiendo parcialmente la apelación contra la Sentencia dictada en 4 de marzo de 1988 por el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de los de La Coruña , en Autos núm. 552 de 1987, debemos declarar y declaramos: 1.º Que la "Sociedad Limitada de Aprovechamientos Naturales" carece de derecho a incluir en la elaboración y venta de agua de mesa minero medicinal el diseño "Solán", tal y como se encuentra protegido como marca a favor de los demandantes; 2.º Que la demandada "Sociedad Limitada de Aprovechamientos Naturales" deberá abstenerse en lo sucesivo de incluir en las aguas minero medicinales y de mesa el diseño "Solán", tal y como se encuentra protegido como marca a favor de los demandantes; y 3.º No ha lugar a la indemnización de daños y perjuicios solicitada. En cuanto a las costas de la casación y a las de primera y segunda instancia, cada parle abonará las suyas. Devuélvase a las recurrentes el depósito constituido.

Y a su tiempo, comuníquese esta resolución a expresada Audiencia, devolviéndole los Autos y rollo de Sala que remitió.

ASI por esta nuestra Sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-José Luis Albácar López.-Eduardo Fernández Cid de Temes.-Matías Malpica González Elipe.-Rubricados.

Publicación: Leída y publicada fue la anterior Sentencia, por el Excmo. Sr don Eduardo Fernández Cid de Temes, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes Autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.-Cortes Monge Rubricado.