STS, 9 de Mayo de 2005
| Ponente | EDUARDO ESPIN TEMPLADO |
| ECLI | ES:TS:2005:2909 |
| Número de Recurso | 2826/2002 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 9 de Mayo de 2005 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a nueve de Mayo de dos mil cinco.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituída en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 2.826/2.002, interpuesto por LABORATORIOS NOVAG, S.A., representada por el Procurador D. Javier Ungría López, contra la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 10 de diciembre de 2.001 en el recurso contencioso-administrativo número 2.471/1.997, sobre inscripción de la marca número 1.989.856 "BIOSTAR".
Es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Sr. Abogado del Estado.
En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso- Administrativo (Sección Tercera) dictó sentencia de fecha 10 de diciembre de 2.001, desestimatoria del recurso promovido por Laboratorios Novag, S.A. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 20 de enero de 1.997 y 7 de julio de 1.997, confirmatoria ésta de la anterior al resolver el recurso interpuesto contra la misma. Por dichas resoluciones se concedía la inscripción de la marca número 1.989.856 "BIOSTAR", de tipo mixto, para determinados productos de la clase 30 del nomenclátor, que había solicitado la empresa Biodes, S.L.
Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 11 de marzo de 2.002, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la representación procesal de Laboratorios Novag, S.A. compareció en forma en fecha 30 de abril de 2.002, mediante escrito interponiendo recurso de casación, que articula en los siguientes motivos:
- 1º, formulado al amparo del apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio, por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en concreto, de los artículos 33.1 y 67.1 de la propia Ley jurisdiccional, pues dicha resolución habría incurrido en incongruencia omisiva en cuanto a la alegación del riesgo de asociación de las marcas, y
- 2º, basado en el apartado 1.d) del citado artículo 88 de la Ley procesal, por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, así como de la jurisprudencia.
Terminaba suplicando que se dicte sentencia que case y anule la recurrida y resuelva en cuanto al fondo conforme a derecho, de forma que, en consonancia con el petitum realizada ante el Tribunal a quo se declare que fueron nulas las resoluciones adoptadas en el expediente por la Oficina Española de Patentes y Marcas en relación con la marca nº 1.989.856 y que proceda a la revocación de la concesión que se le facilitó, inscribiendo su denegación.
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 8 de septiembre de 2.003.
Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente.
Por providencia de fecha 11 de febrero de 2.005 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 4 de mayo de 2.005, en que han tenido lugar dichos actos.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espín Templado, Magistrado de Sala
La entidad mercantil Laboratorios Novag, S.A., recurre la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 10 de diciembre de 2.001, que desestimó la impugnación de la concesión administrativa de la marca nº 1.989.856 "Biostar B3", de tipo mixto, para productos de la clase 30 del Nomenclátor internacional (en concreto "té, manzanilla, tila y plantas naturales, para infusiones no medicinales"). La entidad actora se había opuesto a dicha concesión en defensa de su marca prioritaria nº 761.516 "Biostar", para los productos de la clase 5, que incluye, entre otros, productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos y sustancias dietéticas.
La Sentencia impugnada desestimó el recurso con los siguientes razonamientos:
"Según el artículo 12.1 de la Ley 32/1988 de Marcas, de 10 de noviembre, se prohibe el registro como marcas de los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con otra marcas, nombre comercial o rótulo de establecimiento anteriormente solicitado o ya registrado para designar productos, servicios o actividades idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior.
Es decir que como tiene aclarado la Jurisprudencia del Tribunal supremo en diversas sentencias citadas por la de 5 de mayo de 1986 de la antigua Sala 3, la percepción sensorial es unitaria no debiendo descomponerse la denominación en fonemas o grafemas, según reiterado criterio expresado en las de 15 de abril de 1983, 28 de enero, 6 y 9 de marzo de 1984 y 20 de enero de 1986, además de las de 3, 29 y 30 de junio de 1995. Y en aplicación de dicha doctrina, aparecen notorias y acusadas diferencias que existen entre las marcas BIOSTAR B3 (gráfica) de la clase 30 nº 1989856; y la oponente y prioritaria BIOSTAR nº 761516, de la clase 5 que eliminan el riesgo de confusión en el mercado entre los consumidores de los productos amparados por las marcas enfrentadas, ya que el término "Bio" que tienen en común, tiene su origen en el significado en griego de la palabra vida, diferenciadora en el gráfico de la solicitante.
En el presente caso los productos o servicios amparados no tienen el mismo número del nomenclátor, aunque pertenezcan al mismo ámbito comercial; ya que la solicitante, se refiere sólo a infusiones de plantas no medicinales.
Todo lo anteriormente expuesto hace que haya de ser desestimado el presente recurso contencioso administrativo." (fundamento de derecho primero)
El recurso de casación se apoya en dos motivos, el primero formulado al amparo del apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción, por supuesta incongruencia omisiva, y el segundo acogido al apartado 1.d) del indicado precepto, alegando la infracción del artículo 12.2.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.
En el primer motivo, formulado según se ha dicho de acuerdo con lo previsto en el artículo 88.1.c) de la Ley de la Jurisdicción, se aduce la infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en particular de los artículos 33.1 y 67.1 del citado cuerpo legal. Con ello se denuncia la incongruencia omisiva en que habría incurrido la Sentencia impugnada al no referirse al riesgo de asociación entre las marcas en litigio, riesgo denunciado en la demanda y que debía haber conducido, en opinión de la actora, a la denegación de la marca solicitada.
En numerosas ocasiones hemos señalado dos circunstancias que resulta pertinente recordar ahora. En primer lugar, que para cumplir con el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión que reconoce el artículo 24 de la Constitución no es preciso dar una respuesta expresa a todas las alegaciones formuladas por las partes, sino tan sólo a las pretensiones que las mismas deducen, lo que constituye una consolidada jurisprudencia constitucional frecuentemente recordada por esta Sala (entre muchas otras, Sentencias de 10 de marzo de 2.003 -RC 7.083/1.997- y de 20 de enero de 2.005 -RC 7.028/2.001-). Hemos matizado, sin embargo, que ello no evita que el órgano judicial deba, en todo caso, responder a aquéllas cuestiones planteadas de forma expresa por las partes y que resulten esenciales para las pretensiones formuladas por las mismas, de tal forma que el éxito o el fracaso de éstas dependan de la solución que se dé a aquellos específicos argumentos (entre otras, Sentencia de 29 de diciembre de 2.004 -RC 1.264/2.001-).
Por otra parte, también hemos afirmado en numerosas ocasiones, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que el riesgo de confusión comprende por regla general el de asociación, el cual viene a ser una especie de aquel (por todas, Sentencia de 6 de abril de 2.005 -RC 5.316/2.002-). De esta manera cuando el juicio de instancia excluye de manera clara la posibilidad de confusión entre los signos en litigio se está excluyendo asimismo el riesgo de asociación entre ellos y, en último término, también el aprovechamiento de la reputación ajena que la Ley de Marcas de 1988 prohíbe en el artículo 13.c) y que presupone algún tipo de semejanza que pueda inducir al consumidor a asociar los signos enfrentados y a confundir el origen empresarial de los mismos.
En el caso presente la Sentencia impugnada no se refiere al riesgo de asociación que prohíbe el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, tal como denuncia la actora, aunque sí excluye el riesgo de confusión entre la marca aspirante y la prioritaria. Así las cosas, si bien la aplicación de la doctrina antes reseñada nos habría de llevar, en principio, a rechazar que se haya incurrido en incongruencia omisiva, ello requeriría que el juicio mediante el que se excluye el riesgo de confusión fuese claro y suficientemente fundado, lo que resulta incompatible con fórmulas estereotipadas que no aseguran que en la valoración de los hechos se hayan contemplado todos los aspectos del problema. Tal es el caso de la Sentencia impugnada, que excluye el riesgo de confusión con una expresión reiterada en otros muchos casos y que tan sólo se refiere de forma específica al supuesto de hecho en relación con el carácter no apropiable del término "bio", que en si mismo no es lo que determina si existe o no riesgo de confusión en el caso de autos, sino la comparación global entre los dos signos enfrentados que incluyen dicho término.
Debemos pues estimar el motivo primero, al no poder asumir que el juicio sobre la inexistencia de riesgo de confusión, tal como ha sido expresado en la Sentencia recurrida, permita entender que excluye por si mismo todo riesgo de asociación entre las marcas "Biostar B3" y "Biostar".
Estimado el primer motivo y casada la Sentencia debemos resolver el recurso contencioso administrativo en los términos en que aparece planteado el debate, según determina el artículo 95.2.d) de la Ley de la Jurisdicción, que no son otros que la impugnación de la concesión de la marca impugnada por la Oficina Española de Patentes y Marcas por causa del riesgo de confusión y asociación con la prioritaria.
Entiende esta Sala que si bien la comparación de conjunto de ambas marcas podría evitar la confusión entre ellas, habida cuenta del carácter mixto con un gráfico muy significativo de la marca aspirante, no puede afirmarse lo mismo respecto al riesgo de asociación. En efecto, si partimos de que los productos, pese a su inclusión en distintas clases del Nomenclátor, están sin duda alguna claramente relacionados, puesto que al menos parte de los productos para los que están destinadas ambas marcas se comercializan en idénticos circuitos (farmacias, parafarmacias y otros comercios), la cuestión a decidir depende de la susceptibilidad de los signos en litigio para inducir al usuario común a la confusión o a la asociación de los productos amparados por las marcas enfrentadas. Y en relación con esta apreciación, parece que los productos con la marca solicitada pueden facilmente hacer creer al consumidor, pese al gráfico ya mencionado, que tienen el mismo origen empresarial que la marca prioritaria. Para llegar a esta conclusión resulta decisivo la coincidencia del término "biostar", que no resulta oscurecida por el añadido B3 de la marca aspirante, en el que la letra "b" no resulta discernible. Esa coincidencia denominativa, tratándose de productos comercializados en los mismos circuitos, puede hacer que el consumidor asocie ambas marcas de tal forma que crea que la aspirante "Biostar B3" es una marca derivada de la misma empresa que comercializa los productos "Biostar".
Dicho riesgo de asociación hace entrar en juego la prohibición del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, y determina la imposibilidad de convivencia de ambas marcas, en contra de lo resuelto en su momento por la Oficina Española de Patentes y Marcas.
A partir de lo expuesto en los anteriores fundamentos de derecho procede estimar el recurso de casación y, anulada la Sentencia de instancia, estimar asimismo el recurso contencioso administrativo interpuesto por la entidad mercantil Laboratorios Novag, S.A. contra la concesión de la marca "Biostar B3". En cuanto a las costas, en virtud de lo establecido en los artículos 95.3 y 139.1 y 2 de la Ley de la Jurisdicción, no concurren las circunstancias legales para imponerlas ni en la instancia ni en la casación.
En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,
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Que HA LUGAR y por lo tanto ESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por Laboratorios Novag, S.A. contra la sentencia de 10 de diciembre de 2.001 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 2.471/1.997, que casamos y anulamos.
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Que ESTIMAMOS igualmente dicho recurso contencioso-administrativo, promovido por la misma sociedad Laboratorios Novag, S.A. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de enero y de 7 de julio de 1.997 en el expediente de marca nº 1.989.856, por las que se acordaba la inscripción de la misma, resoluciones que anulamos.
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Sin imposición de las costas del recurso contencioso-administrativo ni las del de casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. EDUARDO ESPIN TEMPLADO, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
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