STS, 20 de Febrero de 2006

Con fecha siete de mayo de 2003, la Sala de lo Contencioso Administrativo ( Sección 5ª ) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: " FALLAMOS: Desestimando el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación de la entidad UNILEVER ESPAÑA, S.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 15 de diciembre de 1999, que concedió la marca nº 2.150.851 para distinguir productos de la clase 21 del Nomenclátor, debemos declarar y declaramos ajustada a Derecho la mencionada resolución; sin costas ".-

Contra dicha sentencia, interpuso recurso de casación la compañía UNILEVER ESPAÑA, S.A., a través de su Procurador Sr. GARCIA CORTES, que lo formalizó por escrito en base a dos motivos de casación formulados, ambos, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional . El primero, por infracción del artículo 13.c) de la Ley de Marcas de 1.988 y de la jurisprudencia aplicable, y el segundo, por infracción del artículo 12.1.a) de la citada ley y jurisprudencia al respecto. Terminó suplicando a la Sala que se dictase sentencia estimándolo, y casando y anulando la recurrida, se declarase la no conformidad a derecho de la marca nº 2.150.851, DISPENSERLUX, para la clase 21.-

La ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, a través del Sr. ABOGADO DEL ESTADO, y la entidad CREALUX DESIGN, S.L., representada por el Procurador Sr. ROJAS SANTOS, en los escritos correspondientes, formularon su oposición a los motivos de casación, y finalmente suplicaron a la Sala que en su día se dictase sentencia desestimatoria del recurso interpuesto, confirmando íntegramente la recurrida e imponiendo las costas a la recurrente.-

Posteriormente, se acordó señalar para deliberación y fallo de este recurso el día 14 de febrero de 2006, en que han tenido lugar dichos actos procesales.-

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Francisco Trujillo Mamely, Magistrado de Sala

Es objeto de este recurso de casación la sentencia dictada con fecha 7 de Mayo de 2.003, por la Sección Quinta del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que había desestimado el recurso contencioso administrativo interpuesto, por la hoy recurrente en casación, contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 15 de Noviembre de 1.999, que estimó el recurso ordinario interpuesto por la hoy recurrida contra la Resolución de 20 de Abril de 1.999, que había denegado la inscripción de la marca número 2.150.851, para productos de la Clase 21 del Nomenclátor Internacional.

La entidad MAVAPLAST, S.L. solicitó en 18 de Marzo de 1.998 el registro de la marca número 2.150.851, denominativa, DISPENSERLUX, para productos de la Clase 21 del Nomenclátor Internacional, "dosificadores de productos líquidos para baño y ducha, como son jabones, champús, acondicionadores, lociones". A esta solicitud se opuso LEVER ESPAÑA, S.A. ( actualmente UNILEVER ESPAÑA, S.A. ) como titular de la marca número 822.060/3, denominativa, "LUX", para " utensilios pequeños y portátiles para la casa y la cocina, peines y esponjas, cepillos, instrumentos y materiales de limpieza, viruta de hierro, cristalería, porcelana y loza", también de la Clase 21 del expresado Nomenclátor, por entender que existía identidad de signos y productos, así como ser titular de la marca número 12.199 LUX en clase 3 y por la existencia de precedentes de denegación de otras marcas en cuyo signo entraba el vocablo LUX. La propia Oficina de oficio opuso la marca número 517.803, "DISPENSER", denominativa, Clase 3.

Contestado el suspenso la Oficina en su Resolución de 20 de Abril de 1.999 denegó la marca solicitada por la existencia de la marca oponente número 822.060, "LUX" para la misma clase siendo la parte más sobresaliente de la denominación, así como por la señalada de oficio número 517.803 "DISPENSER" para clases relacionadas. En cuanto al antecedente que dice tener con la misma denominación no se tiene en cuenta por ser para otra clase diferente. Deducido por la aspirante recurso ordinario, la Oficina en su Resolución de 15 de Diciembre de 1.999 lo estimó porque puestos en relación el distintivo "DISPENSERLUX", el de la solicitada y "DISPENSER" y "LUX" los de las prioritarias y sus ámbitos aplicativos, con coincidencia en productos de la Clase 21, aún con confluencia aplicativa, los distintivos en sus respectivos conjuntos son tan desemejantes como para no dar lugar a error en el mercado.

Interpuesto recurso contencioso-administrativo por la oponente la Sala de Instancia lo desestimó, basándose en las siguientes consideraciones:

[...] " las marcas oponentes están integradas exclusivamente por la voz LUX, que aparece en numerosos distintivos y que en la marca ahora cuestionada está precedida del elemento DISPENSER, resultando así un conjunto ( DISPENSERLUX ) con propria sustantividad y carga expresiva característica, por lo que sirve para diferenciar en el mercado unos productos de otros idénticos o similares, que es la función encomendada a las marcas, debiendo destacarse que el artículo 11.3 de la Ley 32/88, de 10 de noviembre , admite la inscripción de denominaciones formadas por la combinación de signos o elementos comunes o genéricos cuando dicha conjunción tiene fuerza distintiva, como aquí ocurre.

En consecuencia, los distintivos comparados se distinguen perfectamente, tanto en el aspecto gráfico como desde la perspectiva fonética al ser distinta su visión, sonoridad y recepción auditiva, curcunstancias que evitan la posibilidad de confusión en el mercado al ser desigual la impresión de conjunto de cada denominación, diferencias que excluyen tanto el riesgo de asociación entre las marcas como el indebido aprovechamiento de la reputación del signo previamente registrado.

Por último, hay que rechazar la vulneración del principio constitucional de igualdad, ya que los precedentes invocados en el escrito de demanda se refieren a marcas diferentes a la que ahora se cuestiona, y sabido es que la aplicación del citado principio requiere la previa equiparación de los supuestos de hecho y de los casos resueltos, pues sólo cuando tal igualdad aparece de forma notoria, es posible decir que ha existido un trato jurídico desigual o, en su caso, discriminatorio ".

El recurso de casación se articula mediante dos motivos fundados ambos en el artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional . El primero denuncia la infracción de lo dispuesto en el artículo 13.c) de la Ley de Marcas de 1.988 y de la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto del debate, en cuanto la sentencia desconoce la "ratio legis" del precepto citado que no es otra que la protección de las marcas notorias y renombradas frente a aquellos registros de signos o medios que pretendan o supongan un aprovechamiento indebido del prestigio comercial conseguido por aquellas, ya que, en su opinión, si el legislador hubiese pretendido supeditar la protección de la marca notoria y renombrada a la existencia de identidad o semejanza con la marca solicitada y, además, a la identidad de sus productos o servicios, sería racional pensar que para ello habría bastado con la norma del artículo 12.1.a), de la Ley de Marcas , siendo así que al desconocer la sentencia de instancia que el signo "DISPENSERLUX", reproduce íntegramente la marca notoria y renombrada "LUX", añadiéndole un elemento tan claramente genérico como es "DISPENSER" o alusivo al aparato dosificador o dispensador del jabón líquido o demás productos similares amparados, supone claramente un aprovechamiento indebido de su reputación. El segundo motivo que articula lo fundamenta en la infracción del artículo 12.1.a), de la Ley de Marcas , así como la jurisprudencia dictada en la materia, porque entiende que el término "LUX" no es un término genérico para distinguir "jabones", por lo que debe admitirse que en el caso de la marca "DISPENSERLUX" lo único que ha pretendido la solicitante es apropiarse de la notoriedad de la marca "LUX", añadiéndose el vocablo genérico "DISPENSER" que alude a los productos amparados con el fin de que los consumidores piensen que son los dosificadores de los afamados jabones "LUX".

Los dos motivos de casación, formulados al amparo del apartado d), del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional , que denuncian, por un lado, la infracción del artículo 12.1.a) y, por otro, del artículo 13.c), de la Ley 32/1.988, de 10 de Noviembre, de Marcas , pueden ser examinados conjuntamente, por la interrelación que presentan en cuanto en ellos no se hace otra cosa que disentir de las valoraciones que ha hecho la Sala de Instancia en la apreciación del material probatorio que ha tenido en cuenta.

El artículo 12.1.a), de la Ley 32/1.988, de 10 de Noviembre, de Marcas , exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias acumulativas: a) que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado; y b), que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada en el nombre comercial ya registrado o solicitado.

En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales ( marca renombrada), basta, pues, que no se de una de esas dos circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso de la marca solicitada; lo cual quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo lugar, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios ( regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta manera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.

Al Tribunal de Instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea o asociado a ella.

A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de efectuar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, sin perjuicio de admitir su transcendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, pues no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden aducirse otras de sentido contrario ( lo que aparece claramente en el presente caso), no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.

En este mismo ámbito de consideraciones generales, que hemos ido destacando en relación con la jurisprudencia establecida en esta materia luego de la publicación de la vigente Ley de Marcas, y con respecto al recurso de casación y que, efectivamente, constituyen jurisprudencia, también hemos de añadir que esa operación que realiza el Juzgador de Instancia no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable.

Pues bien, estas consideraciones generales que también por reiteración constituyen jurisprudencia, conducen derechamente a la desestimación de los dos motivos de casación articulados.

En efecto, la sentencia de instancia una vez hecha la comparación de conjunto ha afirmado la posibilidad de convivencia de ambas marcas, la aspirante y las oponentes, resaltando que los distintivos presentados son distinguibles perfectamente tanto en su aspecto gráfico como fonético, al ser distinta su visión, sonoridad y recepción auditiva lo que evita la posibilidad de confusión en el mercado al ser desigual la impresión de conjunto de cada denominación, diferencias que excluyen tanto el riesgo de asociación entre las marcas como el indebido aprovechamiento del signo previamente registrado.

Lo que no cabe en modo alguno, como pretende la parte actora, es hacer una distinción entre los vocablos que integran la aspirante para a partir de ahí llegar a conclusión distinta a la que llega la sentencia, y no ya sólo porque pueda tener carácter genérico el vocablo DISPENSER ( en alguna ocasión el vocablo LUX, también lo ha señalado la parte como genérico) sino porque su unión constituye un conjunto inédito, apto para servir de distintivo.

Por ello, llegando a la conclusión la sentencia de instancia de la compatibilidad entre las marcas enfrentadas, no puede decirse que se haga una interpretación incorrecta del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas ni de la jurisprudencia que la interpreta, ni que exista un aprovechamiento de otro signo registrado anteriormente, ex artículo 13.c) de la Ley de Marcas , (" No podrán registrarse como marcas: c) Los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios ya registrados "), pues con ello se vuelve a la argumentación de partida. Si existen entre los distintivos importantes diferencias que los hacen simplemente distintos, garantizando su recíproca diferenciación, - uno de los dos presupuestos exigidos para la entrada en juego de la prohibición del artículo 12.1.a) - excluyéndose todo riesgo de error o confusión, es claro que no se dan los requisitos para ese aprovechamiento indebido, pues como hemos dicho de forma reiterada, que hace innecesaria cualquier cita concreta, y repetiremos en ésta, que el rechazo absoluto de la Sala de Instancia a la confundibilidad de los signos implica igualmente el rechazo del posible riesgo de asociación de uno y otro distintivo, pues dicho riesgo no es, en definitiva, sino una modalidad más, o variante, del riesgo de confusión, esto es, una especie dentro del género.

Hemos traído a colación, a estos efectos, la doctrina establecida en la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 11 de Noviembre de 1.997 (asunto C-251/95, Sabel) sobre la interpretación de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de Diciembre de 1.988 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1.989, L 40, p.1), con cuyos principios se "alinea" la Ley 32/1.988 según su Exposición de Motivos , declarando la referida sentencia de 1.997, que "el concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo confusión, sino que sirve para precisar el alcance de éste". Doctrina que es asimismo aplicable al precepto correspondiente del Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de Diciembre de 1.993 , sobre la marca comunitaria, esto es, al artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento citado .

En esa línea jurisprudencial se destaca de manera constante que el riesgo de asociación constituye "un caso específico de riesgo de confusión". Más concretamente, el riesgo de asociación puede darse cuando las marcas controvertidas pueden ser percibidas por los consumidores como dos marcas del mismo titular o cuando el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente ( en este sentido las sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de Septiembre de 1.998, Canon (C-39/97, Rec.p.I-5507), apartado 29, y de 22 de Junio de 1.999 , Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Rec.p.I-3819), apartado 17).

Si, pues, la prohibición nacional, en la misma línea que la comunitaria, sólo es aplicable cuando, debido a la identidad o similitud de las marcas y de los productos o servicios designados exista por parte del público un riesgo de confusión que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior, y el "concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión sino que sirve para precisar el alcance de éste", la consecuencia alcanzada en torno al riesgo de confusión entre las marcas se extiende asimismo al riesgo de asociación. Mucho más cuando en éste caso la sentencia explícitamente lo excluye, sin que en esta exclusión exista infracción jurídica alguna.

Pues ni aquel riesgo ni la notoriedad de la marca oponente quedan en entredicho si, como ha señalado esta Sala en las sentencias, entre otras, de 2 de Octubre de 2.002, 18 de Diciembre de 2.003 y 6 de Julio de 28 de Septiembre de 2.004 , hay suficientes elementos de distinción entre los signos, de forma que incluso el hecho de que la marca prioritaria sea notoria no impide que se otorgue la solicitada, pues el consumidor distingue perfectamente los productos de ambas, entendido el consumidor como consumidor medio, esto es, - sentencia TJCE de 22 de Junio de 1.999 -, como persona dotada con raciocinio y facultades perceptivas normales, que percibe la marca como un todo sin detenerse a examinar sus diferentes detalles y al que también va dirigida la protección.

Es cierto, desde luego, que la notoriedad en el conocimiento de una marca no puede servir de elemento para minimizar, antes al contrario, el riesgo de confusión. Mas puesta de relieve ya por la Sala de instancia la palmaria diferenciación que presentan ambas marcas, - afirmación de hecho que hay que respetar en casación - tampoco puede afirmarse que la sentencia de instancia incurra en la infracción que en el primer motivo se denuncia - infracción del artículo 13.c) de la Ley de Marcas - porque hay que tener en cuenta que el principio de atenuación de la especialidad de la marca que se da en relación con la marca renombrada, no cabe extenderla a la marca notoria, pues mientras aquella se justifica porque es conocida en todos los ámbitos y por el público en general, ésta es en cada sector comercial por los consumidores del mismo, de tal forma que el riesgo de asociación no se comunica entre los distintos campos y a lo que más puede llegar es a tenerse por notoria la marca oponente, pero no a que sea renombrada en el sentido antes expresado, que hubiera requerido además su prueba expresa.

Por todo ello el recurso de casación ha de ser desestimado, lo que debe comportar, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional , la imposición de las costas de este recurso de casación a la parte que lo ha sostenido, al no existir circunstancias que justifiquen su no imposición.

Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,