STS, 26 de Enero de 2010

PRIMERO .- En el proceso contencioso-administrativo número 1393/2003, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dicto sentencia de fecha 9 de junio de 2008 cuyo fallo dice literalmente:

« En atención a lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid decide desestimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por la entidad CADENAS DE ESTABLECIMIENTOS MAS Y MAS S.L representado por el Procurador Sr. Martínez Benítez, contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 13 y 7 de febrero de 2003, por las que se desestimaron los recursos interpuestos contra la concesión del registro de las marcas 2386391 y 2386392, Supermercados MAS.COM » .

SEGUNDO.- Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la Entidad Mercantil CADENAS DE ESTABLECIMIENTOS MAS Y MAS, S.L. recurso de casación, que la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 14 de octubre de 2008 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO.- Emplazadas las partes, la representación procesal de la Entidad Mercantil CADENAS DE ESTABLECIMIENTOS MAS Y MAS, S.L. recurrente, compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y con fecha 27 de noviembre de 2008 , presentó escrito de interposición del recurso de casaciónen el que, y, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO:

« tenga por presentado este escrito con sus copias, tenga por personada a esta parte en el recurso de casación, y por formulado e interpuesto en tiempo y forma el presente Recurso de Casación por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones que han sido objeto del debate, preparado por CADENAS DE ESTABLECIMIENTOS MAS Y MAS, S.L., contra la sentencia Nº 801, de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 9 de junio de 2008 ; admita dicho recurso a trámite y en su día dicte sentencia dando lugar al mismo, casando y anulando el mencionado fallo, en el sentido de revocar y anular la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se concede la inscripción registral de las marcas 2.386.391 y 2.386.392 " SUPERMERCADOS M.A.S. COM " , y acuerde en su lugar, su denegación . » .

CUARTO.- Por providencia de la Sala de fecha 12 de febrero de 2009 , se admitió el recurso de casación.

QUINTO.- Por providencia de 9 de marzo de 2009 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas, Abogado del Estado y la Entidad Mercantil GRUPO HERMANOS MARTÍN, S.A. a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, lo que efectuó el Abogado del Estado, solicitando se tuviera por formulada oposición y se dicte sentencia desestimando el recurso y con costas y el Procurador Don Luciano Rosch Nadal, en escrito presentado el día 29 de abril de 2009, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

« Que teniendo por presentado este escrito, con sus copias, se sirva admitirlo, por formulada Oposición al Recurso de Casación y, previos los oportunos trámites legales, dicte Sentencia que confirme la dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Madrid de fecha 9 de junio de 2008 , por la que desestimó el Recurso Contencioso-Administrativo 1393/2003, ratificando el pronunciamiento desestimatorio de la misma, manteniendo por ello la concesión de las Marcas 2.386.391 " SUPERMERCADOS M.A.S. COM", mixta, gráfico denominativa, Clase 35 y 2.386.392 " " SUPERMERCADOS M.A.S. COM ", mixta, gráfico denominativa, Clase 38. » .

SEXTO.- Por providencia de fecha, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D., y se señaló este recurso para votación y fallo el día, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, Magistrado de la Sala.

PRIMERO.- Sobre el objeto del recurso de casación.

El presente recurso de casación que enjuiciamos se interpone contra la sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 9 de junio de 2008 , que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil CADENAS DE ESTABLECIMIENTOS MAS Y MAS, S.L. contra las resoluciones del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 13 de febrero de 2003, y de 7 de febrero de 2003, que desestimaron, respectivamente, los recursos de alzada formulados contra las precedentes resoluciones de 8 de enero de 2002, que acordaron conceder la inscripción de las marcas nacionales número 2.386.391 y número 2.386.392 "SUPERMERCADOS M.A.S. COM" (mixtas), para amparar servicios en las clases 35 y 38 del Nomenclátor Internacional de Marcas.

SEGUNDO.- Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.

La Sala de instancia fundamenta la decisión de desestimación del recurso contencioso-administrativo en la consideración de que no concurren los presupuestos de aplicación de la prohibición de registro contemplada en el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , debido a la existencia de suficientes elementos diferenciadores entre las marcas confrontadas, que evita que se produzca riesgo de confusión y riesgo de asociación, según se expone en los fundamentos jurídicos primero y cuarto, en los siguientes términos:

[...] Ahora bien en el presente conflicto las marcas Supermercados Mas.com para la clase 35 ySupermercados Más.com y gráfico para clase 38, entendemos como lo hizo la Oficina Española de Patentes y Marcas, que son compatibles con la marca que se opone "Mas y Mas", entre otras cosas porque solo coincide un vocablo que contiene la marca, el cual es además de uso frecuente y cotidiano; habiendo suficientes elementos diferenciadores, no apercibiendo de un riesgo próximo e inminente de confusión fonética entre ellos (una es MAS Y MAS; y la otra SUPERMERCADOS MAS.COM).

En este sentido, no solo no suena lo mismo desde el punto de vista fonético, sino también del gráfico, no pude negarse que no suena de la misma forma a los oídos del consumidor medio la expresión "MASYMAS" que la de "SUPERMERCADOS MAS.COM" y ello pese al carácter accesorio del segundo vocablo, accesoriedad que es fundamentalmente gráfica, que no fonética, ya que no hay razones para pensar que dicho consumidor vaya a prescindir del vocablo "supermercados" por el mero hecho de que en el diseño de la marca impugnada ocupe una posición subordinada a la palabra "MAS", pues si se aceptara esta tesis sería tanto como sostener que la expresión "supermercados" no aparece en la marca solicitada e impugnada, lo que no puede aceptarse, de manera que siendo característica en general en el uso de las marcas su fonética, en la medida en que el consumidor cuando las solicita en el mercado las designa, pide un producto o servicio de una marca determinada, ese aspecto verbal hace que la marca solicitada tenga unas características verbales diferentes a la prioritaria, que por otra parte no se integra sólo por la palabra "MAS", sino por la expresión "MASYMAS", así configurada, lo que sin duda contribuye, además de dotarle de una identidad indiscutible, a que se distinga claramente de la solicitada. El aspecto gráfico de la marca impugnada, aunque secundario respecto al verbal, también contribuye a distinguir los signos enfrentados, toda vez que las marcas prioritarias son meramente denominativas, en tanto que las impugnadas tiene un diseño en colores y formas característico.

Las diferencias son más evidentes, si como en el caso que analizamos en una de las marcas concedidas estamos en diferentes campos aplicativos

. Reiterando la sentencia en el último párrafo del Fundamento Jurídico Segundo: «En el caso debatido la Sala, apreciando libre, conjunta y racionalmente la prueba practicada que obra en la causa, entiende que entre las marcas solicitadas y las prioritarias opuestas, existen las suficientes diferencias fonéticas y gráficas para evitar que se produzca el riesgo de confusión a que veda el art. 12.1 de la Ley de Marcas .

[...] Pues bien, trasladando todos los criterios jurisprudenciales antes referidos al supuesto que se somete al enjuiciamiento del Tribunal, se debe proceder, de una parte, a delimitar con el mayor detalle posible los elementos de identidad, semejanza y proximidad entre los signos enfrentados y, de otra, a establecer sus diferencias. Tras ello deberá procederse a analizar su ámbito material de aplicación, si bien en el caso de que se observe de manera clara y diáfana que el ámbito aplicativo es diferente, no será necesario analizar las diferencias entre los signos.

Así pues, desde la consideración global de los signos enfrentados, criterio determinante según la jurisprudencia que ha quedado reflejada anteriormente, es apreciable la existencia de diferencias suficientes entre ellos, (MAS Y MAS Y SUPERMERCADOS MAS. COM).

A todo lo anterior se suma la concurrencia aplicativa. Sobre este punto, la sentencia del Tribunal Supremo de 20-2-2006 , con cita de la doctrina establecida en la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 11 de noviembre de 1997 (asunto C-251/95, Sabel) sobre la interpretación de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 89/104 del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p.1), entiende que con sus principios se alinea la Ley 32/1988 según su Exposición de Motivos. Conforme a ello el concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo confusión, sino que sirve para precisar el alcance de éste. En esa línea jurisprudencial se destaca de manera constante que el riesgo de asociación constituye un caso específico de riesgo de confusión. Más concretamente, el riesgo de asociación puede darse cuando las marcas controvertidas pueden ser percibidas por los consumidores como dos marcas del mismo titular o cuando el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (en este sentido las sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon (C-39/97, Rec.p.I-5507), apartado 29 , y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Rec.p.I-3819), apartado 17), sin que esto ocurra en el caso analizado dadas las diferencias a las que hemos hecho referencia.

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TERCERO.- Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil CADENAS DE ESTABLECIMIENTOS MAS Y MAS, S.L. se articula en la exposición de dos motivos, que se fundan al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la JurisdicciónContencioso-Administrativa, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia que fueran aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate.

En la formulación del primer motivo de casación, por infracción del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , y de la jurisprudencia interpretativa de la referida disposición legal, se reprocha a la sentencia recurrida el error jurídico padecido al entender que entre las marcas solicitadas y las marcas prioritarias opuestas existen las suficientes diferencias fonéticas y gráficas para evitar que se produzca riesgo de confusión o de asociación, sin tomar en consideración los criterios jurídicos formulados por el Tribunal Supremo para comparar las marcas, que, en este supuesto, evidenciaría la irregistrabilidad de las marcas solicitadas por la evidente similitud fonética entre los signos prioritarios MASYMAS y las marcas aspirantes "SUPERMERCADOS M.A.S. COM " por resultar el vocablo MAS la reproducción íntegra de las tres primeras letras del inicio de los signos de la recurrente y debido al indiscutible carácter genérico del vocablo "SUPERMERCADOS", para el ámbito de los servicios protegidos en la clase 35 y de la partícula

.COM que integra la marca solicitada para los servicios amparados en la clase 38.

El segundo motivo de casación, fundado en la infracción del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , en relación con la jurisprudencia acerca del factor tópico o de posición, que actúa de manera decisiva en la determinación de la compatibilidad o no de las marcas en conflicto y la incidencia de la identidad de clases del Nomenclátor Internacional de Marcas.

CUARTO.- Sobre el primer y el segundo motivos de casación: la alegación de infracción del

artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , y de la jurisprudencia aplicable.

El primer y el segundo motivos de casación, que examinaremos conjuntamente, no pueden ser acogidos, puesto que consideramos que la Sala de instancia ha realizado una aplicación del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , que dispone que no podrán registrarse como marcas « los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con la marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar riesgo de asociación con la marca anterior » , que se revela razonable y coherente con los criterios hermenéuticos de la lógica y con las reglas de la experiencia y del buen sentido, al basarse el pronunciamiento de compatibilidad de las marcas enfrentadas en la concreta apreciación de la existencia de diferencias denominativas, fonéticas y gráficas entre los signos en pugna, que excluye que se cree riesgo de confusión y riesgo de asociación en los consumidores, aunque coincidan los servicios reivindicados.

En efecto, cabe referir que la Sala de instancia no ha incurrido en error patente ni en irrazonabilidad o arbitrariedad en la comparación de las marcas en conflicto, puesto que examina la marcas enfrentadas desde una visión de conjunto, sin descomponer artificialmente sus distintos elementos, y analiza los caracteres distintivos dominantes de los signos enfrentados, destacando la distintividad individualizadora de las marcas solicitadas por las diferencias fonéticas y gráficas, y porque las marcas oponentes son denominativas, atribuyendo un carácter accesorio o secundario al término "SUPERMERCADOS", por su carácter genérico, aunque no impide que capte la atención del consumidor.

La Sala de instancia, en coherencia con su razonamiento argumental, concluye en la declaración de que no existe riesgo de confusión entre las marcas número 2.386.391 " "SUPERMERCADOS M.A.S. COM " (mixta), que ampara servicios en la clase 35, y número 2.386.392 "SUPERMERCADOS M.A.S. COM" (mixta), que ampara servicios en la clase 38, con las marcas oponentes, observando que incluso respecto de la marca nº 2386392 existe diferenciación en el ámbito aplicativo. La entidad demandante había citado en su demanda diversos registros de marca de entre las que destaca por los servicios más afines a los protegidos por la aspirante, la número 1.004.403 "MASYMAS", en clase 35, que también protege en parte los servicios para los que se ha solicitado la marca nº 2.386.391 (servicios de publicidad, comercio al por menor de toda clase de productos alimenticios (...); invocando la percepción por los consumidores y usuarios relevantes en estos sectores comerciales. La demandante también adujo como marcas oponentes las siguientes, identificadas con el signo MASYMAS y con los siguientes números de expedientes:

2.436.539, 2.436.540, 2.436.532 2.436.533, 2.436.534, 2.436.535, 2.436.536, 2.436.537, 2.436.538 que designan servicios en las clases 39, y productos de clases 3, 5, y 29 a 33, y diversos rótulos de establecimiento invocados.

En el caso litigioso, la sentencia recurrida acierta al efectuar el examen de los signos, valorando el conjunto en si y la importancia relativa de todos y cada uno de los elementos que conforman cada marca, añadiendo que no se puede prescindir del vocablo SUPERMERCADOS porque forma parte del conjunto de las marcas mixtas solicitadas y como tal será denominado por el público relevante.A estos efectos, resulta adecuado recordar la doctrina jurisprudencial de esta Sala, en relación con la distintividad de las marcas, expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003 ), en la que dijimos:

« [...] la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible. » .

Por ello, apreciamos que la Sala de instancia no contradice la doctrina jurisprudencial que determina que la conjunción de vocablos genéricos puede componer un signo distintivo, ni incurre en error de Derecho al no descomponer las marcas solicitadas en sus diferentes elementos denominativos y gráficos para centrar exclusivamente la comparación en el vocablo "MAS", como pretende la entidad mercantil recurrente, con el objeto de monopolizar el referido término, que tiene escaso carácter distintivo para designar servicios relacionados con la distribución comercial de toda clase de productos alimenticios y con el comercio electrónico.

Cabe rechazar, por tanto, que la Sala de instancia se separe, en relación con la aplicación de la prohibición de registro establecida en el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas , de los criterios formulados por esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003) y de 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ), en las que se sostiene que, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, tener en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado, y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, puesto que basa la ratio decidendi de su decisión en la apreciación de la disimilitud existente entre los elementos denominativos, fonéticos y gráficos que excluye todo riesgo de confusión, no obstante la parcial semejanza aplicativa.

En este sentido, estimamos que el fallo de la Sala de instancia, al resolver que los nuevos signos no son susceptibles de confusión o asociación con las marcas obstaculizadoras anteriores, preserva las funciones esenciales que asegura el Derecho de marcas de proteger al empresario titular de la marca prioritaria, al garantizarse que el cliente que adquiera productos distribuidos por la empresa CADENAS DE ESTABLECIMIENTOS MAS Y MAS, S.L. puede distinguir sin dificultad la procedencia empresarial respecto de los servicios ofrecidos por el titular de las marcas impugnadas.

Esta conclusión jurídica que sostiene la Sala de instancia, al afirmar la compatibilidad de las marcas enfrentadas, es, por ello, conforme con la doctrina jurisprudencial de esta Sala, porque, como se advierte en la sentencia de 27 de noviembre de 2003 , el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética y gráfica.

Cabe significar que la concretización aplicativa del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , debe efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanzadenominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, del prestigio adquirido y de su calidad.

La sentencia recurrida se revela, por tanto, conforme a la jurisprudencia de esta Sala que, en la sentencia de 4 de diciembre de 2003 , ha observado que «en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar que no tienen un carácter absoluto ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad».

Debe recordarse, asimismo, la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, advertida en la sentencia de 12 de abril de 2002 (RC 553/19996 ), sobre los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias entre marcas y los límites impuestos a esta Sala para modificar o alterar los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia, en razón de la naturaleza extraordinaria del recurso de casación:

« b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 12 de la citada Ley de Marcas .

d) en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos. » .

La circunstancia de que la marca aspirante 2.386.391 reivindique servicios que coinciden en la clase 35 con los servicios amparados por la marca prioritaria oponente, no impide su convivencia pacífica, ya que, como se ha expuesto, el grado de diferenciación denominativa, fonética y gráfica, promueve que entre los consumidores o usuarios no se suscite riesgo de confusión ni riesgo de asociación que provoque error en la determinación del origen empresarial. En el caso de la marca 2.386.392, cabe además la diferenciación aplicativa respecto de los servicios del sector de las telecomunicaciones y del comercio electrónico en que se inserta.

Observamos que la sentencia de la Sala de instancia, que declara la compatibilidad de las marcas en conflicto, ha respetado el principio de especialidad, cuyo enunciado como principio rector del Derecho de Marcas se infiere del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , que, según se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) "exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado", y que requiere en el órgano juzgador que enjuicia la validez de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas la expresión de un juicio concreto y pormenorizado sobre el alcance de la coincidencia de los campos aplicativos, sin que sean adecuados meros pronunciamientos abstractos, que no valoren las circunstancias concurrentes ni examinen la documentación acompañada para fundamentar la pretensión de nulidad, puesto que en este supuesto las diferencias denominativas, fonéticas y gráficas existentes compensan el grado de identidad de los servicios designados.En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio, 13 de julio y 28 de septiembre de 2004 , « a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos . » .

El riesgo de asociación, a que se refiere el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , conforme es doctrina reiterada de esta Sala, no constituye un concepto jurídico autónomo o un criterio alternativo desligado del examen valorativo de la identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual entre las marcas confrontadas, porque no es posible su apreciación si no existe por parte del público la percepción de un riesgo de confusión, de modo que se integra en el juicio de confundibilidad de las marcas, como variante o modalidad del riesgo de confusión indirecto, que contribuye a precisar el alcance de éste, y que impide que el consumidor pueda confundir el origen de las marcas atribuyéndolas a una misma empresa o a empresas vinculadas entre sí, al no poder caracterizarse de forma independiente, en sentido no relativo al origen de la procedencia empresarial de la marca, que constituiría una reducción injustificada de la libre competencia, por lo que procede rechazar que los signos que caracterizan las marcas aspirantes evoquen los servicios reivindicados por la compañía CADENAS DE ESTABLECIMIENTOS MAS Y MAS, S.L. y se cree riesgo de asociación entre las marcas en conflicto para el público al que van destinados dichos servicios.

Cabe concluir el examen de los dos motivos de casación articulados, acogiendo los razonamientos de la Sala de instancia, con la declaración de que las marcas aspirantes número 2.386.391 "SUPERMERCADOS M.A.S. COM " (mixta), que designa servicios en la clase 35, y número 2.386.392 "SUPERMERCADOS M.A.S. COM " (mixta), que distingue servicios de la clase 38, son compatibles con las marcas registradas oponentes números 1.004.403 2.436.539, 2.436.540, 2.436.532 2.436.533, 2.436.534,

2.436.535, 2.436.536, 2.436.537, 2.436.538 "MASYMAS", que designan servicios en las clases 35, 39, y productos en las clases 3, 5 y 29 a 33, y diversos rótulos de establecimiento invocados, al ser suficientemente diferentes los elementos denominativos, fonéticos y gráficos para que puedan convivir en el mercado sin riesgo de confusión, ya que, en ningún caso, se deduce que la coexistencia entre los signos enfrentados genere dilución o debilitamiento de las marcas prioritarias.

En consecuencia con lo razonado, al desestimarse íntegramente los dos motivos de casación articulados, procede declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil CADENAS DE ESTABLECIMIENTOS MAS Y MAS, S.L. contra la sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 9 de junio de 2008 , dictada en el recurso contencioso-administrativo 1393/2003.

QUINTO.- Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte recurrente.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Primero.- Que debemos declarar y declaramos no haber luga r al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil CADENAS DE ESTABLECIMIENTOS MAS Y MAS, S.L. contra la sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 9 de junio de 2008 , dictada en el recurso contencioso-administrativo 1393/2003.

Segundo.- Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Pedro Jose Yague Gil.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.- Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.