STS 550/2006, 8 de Junio de 2006

1.- El Procurador D. Federico Barba Sopeña, en nombre y representación de la entidad Nutrexpa, S.A., interpuso demanda de juicio de menor cuantía ante el Juzgado de Primera Instancia Número Once de Barcelona, siendo parte demandada las entidades "Bayerische Milchunion GmbH" y "Unión Quesera Europea, S.L.", alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "en la que dando lugar a la demanda, 1. Se declare: A/ Que la actuación de las demandadas ofreciendo y/o comercializando y/o haciendo propaganda en España de quesos y/o productos derivados de la leche distinguidos con la marca "Paladín", constituye una violación del derecho exclusivo derivado de las marcas, de la actora, "PALADÍN" nº 963.607, cl. 29ª, nº 144.969 y 963.608 cl. 30ª. B) Que la actividad de la demandada consistente en la comercialización de quesos o productos derivados de la demandada consistente en la comercialización de quesos o productos derivados de la leche distinguidos con la marca "Paladín" idéntica a la actora, puede dar lugar a riesgo de asociación y/o confusión por los consumidores respecto al origen y procedencia de las prestaciones y/o productos, siendo ello un comportamiento contrario a la buena fe y, por tanto, un acto de competencia desleal. 2.- Se condene a las demandadas: A) A estar y pasar por la anterior declaración. B) A cesar inmediatamente de importar, almacenar, y/o comercializar, y/o hacer propaganda en España, con la marca "Paladín" y otra que con ella se confunda, sóla o acompañada de otras marcas o denominaciones, productos idénticos o similares o relacionados con los protegidos en las marcas "Paladín" nº 963.607, nº 144.969 y 963.608, y en especial quesos y productos derivados de la leche. C) A cesar en el acto de competencia. D) A retirar a su costa del tráfico económico en España, los productos de que se trata, y en especial quesos, así como sus embalajes y material publicitario, en los que figure la denominación "Paladín". E) A indemnizar solidariamente a la actora los daños y perjuicios ocasionados en la cuantía que se fijará en este procedimiento y/o en ejecución de sentencia, con las bases establecidas en el art. 38, apartados 1 y 2, eligiéndose como criterios para el cálculo de las ganancias dejadas de obtener, el de su apartado 2/b. F) Publicar a costa de las demandadas la parte dispositiva de la sentencia, en dos periódicos de difusión nacional y/o en prensa especializada en el sector, a determinar en ejecución de sentencia. G) Al pago de las costas, solidariamente, en este procedimiento.".

2. - El Procurador D. Daniel Font Berkhemer, en nombre y representación de la entidad Bayerische Milchunion GmbH, contestó a la demanda formulando reconvención, alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables, suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "desestimando la demanda iniciadora del proceso, absolviendo de la misma a Bayerische Milchunion GmbH, y con estimación de la reconvención, se declare la caducidad de la marca gráfica PALADIN número 963.607 para productos de la clase 29 inscrita a favor de Nutrexpa, S.A. por falta de uso de esta marca, con remisión del correspondiente mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas para la cancelación de su inscripción registral, aparte el correspondiente pronunciamiento sobre las costas.".

3. - El Procurador D. Federico Barba Sopeña, en nombre y representación de la entidad Nutrexpa, S.A., contestó a la reconvención alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables para suplicar al Juzgado dictase en su día Sentencia "desestimando la demanda reconvencional formulada por la demanda Bayerische Milchunion GmbH, con imposición de costas a la misma.".

4. - El Procurador D. Daniel Font Berkemer, en nombre y representación de la entidad "Unión Quesera Europea, S.L.", contestó a la demanda alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables, para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "desestimando la demanda y absolviendo de la misma a esta parte demandada, con la oportuna condena en costas a la adversa.".

5. - Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas a los autos las partes evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de Primera Instancia Número Once de Barcelona, dictó Sentencia con fecha 30 de junio de 1.997 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: PRIMERO: Estima la demanda interpuesta por "NUTREXPA, S.A." contra "BAYERISCHE MILCHUNION, GmbH" y contra "UNIÓN QUESERA EUROPEA, S.L." y en su consecuencia DECLARAR: A) Que la actuación de las demandadas ofreciendo, comercializando y haciendo propaganda en España de quesos y productos derivados de la leche distinguidos con la marca PALADÍN, constituye una violación del derecho exclusivo derivados de las marcas de la actora, nº 144.969 y 963.608, cl. 30ª, y nº 963.607, cl. 29ª; B) Que la actividad de las demandadas consistente en comercializar en España quesos o productos de la leche distinguidos con la marca PALADÍN puede dar lugar a riesgo de asociación por los consumidores respecto al origen o procedencia de los productos, y constituye por tanto un comportamiento contrario a las reglas de la buena fe y un acto de competencia desleal. Y CONDENAR a las demandadas a: A) Estar y pasar por las anteriores declaraciones; B) A cesar inmediatamente de importar, almacenar, ofrecer, comercializar y hacer publicidad en España de productos distinguidos con el vocablo PALADÍN, utilizado sólo o con otros signos, que sean idénticos, similares o relacionados con los protegidos con las marcas PALADÍN registradas a favor de la actora; C) A cesar en el acto de competencia desleal; D) A retirar a su costa del tráfico económico en España los productos de que se trata, y en especial los quesos, así como los embalajes, envoltorios y material publicitario, en los que figure el vocablo PALADÍN; E) A publicar a su costa la parte dispositiva de la sentencia mediante anuncio en un periódico de difusión nacional. No ha lugar a condenar a las demandadas a resarcir daños y perjuicios a la actora; y, todo ello sin expresa imposición de las costas de la demanda principal a ninguna de las partes. SEGUNDO: Desestimar la demanda reconvencional interpuesta por "BAYERISCHE MILCHUNION, GmbH" contra "NUTREXPA, S.A.", y en su consecuencia declarar no haber lugar a declarar la caducidad por falta de uso de la marca registrada a nombre de la reconvenida con el nº 963.607, cl. 29ª, e imponer las costas procesales de la reconvención a la parte reconviniente.

Interpuestos recursos de apelación contra la anterior resolución por las representaciones respectivas de las entidades "Nutrexpa, S.A.", "Unión Quesera Europea, S.L." y "Bayerische Milchunion GMBH", la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, dictó Sentencia con fecha 26 de mayo de 1.999 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Estimamos parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de "BAYERISCHE MILCHUNION Gmbh" y "UNION QUESERA EUROPEA S.L." contra la sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 11 de los de Barcelona con fecha 30 de junio de 1.997 , cuya parte dispositiva ha sido transcrita en los antecedentes de hecho de la presente y, en consecuencia, con revocación parcial de la misma, dictamos otra por la que DECLARAMOS que la actuación de las demandadas ofreciendo y comercializando, o haciendo propaganda en España de leche distinguida con la marca PALADIN, constituye una violación del derecho exclusivo derivado de las marcas de la actora "PALADIN" nº 963.607, cl. 29, nº 144.969 y nº 963.608, cl. 30, debiendo CONDENAR Y CONDENANDO a las mismas a estar y pasar por ello, a cesar inmediatamente de importar, almacenar, ofrecer, comercializar y hacer propaganda en España de leche distinguida con la marca PALADIN, sola o acompañada de otras marcas o denominaciones y a publicar a costa de las demandadas la parte dispositiva de la presente en un periódico de difusión nacional. Que estimando la reconvención formulada por la codemandada "BAYERISCHE MILCHUNION Gmbh", declaramos la caducidad por falta de uso de la marca PALADIN nº 963.607 para productos de la clase 29 inscrita a favor de NUTREXPA, S.A. con remisión del oportuno mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que proceda a cancelarse la correspondiente inscripción registral Procede la desestimación de los restantes pedimentos incluidos en el suplico de la demanda absolviendo, en consecuencia, a las codemandadas de los mismos. Que con desestimación del recurso interpuesto por NUTREXPA, S.A. procede confirmar en cuanto al mismo la sentencia impugnada. No ha lugar a hacer expresa condena en las costas ocasionadas, ni en primera instancia, ni en la presente alzada, salvo las relativas a la demanda reconvencional, en primera instancia, que serán impuestas a la actora reconvenida.".

1.- La Procurador Dª. Rosa Sorribes Calle, en nombre y representación de la entidad "Unión Quesera Europea, S.L.", interpuesto recurso de casación respecto la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Quince, de fecha 26 de mayo de 1.999 , con apoyo en los siguientes motivos del recurso, MOTIVOS DE CASACION: PRIMERO.- Al amparo del nº 3º del art. 1.692 de la LEC de 1.881 , se alega infracción del art. 359 de la misma Ley . SEGUNDO.- Al amparo del nº 4º del art. 1.692 de la LEC de 1.881 , se alega infracción del art. 31 de la Ley de Marcas que fija los presupuestos necesarios para que puedan ejercitarse fundadamente las acciones por violación del derecho de marca del art. 35 y siguientes de la misma Ley de Marcas de 1.988 .

2. - El Procurador D. Antonio Mª Alvarez-Buylla Ballesteros, en nombre y representación de la entidad "Nutrexpa, S.A.", interpuso recurso de casación respecto la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Quince, de fecha 26 de mayo de 1.999 , con apoyo en los siguientes motivos del recurso, MOTIVOS DE CASACION: PRIMERO.- Al amparo del nº 3º del art. 1.692 de la LEC de 1.881 , se alega infracción de los arts. 31, 35 y 12.a) y 4.4 de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988 . SEGUNDO.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción de los arts. 36, 37 y 38 de la Ley de Marcas . TERCERO.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción de los arts. 4.4 y 53 de la Ley de Marcas .

3. - Admitidos los recursos y evacuado el traslado, los Procuradores D. Antonio Mª. Alvarez-Buylla Ballesteros, en representación de la entidad "Nutrexpa, S.A."; Dª. Rosa Sorribes Calle, en representación de la entidad Unión Quesera Europea, S.L.; Dª. Montserrat Sorribes Calle, en representación de la entidad "Bayerische Milchunion GmbH", presentaron respectivos escritos de impugnación a los recursos formulados de contrario.

4. - No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 18 de mayo de 2.006, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JESÚS CORBAL FERNÁNDEZ

El objeto del proceso, como quedó configurado en casación, versa fundamentalmente sobre si el signo registrado como marca PALADÍN para chocolate, leche y otros productos lácteos es incompatible en el mercado español con el signo homónimo PALADÍN utilizado por una empresa alemana como marca de quesos, y comercializado por una entidad distribuidora en España.

Por la entidad mercantil "NUTREXPA S.A." se dedujo demanda contra "BAYERISCHE MILCHUNIÓN GmbH" y "UNIÓN QUESERA EUROPEA S.L." en la que solicita: 1. Se declare: A) Que la actuación de las demandadas ofreciendo y/o comercializando y/o haciendo propaganda en España de quesos y/o productos derivados de la leche distinguidos con la marca "Paladín", constituye una violación del derecho exclusivo derivado de las marcas, de la actora, "PALADÍN" nº 963.607, cl. 29ª, nº 144.969 y 963.608 cl. 30ª. B) Que la actividad de la demandada consistente en la comercialización de quesos o productos derivados de la leche distinguidos con la marca "Paladín" idéntica a la actora, puede dar lugar a riesgo de asociación y/o confusión por los consumidores respecto al origen y procedencia de las prestaciones y/o productos, siendo ello un comportamiento contrario a la buena fe y, por tanto, un acto de competencia desleal. 2.- Se condene a las demandadas: A) A estar y pasar por la anterior declaración. B) A cesar inmediatamente de importar, almacenar, y/o comercializar, y/o hacer propaganda en España, con la marca "Paladín" y otra que con ella se confunda, sóla o acompañada de otras marcas o denominaciones, productos idénticos o similares o relacionados con los protegidos en las marcas "Paladín" nº 963.607, nº 144.969 y 963.608, y en especial quesos y productos derivados de la leche. C) A cesar en el acto de competencia. D) A retirar a su costa del tráfico económico en España, los productos de que se trata, y en especial quesos, así como sus embalajes y material publicitario, en los que figure la denominación "Paladín". E) A indemnizar solidariamente a la actora los daños y perjuicios ocasionados en la cuantía que se fijará en este procedimiento y/o en ejecución de sentencia, con las bases establecidas en el art. 38, apartados 1 y 2, eligiéndose como criterios para el cálculo de las ganancias dejadas de obtener, el de su apartado 2/b. F) Publicar a costa de las demandadas la parte dispositiva de la sentencia, en dos periódicos de difusión nacional y/o en prensa especializada en el sector, a determinar en ejecución de sentencia. G) Al pago de las costas, solidariamente, en este procedimiento."

Por la compañía "Bayerische Milchunión GmbH" se contestó a la demanda solicitando la desestimación de la demanda y absolución de la misma, y dedujo reconvención contra la actora en la que interesa se declare la caducidad de la marca gráfica PALADÍN número 963.607 para productos de la clase 29ª inscrita a favor de NUTREXPA, por falta de uso de la marca, con remisión del correspondiente mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas para cancelación de su inscripción registral, aparte del correspondiente pronunciamiento sobre las costas.

Por el Juzgado de 1ª Instancia nº 11 de Barcelona en Sentencia de 30 de junio de 1.997, dictada en los autos nº 705 de 1.996 , se acordó: PRIMERO: Estimar la demanda interpuesta por "NUTREXPA, S.A." contra "BAYERISCHE MILCHUNION, GmbH" y contra "UNIÓN QUESERA EUROPEA, S.L." y en su consecuencia DECLARAR: A) Que la actuación de las demandadas ofreciendo, comercializando y haciendo propaganda en España de quesos y productos derivados de la leche distinguidos con la marca PALADÍN, constituye una violación del derecho exclusivo derivados de las marcas de la actora, nº 144.969 y 963.608, cl. 30ª, y nº 963.607, cl. 29ª; B) Que la actividad de las demandadas consistente en comercializar en España quesos o productos de la leche distinguidos con la marca PALADÍN puede dar lugar a riesgo de asociación por los consumidores respecto al origen o procedencia de los productos, y constituye por tanto un comportamiento contrario a las reglas de la buena fe y un acto de competencia desleal. Y CONDENAR a las demandadas a: A) Estar y pasar por las anteriores declaraciones; B) A cesar inmediatamente de importar, almacenar, ofrecer, comercializar y hacer publicidad en España de productos distinguidos con el vocablo PALADÍN, utilizado sólo o con otros signos, que sean idénticos, similares o relacionados con los protegidos con las marcas PALADÍN registradas a favor de la actora; C) A cesar en el acto de competencia desleal; D) A retirar a su costa del tráfico económico en España los productos de que se trata, y en especial los quesos, así como los embalajes, envoltorios y material publicitario, en los que figure el vocablo PALADÍN; E) A publicar a su costa la parte dispositiva de la sentencia mediante anuncio en un periódico de difusión nacional. No ha lugar a condenar a las demandadas a resarcir daños y perjuicios a la actora; y, todo ello sin expresa imposición de las costas de la demanda principal a ninguna de las partes. SEGUNDO: Desestimar la demanda reconvencional formulada por "BAYERISCHE MILCHUNION, GmbH" contra "NUTREXPA, S.A.", y en su consecuencia declarar no haber lugar a declarar la caducidad por falta de uso de la marca registrada a nombre de la reconvenida con el nº 963.607, cl. 29ª, e imponer las costas procesales de la reconvención a la parte reconviniente.

La Sentencia de la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona de 26 de mayo de 1.999, recaída en el Rollo nº 1.403 de 1.997 , estima el recurso de apelación de "BAYERISCHE MILCHUNION GmbH" y "UNIÓN QUESERA EUROPEA S.L." contra la Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia, y, con revocación de ésta, DECLARA que la actuación de las demandadas ofreciendo y comercializando, o haciendo propaganda en España de leche distinguida con la marca PALADÍN, constituye una violación del derecho exclusivo derivado de las marcas de la actora "PALADÍN" nº 963.607, cl. 29ª, nº 144.969 y nº 963.608, cl. 30ª, debiendo CONDENAR Y CONDENANDO a las mismas a estar y pasar por ello, a cesar inmediatamente de importar, almacenar, ofrecer, comercializar y hacer propaganda en España de leche distinguida con la marca PALADÍN, sóla o acompañada de otras marcas o denominaciones y a publicar a costa de las demandadas la parte dispositiva de la presente en un periódico de difusión nacional. Que estimando la reconvención formulada por la codemandada "BAYERISCHE MILCHUNION GmbH", declaramos la caducidad por falta de uso de la marca PALADÍN nº 963.607 para productos de la clase 29 inscrita a favor de NUTREXPA, S.A., con remisión del oportuno mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que proceda a cancelarse la correspondiente inscripción registral. Procede la desestimación de los restantes pedimentos incluidos en el suplico de la demanda absolviendo, en consecuencia, a las codemandadas de los mismos. Que con desestimación del recurso interpuesto por NUTREXPA, S.A., procede confirmar en cuanto al mismo la sentencia impugnada. No ha lugar a hacer expresa condena en las costas ocasionadas, ni en primera instancia, ni en la presente alzada, salvo las relativas a la demanda reconvencional, en primera instancia, que serán impuestas a la actora reconvenida.

Contra la Sentencia de la Audiencia se formularon dos recursos de casación. El de la codemandada UNIÓN QUESERA EUROPEA S.L. se articula en dos motivos, el primero, al amparo del número primero inciso primero del art. 1.692 LEC , en el que denuncia infracción del art. 359 de la propia Ley , y el segundo, al amparo del número cuarto del mismo artículo 1.692, en el que se acusa violación del art. 31 de la Ley de Marcas . El recurso de casación de NUTREXPA S.A. se estructura en tres motivos, en los que, al amparo del número cuarto del art. 1.692 LEC , se denuncia infracción de los arts. 31, 35, 12 a) y 4.4 de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1.988 (motivo primero); de los arts. 36, 37 y 38 de la misma Ley , por su no aplicación, sobre daños y perjuicios (motivo segundo), y de los arts. 4.4 y 53 de la Ley de Marcas por inaplicación (motivo tercero).

RECURSO DE CASACIÓN DE UNIÓN QUESERA EUROPEA, SL.

En el primer motivo se alega quebrantamiento de las normas reguladoras de la sentencia contenidas en el art. 359 de la LEC al no decidir la sentencia recurrida separadamente el pronunciamiento correspondiente a cada una de las acciones planteadas acumuladamente contra las dos distintas sociedades, en relación con las actividades diferenciadas y sustancialmente dispares de cada una de éstas.

El motivo se fundamenta en dos apreciaciones fácticas, a saber: que la recurrente se dedica únicamente a la comercialización de quesos, y entre ellos los de la marca Paladín de la empresa alemana Bayerische Milchunión, sin ninguna relación con la comercialización de la leche; y que la resolución recurrida absuelve a Bayerische Milchunión GmbH en cuanto a la utilización de la marca para quesos, y le condena en cuanto a la leche (no respecto de los demás derivados lácteos). Como consecuencia de lo expuesto, al no hacerse pronunciamientos separados respecto de las dos entidades codemandadas, se ha cometido por la resolución recurrida la infracción denunciada, tanto más si se tiene en cuenta que los motivos de reclamación frente a una y otra parte los formuló específicamente y de modo correcto la actora NUTREXPA en su demanda, al final del hecho séptimo, último párrafo, de la página 16 y primero de la página 17, literalmente como sigue: A) La demandada BAYERISCHE MILCHUNIÓN GmbH fabrica en Alemania y comercializa en España leche y productos derivadas de la leche, entre ellos varios tipos de queso que distingue con la marca común PALADÍN, que no tiene protegida en España y no ostenta derecho alguno que le autorice su uso en este país. La demandada UNIÓN QUESERA EUROPEA, S.L. distribuye en España los quesos distinguidos con la marca PALADÍN como representante y agente de ventas de BAYERISCHE MILCHUNIÓN GmbH.

El motivo se desestima.

La infracción que se denuncia se concreta en no haberse hecho pronunciamientos separados respecto de la leche y del queso (y otros derivados lácteos), lo que hubiera supuesto la absolución de la recurrente UNIÓN QUESERA EUROPEA S.L., dado que como comercializa sólo quesos, no hubo condena en relación con este producto, sino sólo respecto de la leche, que no es objeto de comercialización por la misma.

El planteamiento no puede ser acogido porque el "petitum" de la demanda no solicita los pronunciamientos separados sino que engloba a ambas codemandadas en relación con los quesos y/o productos derivados de la leche distinguidos con la marca Paladín, sin distinguir entre leche y otros productos lácteos, y, además, en el tercer párrafo del fundamento séptimo de la resolución recurrida se establece que «procede, por tanto, declarar que la actuación de las demandadas ofreciendo y comercializando, o haciendo propaganda en España de leche distinguida con la marca PALADÍN, constituye una violación del derecho exclusivo derivado de las marcas de la actora "PALADÍN" nº 963.607, cl. 29, nº 144.969 y nº 963.608 cl.30, y condenar a las mismas a estar y pasar por ello y a cesar en dichas conductas".

Por consiguiente, - y sin perjuicio de lo que más adelante se resolverá sobre los quesos y productos lácteos en general, que hace estéril el motivo-, al no hacer el fallo de la sentencia recurrida la separación de pronunciamientos cuya omisión se denuncia en el motivo, no vulnera la previsión al respecto del art. 359 LEC . Cosa distinta, aunque no planteada, es que pueda carecer de fundamento probatorio la apreciación relativa a la imputación a la aquí recurrente de la actividad de comercialización y propaganda en España de "leche distinguida con la marca PALADÍN", pero constituye un tema ajeno al motivo, y que no cabe examinar, sin riesgo de indefensión para la contraparte, por no haberse formulado adecuadamente.

En el motivo segundo se alega infracción del art. 31 de la Ley de Marcas de 1.988 que fija los presupuestos necesarios para que puedan ejercitarse fundadamente las acciones por violación del derecho de marca del art. 35 y siguientes de la propia Ley de Marcas de 1.988 .

El contenido de interés del motivo se recoge en el último párrafo de su exposición, en donde se dice que "si la comercialización de los quesos PALADÍN en España no puede ser fundadamente atacada por la actora con base en sus marcas aplicadas a productos diferentes, como así proclama la sentencia aquí recurrida, la recurrente UNIÓN QUESERA EUROPEA debió ser íntegramente absuelta, por lo que al condenarla dentro de la ambigua referencia a "las demandadas", la sociedad recurrente UNIÓN QUESERA, S.L. queda condenada indebidamente con infracción del precepto legal en que se apoya el motivo.

El motivo se desestima porque la sentencia recurrida en el fundamento séptimo, ya transcrito a propósito del motivo anterior, declara que la actuación de las demandadas respecto del ofrecimiento, comercialización y propaganda, en España, se produjo respecto de "la leche", y esta apreciación es de naturaleza fáctica, por lo que sólo podía haber sido combatida en casación mediante la denuncia de error en la valoración de la prueba, u otro fundamento procesal, pero sin que sea idóneo al respecto el art. 31 LM de 1.988 , indicado en el enunciado del motivo, el cual se refiere a los presupuestos sustantivos de las acciones marcarias y el alcance del "ius prohibendi".

RECURSO DE CASACIÓN DE NUTREXPA, S.A.

En el motivo primero se alega infracción de los arts. 31, 35, 12 a) y 4.4 de la Ley de Marcas por no aplicación en todas sus consecuencias.

El motivo se dirige a combatir el párrafo primero del fundamento séptimo de la sentencia recurrida que recoge la "ratio decidendi" del pronunciamiento absolutorio relativo a la utilización de la marca PALADÍN en los quesos y en productos lácteos, salvo la leche. La sentencia dice que «con independencia de que en ambos casos -quesos y leche- nos hallamos ante productos alimenticios, no cabe duda que existe una remota posibilidad de que el consumidor pueda confundir o, incluso asociar, chocolates a la taza y quesos, no sólo por su ya de por si diversa composición, sino por sus diferenciadas características, por el destino que suele darse a dichos productos y por el momento en que suelen degustarse ambos, alejando uno y otro en el tiempo, de suerte que es difícil que se acompañen o complementen». Frente a ello sostiene la parte recurrente que la marca "PALADÍN" de la actora, registrada en España, es incompatible con una marca "PALADÍN" usada por las demandadas sin registrar en España y denegada en ésta; y, por ello, al no tener en cuenta tal incompatibilidad la sentencia que se recurre viola los arts. 12.1, a), 4.4, 31 y 35 de la Ley de Marcas .

Los principales argumentos que, de forma deslavazada y sin ninguna sistemática, se expresan en el motivo se pueden sintetizar en los apartados siguientes: a) las marcas en conflicto son idénticas: PALADÍN; b) la marca registrada en España PALADÍN por la actora NUTREXPA es notoria o renombrada; c) la sentencia recurrida reconoce (fundamento noveno) que en todos los productos de la actora a base de chocolate, o se confeccionan con leche o entra la leche necesariamente en su preparación; d) hay similitud de productos, pues los quesos son productos lácteos alimenticios; e) existe el "riesgo de asociación", el cual no exige identidad o similitud de productos ( arts. 12.1, a) y 4.4 LM ); y, según el art. 12.1, a), las marcas son incompatibles cuando "puedan" generar riesgo de asociación, sin que exija "generen" riesgo; y f) BAYERISCHE MILCHUNIÓN GmbH se opuso a la solicitud de NUTREXPA S.A. de la marca comunitaria PALADÍN, alegando que los productos de ésta y los quesos son idénticos, y tal oposición fue estimada por la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) con sede en Alicante, la cual ha entendido que los signos enfrentados son idénticos, pertenecen a la familia de los alimenticios, el consumidor puede adquirirlos en los mismos establecimientos y es el mismo, y que la identidad acrecienta la similitud y la coexistencia puede provocar riesgo de confusión en el público; a lo que puede añadirse que para el riesgo de asociación no es necesaria la identidad o similitud del producto, sino sólo que los consumidores puedan creer tienen una misma procedencia empresarial.

La respuesta al motivo parte de dos presupuestos ineludibles, y para su completa resolución exige examinar dos perspectivas, aunque la segunda con carácter subsidiario pues únicamente interesa en el caso de que no se acoja la primera.

Los presupuestos son que el régimen jurídico aplicable al caso es el de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre , de Marcas, y que las marcas son homónimas al concurrir la identidad de signo PALADÍN.

La primera perspectiva hace referencia a si por ser la marca notoria o renombrada y existir riesgo de asociación en el mercado no es preciso la identidad o similitud de productos.

La Ley 1.988 no define [a diferencia de lo que sucede con la LM de 2.001] la marca notoria y la renombrada, -ésta ni siquiera es tomada en cuenta, aunque se aprecian alusiones a la misma-, si bien en la doctrina, en sintonía con el Derecho Comunitario, se configuraban diciendo que marca notoria "es la conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada y eventualmente figura registrada", y que marca renombrada "es la que goza de difusión y prestigio entre le inmensa mayoría de la población", por lo que la primera atiende al conocimiento con los que se relacionan con el producto, en tanto la renombrada lo hace en relación con el público en general. La distinción no es trascendente para la cuestión concreta planteada porque en todo caso la Ley de 1.988 sujeta las acciones de violación del derecho de marca al principio de la especialidad, por lo que es necesaria la identidad o similitud de los productos. Las alusiones legales a la marca de renombre se reducen a los arts. 13,c) -"no podrán registrarse como marcas los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados"- y 38 -que a propósito de la indemnización de daños y perjuicios establece que para su fijación "se tendrá en cuenta la notoriedad y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento que comenzó la violación"-, pero dichos preceptos no excluyen que, para el ejercicio de las acciones de violación -arts. 35 y siguientes-, habrá de concurrir la especialidad porque así lo establece claramente el art. 31, apartado 1, al disponer que "el titular de la marca registrada podrá ejercitar las acciones del art. 35 de la presente Ley frente a los terceros que utilicen en el tráfico económico, sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante para distinguir productos o servicios idénticos o similares cuando la semejanza entre los signos y la similitud entre productos y servicios pueda inducir a errores". Nada dicen en otro sentido los arts. 12.1,a) y 4.4 LM , también citados en el motivo, pues la referencia del primero a "productos o servicios idénticos o similares" es tanto para cuando puedan "inducir a confusión en el mercado" como "generar un riesgo de asociación con la marca anterior", y sin que permita un criterio diferente la diversidad terminológica de los arts. 12.1,a) -que habla de "inducir a confusión"- y 31.1 -que se refiere a que pueda "inducir a errores"-. Y por lo que respecta al apartado cuatro del art. 4 LM , -por cierto, precepto disímil de la Directiva Comunitaria 89/104, del Consejo, de 21 de diciembre de 1.988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, y que ya no recoge la LM de 2.001-, la alusión en el mismo al riesgo de asociación lo es a efectos del uso parcial, y no en el sentido de exclusión del principio de especialidad por el riesgo de asociación como se pretende en el motivo.

Por lo expuesto, el planteamiento de esta primera perspectiva no prospera, y ello conlleva el examen de la segunda.

La segunda perspectiva hace referencia a si entre los productos de las marcas de la actora y de la demandada BAYERISCHE MILCHUNION GMBH existe identidad o similitud que permita apreciar un riesgo de confusión en los consumidores, o un riesgo de asociación acerca de la misma procedencia empresarial.

Aún cuando en principio el tema suele presentarse como cuestión de hecho, con la especial problemática que plantea a efectos de casación, sin embargo, habida cuenta que la "similitud" es un concepto jurídico indeterminado, para actuar con rigor en la materia es preciso distinguir las apreciaciones fácticas que permiten sentar la existencia o no de identidad o similitud, y la significación jurídica en tal sentido de la base fáctica fijada. Aplicando esta doctrina al caso, la Sala, teniendo en cuenta que nos hallamos ante productos alimenticios destinados al consumo humano, que incluso pertenecen a la misma familia, se venden en los mismos establecimientos, e incluso en las mismas zonas o departamentos, y tienen los mismos consumidores potenciales, y sobre todo la absoluta identidad -homonimia- del signo distintivo, que acentúa el riesgo de asociación, determinante de confusión, en relación con el origen productivo o procedencia empresarial, ( SSTJCE 29 septiembre 1.998, Asunto CANON; 22 junio 1.999, LLOYD; 22 junio 2.000, marca MODE ), por todo ello, no comparte el criterio de la sentencia recurrida.

La apreciación resulta reforzada por una doble consideración. Por un lado, la apreciación de "similitud" de los productos, aquí comprendidos en las marcas en litigio, en la Resolución de la Oficina de Armonización del Mercado Interior comunitario (OAMI) dictada en Alicante el 25 de enero de 1.999 que rechaza la solicitud de marca comunitaria formulada por Nutrexpa S.A.; y, por otro lado, singularmente, que la entidad Bayerische Milchversorgung GMBH Nürnberg, -del mismo grupo empresarial que la demandada, según resulta de autos-, se opuso a dicha concesión con base en la "identidad" de los productos, por lo que resulta contradictorio el distinto comportamiento observado, según se trate del mercado español o alemán. La anterior doble apreciación, -por lo demás "a mayor abundamiento"- resulta de un documento que, aunque acompañado con el escrito del recurso de casación, puede ser valorado sin riesgo del principio de contradicción y conexos de defensa e igualdad de armas al poder ser combatido en el trámite de oposición o impugnación al recurso.

Como consecuencia de la segunda perspectiva examinada el motivo se estima.

En el motivo segundo se acusa infracción de los arts. 36, 37 y 38 de la Ley de Marcas sobre daños y perjuicios por su no aplicación .

En el cuerpo del motivo se alega que NUTREXPA cumplió lo estipulado en el art. 37 LM poniendo en conocimiento de las codemandadas los datos relativos a sus marcas y requiriéndoles para que cesaran en el uso de la marca "PALADÍN" y retirar del mercado sus productos. Asimismo se aduce que es posible cuantificar en ejecución de sentencia los daños dado que Bayerische Milchunion GMBH remitió lista de productos con marca PALADIN manifestando que el volumen de ventas anual es de 1,3 millones de marcos alemanes, cuyas ventas son ilícitas y comportan beneficios ilícitos. También se señala que, de acuerdo con el art. 38 LM , son reembolsables como daños y perjuicios los gastos que Nutrexpa, S.A. ha tenido como consecuencia de la violación para investigación de la misma, así como los gastos de requirimientos notariales. Y finalmente se afirma que el sólo hecho de la violación de la marca lleva la existencia del daño con la obligación de indemnizarlo en la cuantía a fijar en ejecución de sentencia.

El motivo se desestima por las razones siguientes:

1. La posible aplicación -según los casos- de la doctrina "in re ipsa" a la indemnización de daños y perjuicios en materia de Derecho Marcario no supone que baste para deferir la cuestión a ejecución de sentencia, pues es preciso señalar los conceptos a indemnizar y los datos para fijar la indemnización;

2. La remisión a ejecución de sentencia no puede aplicarse a la determinación de la existencia de la obligación de indemnizar, ni a la apreciación en el caso de la doctrina "in re ipsa". Tal remisión sólo puede tener lugar para la fijación de las bases y/o de la cuantía únicamente cuando una y otra no se pueden acreditar en el curso del proceso declarativo. Así resulta con claridad meridiana del art. 360 LEC y doctrina reiterada de este Tribunal;

3. La sentencia recurrida resalta la absoluta falta de prueba en la materia, y frente a ello no resultan consistentes las alegaciones del motivo, pues se limitan a meras afirmaciones en sentido contrario desprovistas de fundamentación, sin que en absoluto sea función del tribunal casacional examinar el contenido de los autos para averiguar la concurrencia de posibles razones que puedan servir de soporte a las referidas afirmaciones; y,

4. Las referencias a los conceptos a indemnizar como daños deben hacerse en los escritos de alegaciones de ser posible, y en otro caso en el curso del proceso, sin que puedan suscitarse "ex novo" en casación donde no es posible atacar su realidad y cuantía, debiendo insistirse en que no cabe dejar para ejecución de sentencia lo que se pudo acreditar durante el proceso, por lo que no se pueden tomar en cuenta los gastos a que se hace referencia en el motivo.

En el tercer motivo se denuncia infracción, por inaplicación, de los arts. 4.4 y 53 de la Ley de Marcas .

El motivo se dirige a combatir la declaración de caducidad de la marca de la actora PALADÍN nº 963.607 que se efectuó en virtud de la reconvención formulada por "BAYERISCHE MILCHUNION GmbH". En el cuerpo del motivo se argumenta que se "considera erróneo que la sentencia establezca, de la prueba practicada, que la marca no ha sido usada".

El motivo debe estimarse.

La sentencia recurrida parte de la base de que ninguno de los productos respecto de los que se practicó prueba relativa al uso de la marca resulta amparado por la marca cuya caducidad se interesa, sino por las otras dos cuyo registro tiene también la parte reconvenida, ya que ninguno de ellos es susceptible de incluirse en "la leche y productos derivados de la leche", aunque precisen el mismo para su apreciación.

Sin embargo la resolución recurrida no da ninguna explicación acerca de por qué no aplica el apartado 4 del art. 4º LM , a pesar de que la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia, después de aludir a la interpretación del precepto, -por cierto, de compleja inteligibilidad- y recoger la opinión de un relevante tratadista y la postura de la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial (que después habría de conocer de la apelación), discrepa de ésta diciendo "consideramos que la finalidad práctica del 4.4 no es otra que extender los efectos del uso real de una marca (o el elemento central de una marca) para un producto determinado de una clase a los productos similares o de otras clases amparados por marcas que no tienen uso real e impedir así la caducidad de las mismas por no uso, razón por la cual la interpretación señalada [se refiere a la SAP, Sección 15ª Barcelona, de 22 de octubre de 1.996 citada por la demandada reconviniente] conlleva dejar sin contenido al precepto, hecho que debe llevarnos a rechazarla".

La interpretación de la Sentencia de la AP citada [y que parece mantener la recurrida al menos implícitamente] consiste en que "no es el uso de otra marca, aunque identifique productos o servicios similares o aptos para producir riesgo de asociación, lo que el art. 4.4 define como uso parcial, enervante de la acción de caducidad, sino el uso de la misma marca en relación con tales productos o servicios". Por lo tanto no es aplicable el 4.4 cuando, como en el presente caso, no existe el uso parcial de una marca sino el uso total de otras dos respecto de productos de otra clase.

No es ese el criterio de la doctrina especializada, para quien "el uso efectivo y real de una marca para un producto o servicio determinado extiende sus efectos a las marcas registradas para ulteriores clases siempre que se demuestre que existe similitud entre los productos pertenecientes a estas clases y el producto con el cual se llevó a cabo el uso efectivo o real de la marca, o a productos respecto de los cuales la utilización de la misma marca por un tercero podría dar lugar a riesgo de asociación por los consumidores respecto del origen de unos y otros". Lo relevante para la inteligibilidad del precepto es atender al signo que se registra para varias marcas. Como señala un autor "en los casos en que un signo fuere registrado como marca para distinguir varios productos o servicios de una misma clase o fuere registrado como distintas marcas autónomas para distintas clases, la Ley de Marcas de 1.988 , partiendo del modelo tradicional francés de regulación del uso parcial, al que incluso superaba en generosidad, extendía los efectos del uso parcial de la marca no sólo a los productos o servicios sobre los que efectivamente se había usado, sino también a aquellos inscritos que estaban inscritos en la misma clase del nomenclátor internacional [o a productos o servicios] que eran similares, o [a productos o servicios] en relación con los cuales la utilización de la misma marca por un tercero podía dar lugar a riesgo de asociación por los consumidores respecto del origen de unos y otros".

Esta Sala comparte el criterio de la doctrina especializada, pues sólo con él resultan explicables las dos alternativas finales del precepto, en relación con la primera alternativa circunscrita a la misma clase del nomenclátor internacional, y estima de aplicación la norma de que se trata al caso que se enjuicia, con exclusión de la caducidad prevista en el art. 53.a) LM , sobre la base de una triple apreciación: a) que aunque la marca que se pretende declarar caducada nº 963.607 es mixta, sin embargo el elemento prevalente es el denominativo PALADÍN, por lo que el signo es prácticamente idéntico al de las otras dos usadas; b) que el signo registrado como marca PALADIN es de notoriedad conocida en España; y, c) que son aplicables las dos alternativas relativas a productos similares y, sobre todo, a riesgo de asociación del inciso final del apartado del art. 4º, por lo que resulta irrelevante la distinta clase del nomenclátor.

Finalmente, procede señalar que la discordancia, ya aludida, entre el régimen jurídico del art. 4º.4 de la Ley de Marcas de 1.988 y la Directiva Comunitaria (art. 10.1 ) resulta irrelevante en el caso porque, con independencia de si debe o no prevalecer la norma interna en cuanto establece un efecto más beneficioso en virtud de la mayor amplitud del precepto frente al carácter más restrictivo de la norma comunitaria, en cualquier caso no se planteó en el proceso, ni en casación, un hipotético efecto directo horizontal como consecuencia de la no trasposición en plazo de la Directiva, y no ser de aplicación en el marco de una eficacia indirecta por vía interpretativa

La desestimación de los dos motivos del recurso de casación de UNION QUESERA EUROPEA S.L. conlleva la declaración de no haber lugar al mismo, con imposición a la parte recurrente de las costas en él causadas, de conformidad con lo establecido en el art. 1.715.3 LEC .

La estimación de los motivos primero y tercero del recurso de casación de NUTREXPA, S.A. conlleva la declaración de haber lugar al mismo, la casación y anulación de la sentencia recurrida y la asunción de la instancia, de conformidad con lo establecido en el art. 1.715.1.3ª LEC . En función de segunda instancia procede adoptar los acuerdos siguientes: 1. Declarar que la actuación de las demandadas Bayerische Milchunión GMBH y Unión Quesera Europea S.L. ofreciendo y/o comercializando y/o haciendo propaganda en España de quesos y/o productos derivados de la leche distinguidos con la marca "Paladín" constituye una violación del derecho exclusivo derivado de las marcas "PALADIN", de la actora, nºs. 963.607, cl. 29ª, 144.969 y 963.608, cl. 30ª, por lo que se le condena a cesar inmediatamente de importar, almacenar, comercializar, y hacer propaganda en España con la marca "Paladín" en relación con los quesos y productos derivados de la leche, y también se les condena a retirar del tráfico económico en España los productos de que se trata y en especial quesos, así como sus embalajes y material publicitario, en los que figure la denominación "Paladín", y acordamos también la publicación a costa de las demandadas la parte dispositiva de la sentencia en un periódico de difusión nacional, todo ello de conformidad con los artículos expresados en el fundamento de derecho cuarto, y en especial los arts. 31, 35 y 36, a), c) y d); 2. Se desestima en lo restante la demanda, salvo en la parte en que fue estimada en la sentencia de apelación, la cual se refiere sustancialmente a la leche, en tanto el apartado anterior lo hace a los quesos y productos lácteos en general. La desestimación respecto de la indemnización de daños y perjuicios se fundamenta en que, habiendo optado la entidad demandante por el criterio del art. 38.2, b) relativo a "los beneficios que haya obtenido el infractor por consecuencia de la violación" (escrito de demanda, fs. 20 y 31 de autos), aún cuando constan en las actuaciones las ventas de queso Paladín, sin embargo la apreciación de la incompatibilidad de las marcas era dudosa, como lo revelan los distintos criterios de las instancias, y de esta Sala respecto de la de apelación, por lo que no resulta razonable la condena solicitada. 3. Se desestima la demanda reconvencional formulada por BAYERISCHE MILCHUNION GmbH contra NUTREXPA S.A., por lo que se declara no haber lugar a declarar la caducidad por falta de uso de la marca registrada a nombre de la reconvenida con el nº 963.607, cl. 29ª; 4. Por lo que respecta a las costas de la demanda principal no procede hacer especial imposición en las de las instancias, de conformidad con lo establecido en los arts. 523, párrafo segundo, y 710, párrafo segundo, LEC ; 5. En cuanto a las costas de la reconvención deben ser abonadas, las de las dos instancias, por BAYERISCHE MILCHUNION S.A., sin que sea preciso razonamiento alguno por ser de aplicación el principio del vencimiento objetivo -"victus victori"-, de los arts. 523, párrafo primero, y 710, párrafo segundo, LEC ; 6. En lo que atañe a las costas de la casación, las causadas en el recurso de NUTREXPA, S.A. deben correr a cargo de cada parte las por ella causadas (art. 1.715.2 LEC ), y las causadas por el recurso de UNION QUESERA EUROPEA S.L. se imponen a la parte recurrente, conforme al apartado 2 del art. 1.715 LEC .

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

Que declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la Procuradora Dña. Rosa Sorribes Calle en representación procesal de UNION QUESERA EUROPEA S.L. contra la Sentencia dictada por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona el 26 de mayo de 1.999, en el Rollo nº 1.403 de 1.997 , y condenamos a la parte recurrente al pago de las costas causadas en el recurso.

Que declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Procurador Dn. Antonio Mª. Alvarez-Buylla Ballesteros en representación procesal de la entidad mercantil NUTREXPA S.A. contra la Sentencia dictada por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona de 26 de mayo de 1.999, en el Rollo nº 1.403 de 1.997 , la cual casamos y anulamos, sustituyendo su parte dispositiva por lo siguiente:

1. Estimamos parcialmente la demanda deducida por NUTREXPA S.A., y declaramos que la actuación de las demandadas ofreciendo, comercializando y haciendo propaganda en España de leche, quesos y demás productos lácteos distinguidos con la marca Paladín constituye una violación del derecho exclusivo derivado de las marcas de la actora "PALADIN" nºs. 963.607, cl. 29ª, 144.969 y 963.608, cl. 30ª, por lo que se le condena a cesar inmediatamente de importar, almacenar, comercializar y hacer propaganda en España de dichos productos con la marca PALADIN, sóla o acompañada de otras marcas o denominaciones, y asimismo se condena a las demandadas a retirar del tráfico económico en España los quesos y productos lácteos, así como sus embalajes y material publicitario, en los que figure la denominación "Paladín", y acordamos publicar a costa de dichas demandadas la parte dispositiva de la sentencia en un periódico de difusión nacional.

2. Se desestima en todo lo restante la demanda de NUTREXPA, S.A.

3. No se hace especial imposición en las costas causadas en ambas instancias en cuanto a la demanda principal; debiendo cada parte pagar las por ella causadas en lo que hace referencia al recurso de casación de NUTREXPA, S.A.; y,

4. Se desestima la demanda reconvencional formulada por BAYERISCHE MILCHUNION GmbH, a la que se le imponen las costas causadas en ambas instancias respecto de dicha reconvención.

PUblíquese esta resolución con arreglo a derecho, y devuélvanse a la Audiencia los autos originales y rollo de apelación remitidos con testimonio de esta resolución a los efectos procedentes.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Juan Antonio Xiol Ríos.- Jesús Corbal Fernández.- Vicente Luis Montés Penadés.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jesús Corbal Fernández, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.