STS 1016/2007, 8 de Octubre de 2007

Con fecha 5 de marzo de 1998 se presentó demanda interpuesta por la compañía mercantil EURO SEATING INTERNACIONAL S.A. contra la Sociedad Cooperativa Obrera Ezcaray solicitando se dictara sentencia con los siguientes pronunciamientos: "Se declare: a) Que EURO SEATING INTERNATIONAL, S.A. en cuanto titular registral del Modelo de Utilidad nº 9600706 posee derecho exclusivo y excluyente a la fabricación, comercialización y ofrecimiento del objeto industrial del citado Modelo de Utilidad.

2. Que la demandada SOCIEDAD COOPERATIVA OBRERA EZCARAY fabrica, ofrece y comercializa productos bajo las denominaciones de venta "Centenario Mod. P.A." y/o "Príncipe" diversos modelos de butaca que incorporan palas antipánico coincidentes esencialmente con el Modelo de Utilidad nº 9600706, incidiendo en violación de los derechos exclusivos que ostenta la actora sobre dicho modelo registrado;

3. Que la demandada ha cometido actos de competencia desleal por objetiva contrariedad a las exigencias de la buena fe y/o denigración y/o explotación de la reputación ajena;

4. Que la comisión de los actos reseñados en anteriores incisos viene irrogando lesión económica a la actora, que debe de ser resarcida mediante la indemnización de daños y perjuicios que por los conceptos de lucro cesante y daño emergente, tanto material como moral, sean objetos de cuantificación en periodo de ejecución de sentencia.

Y conforme a dichas declaraciones condene a la demandada:

1. - Al cese inmediato en la fabricación de palas antipánico "Centenario Mod. P.A." y/o "Príncipe" y/o cualquier otra denominación fabril o comercial, que reproduzcan las características reivindicadas por el Modelo de Utilidad nº 9600706.

2. - A la abstención inmediata y para lo sucesivo en la fabricación, ofrecimiento, comercialización o utilización en cualquier forma y bajo cualquier denominación del objeto protegido como Modelo de Utilidad nº 9600706.

3. - Al embargo de los medios exclusivamente destinados a la fabricación del producto infractor y de todas las existencias de productos ejecutados con arreglo al antedicho Modelo de utilidad, y la retirada del mercado de cualquier material publicitario, catálogos o listas de precios que comporten ejecuciones violatorias del reiterado Modelo de Utilidad. 4.- Al cese y abstención en cualesquiera de los actos de competencia desleal cometidos en detrimento de la actora.

5. - Al pago de la indemnización de los daños y perjuicios causados a la actora, cuya indemnización comprenderá tanto los daños y perjuicios de índole material y moral sufridos, como la ganancia dejada de obtener por la empresa actora, en la cuantía que se concrete en periodo de ejecución de sentencia.

6. - A la publicación a costa de la demandada de la sentencia condenatoria que recaiga en los presentes autos, tanto en el periódico de máxima tirada en la Comunidad de La Rioja como en la revista especializada del sector que designe la actora, así como la notificación de dicha sentencia a los clientes de la compañía demandada que hayan recibido suministros y/o ofertas de copias violatorias de cuanto constituye objeto del Modelo de Utilidad nº 9600706.

7. - Al pago de las costas procesales causadas en este procedimiento."

Turnada la demanda al Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Logroño, dando lugar a los autos nº 85/98 de juicio declarativo ordinario de menor cuantía, y emplazada la demandada, ésta compareció y contestó a la demanda solicitando su desestimación con imposición de costas a la actora y, además, formuló reconvención interesando se declarase la nulidad de la protección del modelo de utilidad nº 9600706/0 registrado en favor de la reconvenida, con todas las demás consecuencias legales inherentes a tal declaración y con expresa imposición de costas a la entidad reconvenida.

Contestada la reconvención por la parte actora-reconvenida pidiendo su absolución de la misma con imposición de costas a la demandada-reconviniente, recibido el pleito a prueba y seguido por sus trámites, el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del mencionado Juzgado dictó sentencia con fecha 8 de enero de 1999 cuyo Fallo es del siguiente tenor literal: "Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora Sra. Purón, en representación de EURO SEATING INTERNATIONAL S.A., contra la SOCIEDAD COOPERATIVA OBRERA EZCARAY, representada en autos por el Procurador Sr. Salazar y desestimando la reconvención por esta última formulada debo declarar y declaro: a) El derecho exclusivo y excluyente de la actora, Euro Seating International S.A., como titular registral del Modelo de Utilidad nº 9600706, a la fabricación, comercialización y ofrecimiento del objeto industrial del citado Modelo de Utilidad.

2. Que la demandada Sociedad Cooperativa Obrera Ezcaray viene fabricando, ofreciendo y comercializando productos bajo las denominaciones de venta "Centenario Mod. P.A. y Príncipe" diversos modelos de butaca que incorporan palas antipánico coincidentes esencialmente en su mecanismo con el Modelo de Utilidad nº 9600706, incidiendo con ello en la violación de los derechos exclusivos que ostenta la actora sobre dicho modelo registrado.-c) Con la comisión de tales actos se vienen irrogando perjuicios a la actora, generándose en consecuencia la obligación de su resarcimiento a través de la correspondiente indemnización, que podrá ser cuantificada y fijada en fase de ejecución de sentencia.

Consecuentemente a tales declaraciones, debo condenar y condeno a referida demandada a, estando y pasando por las anteriores declaraciones. 1º.- Al cese inmediato en la fabricación de palas antipánico en los modelos "Centenario Mod. P.A. y Príncipe", o en cualquier otra denominación fabril o comercial, que reproduzcan las características reivindicadas por el Modelo de Utilidad nº 9600706, con abstención inmediata y para lo sucesivo en la fabricación, ofrecimiento, comercialización o utilización, en cualquier forma y bajo cualquier denominación, del objeto protegido como Modelo de Utilidad nº 9600706.-2º.- Al embargo de los medios exclusivamente destinados a la fabricación del producto infractor así como de todas las existencias de productos ejecutados con arreglo al referido Modelo de Utilidad y que puedan hallarse en las dependencias de la demandada, así como a la retirada del mercado de cualquier material publicitario, catálogo o lista de precios que comporten ejecuciones violatorias del reiterado Modelo.-3º.- Al pago de la indemnización de los daños y perjuicios que hayan podido causarse a la actora por tales hechos infractores, en la cuantía que se concretará y fijará en fase de ejecución de sentencia y que se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en los arts. 66 y ss. de la Ley de Patentes .

4º.- A la publicación a costa de la demandada de la presente resolución, que se llevará a cabo en un periódico de los de máxima tirada en esta Comunidad, así como en una de las revistas o publicaciones especializadas del ramo, a elección de la actora.

Se imponen a la demandada la totalidad de las costas causadas en el presente procedimiento."

Interpuesto por la demandada-reconviniente contra dicha sentencia recurso de apelación, que se tramitó con el nº 74/99 de la Audiencia Provincial de Logroño, dicho Tribunal dictó sentencia en fecha 4 de julio de 2000 con el siguiente fallo: "Que debemos estimar y estimamos en parte el recurso de apelación interpuesto por la Sociedad Cooperativa Obrera Ezcaray, revocando la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número Ocho de Logroño, de fecha 8 de enero de 1999, y en su lugar procede desestimar íntegramente la demanda interpuesta por EURO SEATING INTERNATIONAL S.A. contra la referida recurrente a la que se absuelve en todas las peticiones deducidas en su contra, con imposición de la costas causadas por dicha pretensión en la primera instancia; en todo lo restante procede la confirmación de la sentencia recurrida, en particular en la desestimación de la demanda reconvencional, con imposición de las costas causadas en su tramitación a la parte 29 de junio de 2000 demandada-reconviniente.

Con relación a las costas causadas en la segunda instancia no se hace expresa imposición"

El siguiente día 8 se dicto por el mismo tribunal Auto de aclaración de la referida sentencia con la siguiente parte dispositiva: "Que debemos de aclarar y aclaramos la sentencia nº 366 de 2.000, en el Rollo de apelación nº 74/99, dimanante del Juicio de Menor Cuantía nº 85/98, dimanante del Juzgado de 1ª Instancia nº 8 de Logroño, en el sentido de rectificar el error material padecido en el fallo de la misma, donde dice: "...con imposición de las costas causadas en su tramitación a la parte 29 de junio de 2.000 demandada reconviniente."; debe decir: "...con imposición de las costas causadas en su tramitación a la parte demandadareconviniente".

Anunciado recurso de casación por la actora-reconvenida contra la sentencia de apelación, el Tribunal de instancia lo tuvo por preparado y dicha parte, representada por la Procuradora Dª María del Carmen Ortiz Cornago, lo interpuso ante esta Sala articulándolo en cinco motivos formulados al amparo de art. 1692 LEC de 1881, ordinal 3º el motivo primero y ordinal 4º los restantes: el motivo primero por infracción de los arts. 372 de dicha ley procesal y 248.3 LOPJ así como de su jurisprudencia concordante; el segundo por infracción de los arts. 1249 y 1253 CC y su jurisprudencia concordante; el tercero por infracción de los arts. 1214, 1218 y 1220 CC y 597 LEC de 1881 en remisión al art. 54 de la Ley de Patentes ; el cuarto por infracción de los arts. 1248 CC y 659 LEC de 1881 en relación con el art. 54 de la Ley de Patentes y jurisprudencia concordante; y el quinto por infracción del art. 54 de la Ley de Patentes .

Personada la demandada-reconviniente como recurrida por medio de la Procuradora Dª María Rodríguez Puyol, evacuado por el Ministerio Fiscal el trámite del art. 1709 LEC proponiendo la inadmisión de los motivos primero, tercero y cuarto y admitido el recurso por Auto de 23 de septiembre de 2003, la mencionada parte recurrida presentó su escrito de impugnación solicitando se declarase no haber lugar al recurso con expresa imposición de costas a la parte recurrente.

Por Providencia de 28 de junio del corriente año se nombró ponente al que lo es en este trámite y se acordó resolver el recurso sin celebración de vista, señalándose para votación y fallo el 18 de septiembre siguiente, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. FRANCISCO MARÍN CASTÁN

El litigio causante de este recurso de casación fue promovido por una compañía mercantil que, dedicada a la fabricación y comercialización de toda clase de sillas y butacas, era titular del modelo de utilidad nº 9600706, invención consistente en un mecanismo mejorado para las denominadas palas antipánico instaladas en los reposabrazos de diversos modelos de butaca para permitir, en su posición de uso u horizontal, una superficie plana sobre la que poder escribir, al tiempo que en su posición escamoteada o vertical no obstaculizan la movilidad del usuario y por tanto facilitan la evacuación del recinto en caso de emergencia.

La demanda se dirigió contra una sociedad cooperativa obrera que habría copiado servilmente dicho mecanismo mejorado incorporándolo a las butacas que fabricaba y comercializaba, con el consiguiente perjuicio para la actora, y lo pedido era la declaración del derecho exclusivo y excluyente de esta última a fabricar, comercializar y ofrecer el objeto industrial del modelo de utilidad en cuestión; la declaración de que la demandada fabricaba, ofrecía y comercializaba diversos modelos de butaca que incorporaban palas antipánico sustancialmente coincidentes con el modelo de utilidad de la actora; la declaración de que la demandada había cometido actos de competencia desleal; la declaración de existencia de daños y perjuicios indemnizables; la condena de la demandada a cesar en la fabricación de las palas antipánico que reprodujeran las características reivindicadas por el modelo de utilidad de la actora; su condena a que se abstuviera de fabricarlas, ofrecerlas, comercializarlas o utilizarlas; su condena a embargarle tanto los medios destinados a fabricar el producto infractor como las existencias de los productos fabricados con arreglo al modelo de utilidad de la actora, así como a retirar del mercado cualquier material publicitario, catálogo o lista de precios de tales productos; su condena al cese y abstención en los actos de competencia desleal; su condena a indemnizar los daños y perjuicios causados a la demandante; y su condena a la publicación de la sentencia condenatoria.

La demandada, en su escrito de contestación a la demanda, no sólo interesó la desestimación de ésta sino que, además, formuló reconvención para que se declarase la nulidad de la protección del modelo de utilidad de la actora, fundamentalmente por su falta de novedad al venir fabricándose y comercializándose desde antes de la solicitud del certificado de protección por la demandante inicial.

La sentencia de primera instancia desestimó la reconvención y estimó la demanda en cuanto fundada en la Ley de Patentes, razonando en cuanto a las pretensiones fundadas en la Ley de Competencia Desleal que, en realidad, también se estimaban, aunque tal estimación quedaba subsumida en la de la declaración de violación de los derechos de la actora-reconvenida, por lo cual imponía la totalidad de las costas a la demandada-reconviniente. Razón causal de su fallo fue, básicamente, que la demandada-reconviniente no había logrado acreditar que fabricara y comercializara butacas con el mecanismo mejorado de que se trata antes de que la actora- reconvenida solicitara el certificado de su protección como modelo de utilidad, pues la presentación en el año 1995 de una sola butaca con ese mecanismo a un organismo público por la demandadareconviniente no probaba el conocimiento y divulgación del mismo antes de la solicitud de su protección por la actora-reconvenida, ni tampoco justificaba la aplicación del art. 54 de la Ley de Patentes en favor de la demandada-reconviniente al no constar siquiera la existencia de preparativos o proyectos serios para explotar el mecanismo en cuestión.

Interpuesto recurso de apelación por la demandada-reconviniente, el tribunal de segunda instancia lo estimó en parte para, de un lado, dejar sin efecto la imposición de las costas de la demanda inicial a dicha apelante, ya que no se habían estimado las pretensiones de tal demanda fundadas en la Ley de Competencia Desleal; y de otro, desestimar también las pretensiones de la demanda inicial fundadas en la Ley de Patentes por considerar que su art. 54 amparaba a esa misma parte apelante. Se mantenía sin embargo la desestimación total de la reconvención, con base en el art. 145.1 de la propia Ley de Patentes, porque la mera remisión de un prototipo a un organismo público antes de la solicitud del certificado de protección del modelo de utilidad por la actora-reconvenida no era encuadrable en el concepto de divulgación en España que pudiera privar de novedad a su invención. Fundamento básico de la sentencia de apelación para aplicar el art. 54 de la Ley de Patentes en favor de la demandada-reconviniente, con el consiguiente menoscabo del derecho de exclusiva de la actora-reconvenida, es la valoración de la prueba pericial, de la que resultaría la similitud manifiesta entre el modelo de utilidad de la actora-reconvenida y el mecanismo incorporado a una butaca remitida como muestra a la Junta de Andalucía por la demandada-reconviniente, antes de la solicitud de certificado por la otra parte litigante, con ocasión de un concurso para la adquisición de diverso material mobiliario convocado por dicha Junta.

Contra la sentencia de apelación recurre en casación la actora-reconvenida mediante cinco motivos formulados al amparo del art. 1692 LEC de 1881, ordinal 3º el primer motivo y ordinal 4º los demás.

El primer motivo, fundado en infracción de los arts. 372 LEC de 1881 y 248.3 LOPJ, así como de su "jurisprudencia concordante", ha de ser desestimado porque, so pretexto de una falta de motivación de la sentencia impugnada, lo que materialmente plantea es la disconformidad de la parte recurrente con la valoración de la prueba pericial por el tribunal sentenciador y, más concretamente, con que éste de por buena la rotunda respuesta del perito a la única explicación pedida por la demandadareconviniente, en el acto de ratificación de su informe, sobre la época de fabricación del mecanismo incorporado a la butaca que esa misma parte presentó a la Junta de Andalucía.

Por tanto, lo que se reprocha al tribunal no es en realidad una falta de motivación, pues claro está que la aplicación del art. 54 de la Ley de Patentes en favor de la demandada-reconviniente se funda en la prueba pericial y que el perito dictaminó precisamente lo mismo que el tribunal da por probado, sino que la valoración de dicha prueba haya sido acrítica o no lo suficientemente crítica, materia que nada tiene que ver con el deber de motivación de las sentencias ni tampoco con el "error jurídico que, conculcando normas esenciales del procedimiento civil, causa la efectiva indefensión que proscribe el art. 238.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ", denunciado también en el alegato del motivo, máxime cuando precisamente a petición de la parte hoy recurrente el perito explicó en aquel mismo acto el método seguido para contrastar las fechas en que la butaca de muestra fue presentada a la Junta de Andalucía con ocasión de la convocatoria de concurso para la adquisición de mobiliario.

La misma suerte desestimatoria ha de correr el segundo motivo del recurso, fundado en infracción de los hoy derogados arts. 1249 y 1253 CC y su jurisprudencia concordante porque, según la parte recurrente, el tribunal sentenciador habría recurrido "a la prueba indiciaria o de presunciones para activar la aplicabilidad de un instituto tan excepcional y restrictivo en propiedad industrial como el dimanante del art.

54.1 de la Ley de Patentes ", ya que, en primer lugar, es doctrina reiterada de esta Sala que bajo el régimen de la casación civil de la LEC de 1881 tras su reforma por la Ley 10/92 los preceptos citados no podían acumularse en un mismo motivo para impugnar la prueba de presunciones, y menos aún tras la reforma de dicha ley procesal por la Ley 10/92, al referirse el art. 1249 a los hechos base y el art. 1253 a la deducción lógica del tribunal (SSTS 27-2-92, 26-12-95, 15-3-96 y 31-12-98 entre otras muchas); y en segundo lugar, de lo razonado en el fundamento jurídico precedente resulta con toda evidencia que el tribunal aplica el art. 54.1 de la Ley de Patentes a partir de un hecho que considera demostrado por una prueba directa, la pericial, no en virtud de una presunción, siendo manifiesta la falta de consistencia del alegato del motivo cuando pretende que la presunción del tribunal resultaría del adverbio "también" al referirse a la presunción de buena fe de la parte demandada-reconviniente, pues claro está que semejante argumento responde a una indebida fragmentación de los razonamientos del tribunal sentenciador prescindiendo del contexto de la frase que aisladamente se destaca en el motivo y prescindiendo también, desde luego, de los razonamientos del tribunal sentenciador sobre la valoración de la prueba pericial.

No mejor suerte puede seguir el tercer motivo del recurso, fundado en infracción de los arts. 1214, 1218 y 1220 CC y 597 LEC de 1881 "en remisión al art. 54 de la Ley de Patentes y jurisprudencia concordante": en primer lugar, por ser doctrina reiterada de esta Sala que no cabe acumular en un mismo motivo cuestiones sustantivas y probatorias y, menos aún, la infracción de normas sobre una prueba determinada, como en este caso sería la documental, con la relativa a la regla distributiva de la carga de la prueba, dada la flagrante contradicción que ello comporta (SSTS 29-6-93, 16-6-95, 12-9-96, 23-3-98, 21-12-98 y 19-4-99 entre otras muchas); y en segundo lugar porque, como con toda claridad se desprende del alegato del motivo, lo que en realidad se plantea es la escasa fiabilidad del método seguido por el perito para determinar la época en que la demandada-reconviniente incorporó el mecanismo a sus butacas, es decir, que de nuevo viene a reprocharse al tribunal sentenciador una valoración acrítica de la prueba pericial, materia del todo ajena a las normas que en este motivo se citan como infringidas.

Por parecidas razones ha de ser desestimado el motivo cuarto, fundado en "infracción de los artículos 1248 del Código Civil y 659 LEC, en relación al artículo 54 de la Ley de Patentes y jurisprudencia concordante", ya que, de un lado, reincide en mezclar lo probatorio con lo sustantivo; de otro, esta Sala siempre declaró reiteradamente la inidoneidad de los citados arts. 1248 CC y 659 LEC de 1881, ambos hoy derogados, para sustentar un motivo de casación, por no estar sujeta la prueba testifical a regla legal de valoración (SSTS 31-1-92, 9-2-93, 15-12-94, 20-7-95, 15-3-96, 5-5-97, 5-11-98, 10-3-99 y 14-7-03 por citar solamente algunas); y finalmente, otra vez cuestiona la parte recurrente las conclusiones del perito criticando el método seguido por éste y las lagunas o insuficiencias resultantes, cuestión del todo ajena a las normas citadas como infringidas.

Finalmente, el quinto y último motivo del recurso, fundado en infracción del art. 54 de la Ley de Patentes, se articula con independencia de los demás para impugnar la sentencia recurrida por haber aplicado dicho precepto en favor de la demandada-reconviniente con base en "la mera exhibición de una sola butaca de muestra o prototipo, que sólo a partir del 19 de Agosto de 1996 [es decir, después de la solicitud del certificado de protección por la hoy recurrente] permitió -según prueba testifical y documental de adverso que esta parte ha reconocido- una efectiva explotación del producto".

Pues bien, tampoco este motivo debe ser estimado, porque aun prescindiendo de los diversos pasajes de su alegato en los que otra vez se discute la valoración de la prueba por el tribunal sentenciador, lo cierto es que la aplicación por éste del art. 54 de la Ley de Patentes no tiene como presupuesto de hecho "la mera exhibición de una sola butaca de muestra o prototipo" sino, lejos de ello, la presentación de esa muestra o prototipo a la Junta de Andalucía con ocasión de la convocatoria de un concurso destinado a la adquisición de mobiliario, hasta el punto de que, como en el propio alegato del motivo se viene a admitir, el prototipo "desencadenó el suministro de sólo 823 butacas instaladas en desconocidos centros universitarios de dicha Comunidad Autónoma", si bien puntualizando la parte recurrente que esto último ocurrió después del 18 de marzo de 1996 y calificando el prototipo de "presunto". En definitiva, la sentencia recurrida no infringió el art.

54.1 de la Ley de Patentes porque los hechos probados demuestran que los preparativos de la demandadareconviniente para explotar el mecanismo mejorado en cuestión fueron serios, ya que se incorporó a la butaca presentada con ocasión de la convocatoria de un concurso por una Administración autonómica, antes de la solicitud del certificado de protección por la hoy recurrente, y además fueron efectivos porque como consecuencia del concurso se suministraron más de ochocientas butacas que incorporaban dicho mecanismo. En suma, la parte recurrente ha dedicado la mayor parte de su recurso a impugnar la valoración de la prueba pericial por el tribunal sentenciador, pero no ha articulado ningún motivo que, fundado en infracción de los hoy derogados arts. 632 LEC de 1881 y 1243 CC, se ajustara a los muy rigurosos criterios de la jurisprudencia de esta Sala para, excepcionalmente, poder revisar en casación la valoración de la prueba pericial.

No estimándose procedente ninguno de los motivos del recurso, debe declararse no haber lugar al mismo y, conforme al art. 1715.3 LEC de 1881, imponer las costas a la parte recurrente.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español