STS 39/2008, 5 de Febrero de 2008

Con fecha 6 de abril de 1998 se presentó demanda interpuesta por la compañía mercantil italiana LUPATO ANTONIO EREDI SRL contra la mercantil Ricardo Luengo S.L. solicitando se dictara sentencia por la que: " l°) Declare que la fabricación y posterior venta del plato de abujardar piedra y mármol, realizado por la mercantil demandada, constituye una violación del derecho exclusivo que posee la demandante sobre la invención protegida por la Patente Europea nº 429893, concedida en fecha de 31 de enero de 1.996 y publicada en el Boletín Europeo de Patentes nº 5/1996, y posteriormente en el Boletín de la Propiedad Industrial español en fecha 16 de abril de 1996, en pleno vigor y eficacia en España a favor de LUPATO ANTONIO EREDI, SRL.

2. ) Condene a la mercantil demandada a estar y pasar por la anterior declaración.

3. ) Condene a la demandada RICARDO LUENGO, S.L. a cesar de manera inmediata en cualquier acto de fabricación, comercialización, exportación, etc. del Plato de Abujardar o cualquier otro producto que suponga una copia de la invención avanzada y protegida por la Patente Europea nº 429893.

4. ) Condene a retirar del mercado todo tipo de producto que reproduzca y copie el dispositivo protegido por los derechos registrales de mi mandante y en concreto los denominados en sus catálogos "Platos de Abujardar" modelos de referencias nº 250; 251; 252; 253; 254; 255 y 256.

5. ) Condene a retirar del mercado todo tipo de papelería, impresos, publicaciones, catálogos, vídeos y cualquier forma de publicidad o documento que haga mención al producto/s que violan la invención de la mercantil LUPATO A.EREDI SRL.-

6. ) Condene a la mercantil demandada a la indemnización de daños y perjuicios causados a la titular de la patente Europea nº 429893 y ello desde la fecha de 20 de Enero de 1992, fecha en que fue notificada en forma fehaciente, de la extensión de los derechos de la Patente de LUPATO ANTONIO ER.SRL. por mor de los artículos 59; 63; 64 Y 66 de la vigente Ley de Patentes.

7. ) Condene a publicar, a costa de la entidad demandada, la sentencia que se produzca en este procedimiento, de acuerdo con el art. 63 f) de la Ley de Patentes, al efecto de publicitar la ilegalidad de los platos de Abujardar comercializados por la mercantil demandada en clara violación de los derechos protegidos por la Patente Europea nº 429893. Todo ello con expresa imposición de las costas del procedimiento a la demandada."

Turnada la demanda al Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Zaragoza, dando lugar a los autos nº 308/98 de juicio declarativo ordinario de menor cuantía, y emplazada la demandada, ésta compareció y contestó a la demanda proponiendo las excepciones de falta de litisconsorcio pasivo necesario y falta de legitimación de la demandante, oponiéndose a continuación en el fondo y solicitando se acogieran dichas excepciones o, subsidiariamente, se desestimara íntegramente la demanda con expresa condena en costas de la actora.

Celebrada la comparecencia previa y dictado Auto el 29 de junio de 1998 dando lugar a la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario y concediendo a la parte actora el plazo de diez días para presentar en su caso escrito de ampliación de demanda contra Dª María Rosa, efectivamente se presentó tal escrito dentro del plazo indicado solicitando se tuviera por interesada acumulación de acciones al amparo del art. 156 LEC de 1881 y se dictara sentencia por la que: "1º) Declare la nulidad del Modelo de Utilidad nº 9200402, solicitado en fecha de 11/2/1992 por DÑA. María Rosa por carecer de novedad al estar anticipado por la invención protegida por la Patente Europea 429893.

2. ) Declara que la fabricación y posterior venta del plato de abujardar piedra y mármol, realizado en base al Modelo de Utilidad 9200402, constituye una violación del derecho exclusivo que posee la demandante.

3. ) Condene a retirar del mercado todo tipo de producto que reproduzca y copie el dispositivo protegido por los derechos registrales de mi mandante y fabricados en base al Modelo de Utilidad 9200402.

4. ) Condene a retirar del mercado todo tipo de papelería, impresos, publicaciones, catálogos, vídeos y cualquier forma de publicidad o documento que haga mención al producto/s que violan la invención de la mercantil LUPATO A.EREDI SRL.-

5. ) Condene a la titular del M.U. 9200402 a la indemnización de daños y perjuicios causados a la titular de la patente Europea nº 429893.

6. ) Condene a publicar, a costa de la entidad demandada, la sentencia que se produzca en este procedimiento, de acuerdo con el art. 63 f) de la Ley de Patentes, al efecto de publicitar la ilegalidad de los platos de Abujardar fabricados amparándose en el Modelo atacado.

Todo ello con expresa imposición de las costas procedimiento a la demandada."

Emplazada Dª María Rosa, ésta contestó a la demanda interesando su desestimación con expresa imposición de costas a la actora.

Recibido el pleito a prueba y seguido por sus trámites, la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del mencionado Juzgado dictó sentencia con fecha 2 de diciembre de 1999 cuyo Fallo es del siguiente tenor literal: "Que desestimando la demanda interpuesta por el Procurador Sra. Uriarte en representación de LUPATO ANTONIO EREDI, S.R.L. contra D. RICARDO LUENGO S.L. y Dª María Rosa, debo absolver y absuelvo a los demandados de todas las pretensiones deducidas en su contra. Con expresa imposición de las costas a la parte actora."

Interpuesto por la actora contra dicha sentencia recurso de apelación, que se tramitó con el nº 850/99 de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Zaragoza, dicho Tribunal dictó sentencia en fecha 6 de noviembre de 2000 desestimando el recurso, confirmando la sentencia apelada e imponiendo a la recurrente las costas de la apelación.

Anunciado recurso de casación por la actora-apelante contra la sentencia de apelación, el Tribunal de instancia lo tuvo por preparado y dicha parte, representada por el Procurador D. Felipe Ramos Cea, que luego sería sustituido por el Procurador D. Pablo Oterino Menéndez, lo interpuso ante esta Sala articulándolo en dos motivos formulados al amparo del ordinal 4º del art. 1692 LEC de 1881 : el primero por infracción de los arts. 143 y 146 de la Ley de Patentes y 69 del Convenio de 5 de octubre de 1973 sobre concesión de patentes europeas, así como del Protocolo interpretativo de este último precepto; y el segundo por infracción de la jurisprudencia de esta Sala.

Personadas conjuntamente las dos demandadas como parte recurrida por medio del Procurador D. Ramón Rodríguez Nogueira, evacuado por el Ministerio Fiscal el trámite del art. 1709 LEC con la fórmula de "visto" y admitido el recurso por Auto de 14 de noviembre de 2003, la mencionada parte recurrida presentó su escrito de impugnación solicitando se desestimaran los dos motivos del recurso, se ratificara la sentencia recurrida y se impusieran las costas a la recurrente.

Por Providencia de 22 de noviembre de 2007 se nombró ponente al que lo es en este trámite y se acordó resolver el recurso sin celebración de vista, señalándose para votación y fallo el 15 de enero siguiente, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. FRANCISCO MARÍN CASTÁN

El litigio causante de este recurso de casación versó sobre si el plato de abujardar piedra y mármol fabricado y comercializado por la mercantil demandada con autorización de la persona física codemandada, titular esta última del correspondiente modelo de utilidad concedido por la Oficina Española de Patentes y Marcas el 5 de mayo de 1993, violaba o no el derecho exclusivo de la actora sobre el plato de su invención, protegido por patente europea concedida por resolución de 31 de enero de 1996 tras haberse solicitado en 5 de junio de 1991. Consiste dicho plato, a grandes rasgos, en un dispositivo o mecanismo constituido por una placa discoidal provista de rodillos con varios puntos aguzados que, aplicada sobre una superficie lisa de piedra o cemento, la hace rugosa, como labrada con bujarda.

La sentencia de primera instancia desestimó íntegramente la demanda razonando, en esencia, que el modelo de utilidad controvertido no violaba la patente de la actora porque, según resultaba de la prueba practicada, aquél presentaba una innovación formal en el sistema de fijación de los rodillos, prescindiéndose de las guías radiales; esto simplificaba el proceso de fabricación del plato, disminuyendo su coste; y en fin, comportaba una actividad inventiva.

Interpuesto recurso de apelación por la parte demandante, el tribunal de segunda instancia lo desestimó razonando, fundamentalmente con base en la prueba practicada, que según el informe técnico de la Oficina Española de Patentes y Marcas el modelo de utilidad impugnado no estaba anticipado por la patente de la actora; que si bien este tipo de informes no tiene, según la jurisprudencia, un valor absoluto, también la sentencia de esta Sala de 20 de octubre de 1975 declaró que la protección registral no podía cerrar los caminos a la expresión del ingenio e inventiva de los particulares negando el estímulo al perfeccionamiento de todo modelo ya registrado; que la novedad del dispositivo registrado como modelo de utilidad implicaba una actividad inventiva y consistía en una distinta disposición de los soportes de los rodillos y un distinto encaje de tales soportes; que se daba, por tanto, una novedad estructural y formal que implicaba desarrollo de una regla técnica nueva; que mientras en el plato de la demandante debían mecanizarse las ranuras radiales de guía, en el de la demandada, en cambio, únicamente debían mecanizarse las parejas de taladros; que ello suponía un ahorro de tiempo y mecanización y, por tanto, una reducción de los costes de fabricación; y en fin, que por todo ello se daban los requisitos establecidos por la jurisprudencia para proteger el modelo de utilidad de la demandada, pues según esa misma jurisprudencia lo protegido por los modelos de utilidad son las mini-invenciones o pequeñas invenciones, bastando que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable en la configuración o estructuración de un objeto para su uso o fabricación.

Contra la sentencia de apelación recurre en casación la parte actora mediante dos motivos formulados al amparo del ordinal 4º del art. 1692 LEC de 1881.

El primer motivo se funda en infracción de los arts. 143 y 146 de la Ley de Patentes de 1986 y 69 del Convenio de 5 de octubre de 1973 sobre Concesión de Patentes Europeas, así como del Protocolo interpretativo de este último precepto. Según la parte recurrente dicho Protocolo habría sido "inexplicablemente pasado por alto por los juzgadores de inferiores instancias", porque en el informe pericial se dictamina que la patente de la actora protegería no únicamente un sistema de fijación tuerca-espárrago de los soportes de los rodillos a las guías de la placa sino también un sistema de fijación mediante tornillos, que lleva consigo una modificación de los soportes de rodillos convirtiéndolos en prácticamente idénticos a los del modelo de utilidad y constituyendo tal diferencia, a juicio del perito, una alteración de simple detalle que no quiebra la igualdad. Para el perito, siempre según el alegato de este motivo, las modificaciones introducidas por el modelo de utilidad, pese a poder suponer una ventaja de mecanización y una reducción de costes en la fabricación del dispositivo, no implicaría una nueva regla técnica ni aportarían una mejora sustancial, sino tan solo de detalle, por lo que, en suma, se estaría ante una modificación de mero diseño.

Así planteado, el motivo ha de ser desestimado por encubrir una impugnación de la valoración de la prueba pericial por el tribunal sentenciador, destacando la recurrente los puntos del dictamen pericial que convienen a sus intereses y silenciando tanto aquellos otros que pueden afectar negativamente a su planteamiento como el resultado de otras pruebas también valoradas por dicho tribunal. Y así, aunque no es función de esta Sala valorar de nuevo la prueba pericial, ni en rigor procedería el examen del informe del perito dadas las únicas normas que en el motivo se citan como infringidas, sí debe destacarse, para agotar los argumentos que conducen a desestimar este motivo, que el Protocolo interpretativo del art. 69 del Convenio de 1973 (publicados respectivamente en los Boletines Oficiales del Estado de 24 de septiembre de 1988 y 30 de septiembre de 1986) no ha podido ser desconocido por el tribunal sentenciador desde el momento en que ya el propio perito lo considera muy explícitamente al comienzo de su informe, para salvar en beneficio de la hoy recurrente la falta de correspondencia de los tres platos presentados por ella con las reivindicaciones de su patente, y también lo considera implícitamente en sus conclusiones al calificar de evidente para un experto en la materia la modificación del sistema de fijación de los soportes contenida en el modelo de utilidad. Si a todo ello se unen las respuestas del perito a las aclaraciones solicitadas por la parte demandada hoy recurrida, indicando de forma inequívoca el muy diferente sistema de fijación de los rodillos en uno y otro plato, la imposibilidad de desplazamiento radial en el de la demandada y la mayor complejidad y consiguiente aumento del tiempo y coste de fabricación del plato de la actora hoy recurrente, la desestimación de este motivo no viene sino a corroborarse, porque la valoración de la prueba pericial por el tribunal sentenciador, amén de no haber sido directamente impugnada en el motivo, no tiene nada de ilógica, arbitraria ni irrazonable, casos excepcionales en los que sería posible su revisión casacional según reiteradísima doctrina de esta Sala, y desde luego no se advierten las infracciones normativas denunciadas en el motivo porque el citado Protocolo establece una regla interpretativa intermedia del art. 69 del Convenio que descarta los extremos más favorables o más desfavorables a la patente europea para optar, en cambio, por una posición que asegure a la vez una protección equitativa al solicitante y un grado razonable de certidumbre a terceros, pero sin extender la protección a lo que, según opinión de una persona de oficio que haya examinado la descripción y los dibujos, el titular de la patente hubiera querido proteger.

De lo anteriormente razonado se desprende que también debe ser desestimado el motivo segundo y último del recurso, fundado en infracción de la jurisprudencia de esta Sala porque, según la parte recurrente, el tribunal sentenciador habría concedido mayor valor al informe de la Oficina Española de Patentes y Marcas que al dictamen pericial practicado como prueba contradictoria en el proceso y sobre los platos o dispositivos de una y otra parte en vez de sobre reivindicaciones y dibujos. Según la parte recurrente, que en el alegato del motivo apunta someramente una conducta fraudulenta de connivencia entre la persona física titular del modelo de utilidad y la empresa que fabrica el plato protegido por el modelo, la única diferencia señalada por el perito en su dictamen, la relativa al sistema de fijación de los rodillos, sería una mera modificación del diseño, una "una diferencia estética que no aporta actividad inventiva y resulta obvia".

Bien claramente se advierte que semejante planteamiento incurre en el vicio casacional de la petición de principio o hacer supuesto de la cuestión, pues no sólo toma como punto de partida una valoración fragmentaria e interesada de la prueba pericial por la propia parte recurrente, como ya se ha razonado al analizar el motivo primero, sino que además pretende despojar de todo valor probatorio a otros informes incorporados a las actuaciones por el solo hecho de provenir de los servicios técnicos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, planteamiento contrario a la jurisprudencia que precisamente se cita como infringida porque una cosa es que tales informes no tengan valor absoluto y otra muy distinta que carezcan por completo de valor, que en definitiva es lo pretendido por la parte recurrente, la cual minimiza hasta tal extremo el valor de aquellos informes que incluso silencia, en el desarrollo del motivo, que uno de ellos se emitió con ocasión de un recurso de la hoy recurrente contra la concesión del modelo de utilidad a la demandada, esto es con efectiva contradicción en el trámite administrativo, de modo que lo informado acerca de las "diferencias estructurales y formales" que afectaban a lo esencialmente reivindicado y se calificaban como "desarrollo de una regla técnica nueva" podía ser valorado por el tribunal sentenciador para decidir en función de una apreciación conjunta de la prueba que tuviera en cuenta no sólo la pericial sino también la documental.

En consecuencia la sentencia impugnada no ha infringido tampoco la jurisprudencia de esta Sala que caracteriza el modelo de utilidad por los requisitos de novedad y utilidad (SSTS 30-1-96, 22-4-02 y 29-10-04 entre otras), sino que, pura y simplemente, ha valorado conjuntamente la prueba practicada en el proceso de un modo tan contrario a los intereses de la parte recurrente como irrevisable en casación.

No estimándose procedente ninguno de los motivos del recurso, debe declararse no haber lugar al mismo y, conforme al art. 1715.3 LEC de 1881, imponer a la parte recurrente las costas y la pérdida del depósito constituido.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español