STS, 8 de Febrero de 2007

"Uniarte, S.A." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 1436/2001 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 12 de enero de 1999, confirmado por el de 10 de julio de 2001, de concesión del modelo de utilidad número 9.603.345.

En su escrito de demanda, de 10 de mayo de 2002, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "por la que se declare haber lugar a la demanda, con estimación del presente recurso, revocándose las expresadas resoluciones registrales de 12 de enero de 1999 y 10 de julio de 2001, como actos no conformes a derecho, ordenando consecuentemente la revocación de la concesión del modelo de utilidad ya citado y sustituirla y retrotraer el seguimiento administrativo del mismo teniendo en cuenta la oposición administrativa de esta parte y los documentos que conjuntamente con su escrito fueron incorporados al expediente como plenamente eficaces al objeto de valorar una posible anticipación y divulgación previa del modelo de utilidad cuestionado y su posible incursión en falta de novedad". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.

El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 24 de mayo de 2002, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "desestimando el presente recurso".

Practicada la prueba que fue declarada pertinente por auto de 7 de noviembre de 2002 y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Sexta, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 3 de diciembre de 2003, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador Sr. González Sánchez en representación de Uniarte, S.A. contra Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 10 de julio de 2001, que desestima recurso interpuesto contra Resolución de 12 de enero de 1999, debemos declarar y declaramos que las citadas resoluciones son conformes con el ordenamiento jurídico. No procede hacer declaración especial sobre costas".

Con fecha 2 de abril de 2004 "Uniarte, S.A." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 2155/2004 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:

al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, por incongruencia.

al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, "por infracción de las normas de los arts. 1227 y 1225 del Código Civil y arts. 299, 326, 319, 360, 361, 376 y 380 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ".

al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, "por infracción de las normas contenidas en los arts. 143.1 y 2, 145 y 146 de la Ley de Patentes de 1986 y su jurisprudencia de aplicación".

El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con costas.

Por providencia de 20 de noviembre de 2006 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado

D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 31 de enero de 2007, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de Sala

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 3 de diciembre de 2003, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Uniarte, S.A." contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud fue inscrito el modelo de utilidad número

9.603.345, "sello para identificación de puertas de madera".

A la inscripción del modelo de utilidad número 9.603.345, solicitada por "Visel Puertas, S.A.", se había opuesto "Uniarte, S.A." aduciendo su falta de novedad.

La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había considerado que "la cuestión planteada se circunscribe a establecer si la documentación probatoria de la falta de novedad alegada, cuestión que resuelta negativamente en el acto impugnado debe ser confirmada en este recurso por cuanto que está constituida por documentos privados, sin eficacia probatoria en cuanto a sus fechas respecto de tercero sino desde el día en que se hubieran incorporado o inscrito en un registro público, desde la muerte de cualquiera de los que lo firmaron o desde el día en que se hubieran entregado a un funcionario público por razón de su oficio, tal y como establece el art. 1227 del Código Civil, y como quiera que en el expediente no consta que se hubieran producido alguna de estas circunstancias, es obligado declarar la ineficacia probatoria de tales documentos".

Las consideraciones en las que se basó el tribunal sentenciador para pronunciarse en el sentido en que lo hizo fueron las siguientes:

"El presente recurso contencioso-administrativo fue interpuesto por el Procurador Sr. González Sánchez, en representación de Uniarte, S.A. contra Resolución de la Oficina Española de Patentes Marcas de 10 de julio de 2001, que desestimó recurso interpuesto contra Resolución de 12 de enero de 1999 que concede el modelo de utilidad 9603345 'sello para identificación de puertas de madera'.

Con fecha 27 de diciembre de 1996, se presentó solicitud por la empresa Visel Puertas, S.A. de modelo de utilidad 'sello para identificación de puertas de madera' caracterizado: 1. por estar constituido por un cuerpo forma de plástico con un vacío caprichoso, adaptado en al hueco en un canto de la puerta. 2. caracterizado por cubrir exclusivamente y en su totalidad el hueco del canto, y una vez cepillado pasa a formar parte de la superficie del mismo, no alterando la estética del conjunto. 3. por presentar un vaciado caprichoso en su parte interna, para la inyección de otros materiales plásticos que aun después de varios cepillados mantiene la efectividad de su identificación.

Formula oposición Uniarte, por falta de novedad, alegando que antes de la fecha de solicitud había sido divulgando en España y expuesto en una reunión a la cual asistieron más de 80 instaladores y distribuidores de puertas. La reunión tuvo lugar el 13 de diciembre de 1996, y según alega la recurrente en ella presentó su vídeo con sistema de identificación y marcaje de puertas, del cual se dio copia a los asistentes.

Con fecha 1 de junio de 2001 se realiza Informe técnico que concluye: 'se considera que el modelo de utilidad impugnado posee novedad, ya que ninguno de los documentos aportados en la fase de oposición se ha tenido en cuenta al no ser considerados documentos fehacientes'.

Las resoluciones que se impugnan conceden el modelo solicitado, porque la oposición probatoria se sustenta en documentos privados, sin eficacia para terceros, sin que conste circunstancia alguna de las recogidas en el art. 1227 del Código Civil . La demanda alega que se le ha creado indefensión, puesto que no se ha emitido informe técnico hasta después de presentado el recurso de alzada. Entiende que está acreditado que no hay novedad en el modelo concedido, y que las pruebas aportadas por el recurrente son suficientes. Aduce además que la prueba presentada es suficiente, teniendo en cuenta el número y la importancia de las personas que acudieron a la reunión del 13 de diciembre de 1996, en la que se emitió un vídeo que presentaba la novedad a instancia de la recurrente del modelo de utilidad que el día 27 de diciembre de 1996 se solicita por la titular del modelo impugnado. Se refiere a las personas que presenciaron el vídeo que mostraba el modelo luego solicitado por VISEL PUERTAS. Cita preceptos de la LEC en relación con la fuerza de los documentos privados.

[...] La jurisprudencia ha condicionado reiteradamente el acceso al Registro de los modelos de utilidad a que éstos incorporen alguna mejora o perfeccionamiento hasta entonces inexistente, y en todo caso eficiente y destacable; exigiendo que el objeto de que se trate aporte a su función un beneficio o efecto novedoso.

Según el nuevo régimen legal establecido en la Ley de Patentes (artículo 145.1 ) el término de referencia para juzgar si un modelo de utilidad cumple el requisito de la novedad, obviamente imprescindible, junto con el de la actividad inventiva, para obtener la protección registral, es el 'estado de la técnica', noción bajo cuyos términos se significa 'todo aquello que antes de la fecha de presentación de la solicitud [...] ha sido divulgado en España, por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio'.

La invención correspondiente, pues, no sólo ha de implicar una configuración, estructura o constitución del objeto que reporte una ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación, sino que, además, lo ha de hacer incorporando una novedad respecto del estado de la técnica vigente en el momento de su solicitud. De conformidad con el citado artículo 145.1 de la Ley de Patentes para evaluar el grado de innovación exigible a un nuevo modelo de utilidad, factor de cuya apreciación dependerá su registrabilidad, resulta necesario referirlo al acervo de conocimientos técnicos preexistentes divulgados en España.

En el presente supuesto se plantea por el recurrente que el modelo de utilidad cuya inscripción se concede por la Oficina Española de Patentes y Marcas no reúne los requisitos de novedad, en base a que había sido presentado idéntico modelo varios días antes por la entidad recurrente en una reunión a la que asistieron importantes fabricantes de puertas. Es decir, que entiende que el modelo ya estaba anticipado.

Sentado este extremo el debate se centra en realidad en un tema probatorio. Los datos aportados por el recurrente se centran en los documentos privados aportados en el expediente administrativo, y posteriormente en el recurso, así como en los testimonios de personas asistentes a la reunión de 13 de diciembre de 1996, en un Hotel de Madrid, en la que se presentó un modelo idéntico al que se pretende inscribir. Ahora bien, el dato fundamental es que no existe base suficiente con los datos aportados para permitir llegar a la conclusión que se pretende. La Administración, de hecho, no ha dado la importancia que se pretendía a los documentos presentados, por considerar que se trata de documentos privados, y se refiere al art. 1227 del Código Civil, en cuanto a que la fecha de un documento privado no se contará respecto de terceros, sino desde que hubiese sido incorporado en un Registro público, desde la muerte de cualquiera de los firmantes, o desde el día en que se entregase a un funcionario público por razón de su oficio. Los documentos privados en definitiva tienen efectos entre las partes, pero no frente a terceros, y en este caso se pretenden hacer valer directamente frente a la Administración.

El art. 326 de la LEC vigente dispone en relación con este tema que los documentos privados harán prueba en el proceso, cuando su autenticidad no sea impugnada por la parte a quien perjudique. Por tanto, harán prueba del hecho, acto o estado de cosas que documenten, de la fecha en que se produce esa documentación y de la identidad de fedatarios y demás personas que intervengan en ella (art. 319 ).

Sin embargo, en este caso, y aunque se considere que las personas que acudieron a la reunión mencionada, en la que se emite el vídeo de la recurrente, con una novedad en las puertas, que según alegan es idéntica a la que se inscribe mediante las resoluciones que se impugnan, existe un dato relevante y es el hecho de que el elemento fundamental para inscribir un modelo de utilidad es que el modelo sea una invención o que suponga una ventaja técnica apreciable, y no existe en este caso informe técnico practicado, excepto el Informe de la propia Administración, que se emite una vez interpuesto el recurso de alzada. Debe recordarse en este sentido la doctrina del TS, que viene recordando, por ejemplo en sentencia de 30 de mayo de 2001

, que: 'es jurisprudencia reiterada de este Tribunal que en materia de propiedad industrial el informe de la Asesoría Técnica del Registro tiene una presunción de verdad'.

En este caso, el Informe se emite en el sentido de que los documentos aportados no son adecuados para el objeto pretendido. Este criterio debe ser plenamente acogido, puesto que no se ha elaborado un Informe pericial relevante al objeto de decidir que efectivamente el modelo presentado por la entidad Visel ya había sido anticipado por la recurrente. Ninguna de las pruebas practicadas, aunque se les dote de pleno valor como tales, constituyen tal acreditación, puesto que aun admitiendo que los asistentes a la reunión ya mencionada repetidamente pudieran presenciar un modelo novedoso aportado por la aquí recurrente, no consta si tenían conocimiento de otro modelo de la entidad impugnada, ni si ese modelo tiene identidad suficiente con el presentado por la recurrente, ni datos de carácter técnico absolutamente trascendentales y que no se han aportado como prueba. Por lo demás, las conclusiones a que llegan las resoluciones impugnadas deben acogerse puesto que estas pruebas no revisten la entidad que se pretende en este concreto proceso.

En tales condiciones, el informe técnico del Registro tiene especial relieve, y no se ha producido indefensión alguna al recurrente, puesto que se ha emitido a la vista de sus propias alegaciones en el recurso de alzada, y no antes, porque nada constaba al efecto. No consta si los modelos son tan idénticos que el inscrito no suponga una ventaja o novedad, y precisamente la Ley de Patentes se refiere a modelos que ya estén anticipados. El dato básico es tal anticipación, y en este caso, la prueba practicada no es lo suficientemente relevante a criterio del Tribunal como para poder afirmar que el modelo que se inscribe ya se había anticipado por la entidad recurrente.

Otras cuestiones relativas a un posible aprovechamiento de un modelo anterior que alega la recurrente son ajenas a la resolución administrativa impugnada y a las cuestiones que en esta jurisdicción pueden resolverse".

En el primer motivo de casación, al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, denuncia la recurrente que la Sala de instancia ha infringido por inaplicación "lo previsto en el art. 67.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y art. 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 (art. 359 de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil ), en relación con el art. 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el art. 120.3 de la Constitución Española, como consecuencia de no haber resuelto la sentencia de instancia todas las cuestiones controvertidas o puntos litigiosos que hayan sido objeto de debate en el recurso o proceso".

En concreto, imputa al tribunal de instancia una incongruencia "extra petita" por haber resuelto sobre la falta de novedad de la invención cuando, según sus palabras, la demandante lo único que habría solicitado era la retroacción de actuaciones a la fase administrativa para que, a la vista de los documentos que la Oficina Española de Patentes y Marcas no llegó a tener en cuenta, este organismo decidiera de nuevo sobre la inscripción del modelo aspirante.

El primer motivo de casación ha de ser rechazado. Los términos en que se expresaban la demanda y el escrito de conclusiones de la parte actora permitían a la Sala de instancia considerar que su solicitud era tanto la retroacción de actuaciones como, de modo alternativo, que el propio tribunal resolviera sobre el fondo del asunto y se pronunciara declarando que el nuevo modelo carecía de novedad.

En efecto, en el apartado VI de los fundamentos de derecho de su demanda ("pretensión") afirmaba el recurrente que pretendía no sólo "la declaración de no ser conforme a derecho y, por consiguiente, la revocación de los actos administrativos" sin también "igualmente el reconocimiento de una situación jurídica individualizada (artículo 31.2 ) como es la expresa declaración de falta de novedad por previa divulgación suficientemente documentada y validez de las pruebas aportadas a nuestra instancia y contradicción por no haberse previsto el traslado del informe técnico al administrado, como previo a la resolución de su recurso".

Era, por otro lado, particularmente significativo el pasaje del escrito final de conclusiones en que la sociedad demandante pedía que, a la vista de los testimonios por ella aportados (a su juicio suficientes para el éxito de la pretensión de fondo), la Sala dispusiera la retroacción "del expediente a fin de tenerlos en cuenta" o "afirmara dicha falta de novedad y de actividad inventiva en este momento", es decir, en la sentencia que pusiera fin al litigio

No fue incongruente, pues, la sentencia al resolver de modo expreso sobre la pretensión de fondo, esto es, sobre si concurría o dejaba de concurrir la novedad en el nuevo modelo, por más que su respuesta no coincidiera con la que auspiciaba la demandante.

En el segundo motivo de casación se denuncia la "infracción de los artículos 1227 y 1225 del Código Civil y artículos 299, 326, 319, 360, 361, 376 y 380 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ya que los documentos incorporados por esta parte sobre los que se ha negado su eficacia jurídica no resultando valorados por la OEPM sí que gozan de eficacia jurídica, debiéndose tener por válidos".

El desarrollo argumental del motivo se limita, a partir del segundo párrafo, a transcribir íntegramente el correlativo de la demanda (incluso el pasaje de ésta donde afirma que los documentos en cuestión se verán "complementados por otras pruebas que pueden y deben analizarse y corroboran lo que en tales documentos se afirma. Tal es caso de las oportunas pruebas testificales que podrán adverar y certificar los documentos presentados y que por otrosí sean pedidas por esta parte").

Formulado en estos términos, el planteamiento del segundo motivo no se dirige tanto contra la sentencia ahora impugnada sino contra la resolución administrativa objeto del juicio de instancia, repitiendo en casación los argumentos de la demanda sobre dicha resolución, como si aquella sentencia no se hubiera pronunciado al respecto. De hecho, en el motivo no se formula una crítica, ni siquiera sucinta, de los argumentos que la Sala emplea (fundamento jurídico cuarto) para concluir que los referidos documentos, "aunque se les dote de pleno valor", no demostraban la falta de novedad del modelo finalmente inscrito.

Además de este defecto procesal, suficiente para el rechazo del motivo, es el propio recurrente quien en el motivo ulterior vendrá a reconocer implícitamente que la Sala de instancia dio por válidos y tomó en consideración los documentos, si bien extrajo de ellos consecuencias con las que aquél se muestra disconforme. En efecto, en el tercer motivo de casación admite que el tribunal de instancia ha considerado a los tan repetidos documentos como pruebas "con valor pero sin entidad suficiente para desvirtuar la novedad del modelo opuesto".

Cae por su base, pues, la censura que contiene el segundo motivo casacional.

En el tercer y último motivo de casación, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, se aduce la "infracción de las normas contenidas en los arts. 143.1 y 2, 145 y 146 de la Ley de Patentes de 1986 y su jurisprudencia de aplicación, al haber la sentencia decidido sobre el punto de la novedad, no postulado por esta parte, tras analizar los documentos de esta parte calificados de plenamente eficaces en derecho".

El motivo incurre en una cierta confusión. De un lado, imputa a la Sala un "error caracteriológico" porque "ha analizado extra petitum dichos documentos y los ha enjuiciado con valor pero sin entidad suficiente para desvirtuar la novedad del modelo opuesto", insistiendo en que el tribunal de instancia "inexplicablemente ha entrado a valorar la entidad de dichos documentos". Afirmaciones todas ellas que, en su crítica sobre la supuesta extralimitación de dicho tribunal, coinciden con las que fueron objeto del primero de los motivos casacionales, ya rechazado.

Por otro lado, si la recurrente admite que -como ya hemos repetido- la Sala dio "valor" a los documentos referidos y "valoró su entidad", su discrepancia con el tribunal se centra en la apreciación que éste hizo de su contenido y fuerza de probar. De los fundamentos jurídicos que antes hemos transcrito se deduce con claridad que la Sala de instancia no los reputó suficientemente acreditativos de la falta de novedad del modelo aspirante. Por el contrario, incluso admitiendo el valor de las declaraciones correspondientes suscritas (en 1998) por quienes asistieron a la reunión divulgativa (en 1996) en la que se proyectó el vídeo, de tales documentos no se podía deducir el resultado pretendido por la parte actora pues, a juicio de la Sala, aquellos asistentes "no estaban en condiciones de conocer con seguridad si tenían conocimiento de otro modelo de la entidad impugnada, ni si ese modelo tiene identidad suficiente con el presentado por la recurrente", añadiendo que, ante la ausencia de otros "datos de carácter técnico absolutamente trascendentales y que no se han aportado como prueba", no se había demostrado que el nuevo modelo careciera de novedad.

La apreciación de todos estos elementos probatorios en el sentido expuesto por la Sala sentenciadora se basa en una serie de criterios razonables que impiden al Tribunal de casación prescindir o apartarse de la valoración de la prueba realizada por el de instancia. Los preceptos legales cuya vulneración se denuncia en este tercer motivo son precisamente los que aluden a la "novedad" de la invención y a la situación actual del "estado de la técnica" (con referencia al cual debe juzgarse aquélla y la actividad inventiva), factores ambos cuya apreciación en un caso singular depende en gran parte de las pruebas aportadas. La valoración de éstas corresponde al tribunal de instancia y no puede ser suplida por el de casación salvo en supuestos extremos de irrazonabilidad o arbitrariedad que aquí no concurren.

Procede, pues, la desestimación del tercer motivo y, con él, del recurso de casación en su conjunto.

En cuanto a las costas, la desestimación del recurso conlleva su imposición a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional .

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español