STS, 10 de Julio de 2007

En el proceso contencioso-administrativo número 292/2001, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 13 de mayo de 2004, cuyo fallo dice literalmente: «FALLAMOS: En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 2ª) ha decidido:

1. - DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación de la recurrente contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas impugnadas en autos, por resultar las mismas conformes a Derecho.

2. - No efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas.».

Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la Entidad Mercantil BANKINTER, S.A. recurso de casación que la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 1 de septiembre de 2004 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal de la Entidad Mercantil BANKINTER, S.A. recurrente, compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 3 de noviembre de 2004, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO: «Que habiendo por presentado este escrito, con sus copias, se sirva tenerme por personado y parte en la representación que ostento, disponiendo se entiendan conmigo las sucesivas actuaciones; por interpuesto en tiempo y forma en nombre de mi mandante el recurso de casación preparado contra la Sentencia dictada en fecha 13 de mayo de 2.004 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Segunda) en el procedimiento de que dimanan; admitir a trámite el recurso; y en definitiva, dictar sentencia dando lugar al mismo y casando la resolución recurrida, con los pronunciamientos que correspondan conforme a derecho.».

Por Providencia de fecha 2 de febrero de 2006, se admitió el recurso de casación.

Por providencia de la Sala de fecha 27 de febrero de 2006 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, lo que efectuó por escrito presentado el día 4 de abril de 2006, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y lo concluyó con el siguiente SUPLICO: «que por formulada oposición a la casación, dicte sentencia desestimando el recurso y con costas.».

Por providencia de fecha 22 de marzo de 2007, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 3 de julio de 2007, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, Magistrado de la Sala.

Sobre el objeto del recurso de casación.

Constituye el objeto de este recurso de casación la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 13 de mayo de 2004, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil BANKINTER, S.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 18 de enero de 2001, que acordó conceder la inscripción de la marca nacional número 2.209.858 "BK BLINKER" (gráfica), para amparar productos de la clase 1 del Nomenclátor Internacional de Marcas, al desestimar el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 21 de febrero de 2000.

Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.

En aras de una adecuada comprensión del debate casacional y con el objeto de delimitar el thema decidendi, procede transcribir los razonamientos jurídicos de la sentencia recurrida de la Sala de instancia, en el extremo que concierne a la declaración de compatibilidad de la marca nacional número 2.209.858 "BK BLINKER" (gráfica), que ampara productos de la clase 1, con las marcas oponentes número 877.674 "BK", en clase 1; número 591.269 "BANKINTER", para la clase 1; números 1.037.803, 1.037.805, 1.037.810, 1.037.812,

1.037.813, 1.037.814, 1.037.815, 1.037.816, 1.037.817, 1.037.818, 1.037.819, 1.037.822,1.037.823,

1.037.824, 1.037.825, 1.037.826, 1.037.827, 1.037.828, 1.037.829, 1.037.834, 1.037.835, 1.037.836,

1.037.837, 1.037.838, 1.037.839, 1.037.840, 1.037.841 y 1.037.842 "BK", para proteger productos y servicios de las clases 2, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18. 19, 22. 23, 24. 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42; y números 886.667, 886.668 Y 886.669 "BK BANKINTER", para amparar productos y servicios de las clases 16, 36, 38, que se fundamenta en la aplicación del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, al apreciar la existencia de diferencias denominativas por la inclusión de vocablos distintos que se adicionan a letras del alfabeto, que son inapropiables, que permite distinguirlas, y no poder tomar en consideración la notoriedad de la marca prioritaria "BANKINTER", que sólo tendría eficacia en el sector bancario, según se advierte, en el fundamento jurídico tercero, en los siguientes términos:

Aplicando esa doctrina anteriormente expuesta a las marcas enfrentadas, lo cierto es que en el presente caso concurren suficientes diferencias, pues aún siendo comunes las siglas "B" y " K" sin embargo, la marca otorgada cuanta con otro vocablo, "Blinker" que le diferencia suficientemente de la opuesta, "Bankinter", de modo que aquél resulta ser el vocablo más distintivo dentro de la otorgada y a la que confiere especial sustantividad, debiendo recordar la doctrina del Tribunal de ociosa cita sobre la inapropiabilidad de las letras del alfabeto. Por otro lado, hemos de tener en cuenta que la notoriedad - que no renombre de la marca "Bankinter", pues tan sólo afecta al sector bancario, pero no a otros- no se puede predicar ni del empleo del color naranja ni tampoco de la utilización de las siglas "BK", por lo que no es extensible tal notoriedad a los productos comprendidos dentro de la clase 1ª, lo que no desvirtúa la documental aportada por la actora en su escrito de demanda. Y en todo caso, entre "Blinker" y "Bankinter", en una apreciación en conjunto, concurren diferencias suficientes, como lo demuestra el empleo de distintas sílabas, diferente sílaba tónica y vocales que constituyen una y otra.

Por consiguiente, vistas las circunstancias del caso concreto, y por las razones antes expuestas debemos llegar a la conclusión de que entre las marcas enfrentadas es posible su convivencia, sin que pueda existir ni riesgo de asociación ni de confusión, y ello en los términos exigidos por el art 12.1. A y 13.c de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988 .

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Sobre el planteamiento del recurso de casación. El recurso de casación interpuesto por la Entidad Mercantil BANKINTER, S.A. se articula en dos motivos de casación, que se fundan al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la jurisdicción contenciosoadministrativa.

En el primer motivo de casación, por infracción de los artículos 12.1 a) y 13 d) de la Ley de Marcas

, se aduce que la Sala de instancia ha incurrido en un «claro error» al no haber apreciado adecuadamente la similitud fonética existente entre las marcas confrontadas, «que por sí mismo es causa suficiente para dictaminar la incompatibilidad de las marcas», ya que, según se desprende de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que se invoca, el elemento fonético prevalece sobre el elemento gráfico, siendo irrelevante que las marcas en litigio sean de distintas clases, y no tomar en consideración la identidad aplicativa y que la convivencia entre ambas marcas genera confusión en el mercado y riesgo de asociación entre los consumidores.

El segundo motivo de casación, reprocha a la sentencia recurrida la infracción de la jurisprudencia relativa a la incompatibilidad de las marcas confrontadas por la existencia de identidad fonética, en aplicación de la prohibición contenida en el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, así como la relativa al «criterio de especialidad».

Sobre el primer motivo de casación.

El primer motivo de casación ha de ser rechazado, acogiendo la doctrina jurisprudencial de esta Sala expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2004 (RC 3946/2001 ), donde enjuiciando la registrabilidad de la marca número 2.052.990 "BK BLINKER" (mixta), para productos de la clase 39, en relación con el planteamiento de idénticos argumentos para fundar el motivo de casación, hemos declarado:

La prohibición relativa establecida en el alegado artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, que se dice infringido, requiere un doble elemento para que opere: a), que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado; y b), que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada en el nombre comercial ya registrado o solicitado.

En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada) basta que no se de una de esas dos circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al registro de la marca solicitada; lo cual quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo lugar, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos.

Pues bien, de forma reiterada hemos afirmado la intangibilidad de las apreciaciones fácticas de la sentencia de instancia en el ámbito del derecho de marcas, entre las que se cuentan las que versan sobre la similitud o diferencia entre marcas y entre los productos, salvo error manifiesto o errónea aplicación de los conceptos legales ( entre otras, sentencias de 14 de Abril, 10 de Junio, 28 de Octubre de 2.002, 29 de Septiembre, 1º de Diciembre de 2.003, 14 y 26 de Julio de 2.004 ). Nada de ello sucede en la sentencia recurrida, en la que se contiene una suficiente y razonable valoración tanto sobre la disimilitud fonética y gráfica, como sobre los servicios protegidos, pertenecientes algunos de los opuestos a Clases diversas y aunque otro pertenezca a la misma Clase faltaría el primero de los requisitos para que entre en juego la prohibición, y, consiguientemente, sobre la inexistencia de riesgo de confusión entre las marcas.

Por ello cuando, como ocurre en este supuesto, la Sala del Tribunal Superior de Justicia interpreta correctamente el precepto que regula la compatibilidad de signos distintivos diferentes y lo aplica tras apreciar fundada y racionalmente que no existen las coincidencias entre las marcas enfrentadas ni existe riesgo de confusión en el mercado, no cabe en vía casacional combatir su decisión alegando, precisamente, que se dan la coincidencia y el riesgo que excluye la sentencia de instancia.

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Siguiendo estos razonamientos, cabe añadir que la Sala de instancia no ha incurrido en un claro o patente error en la interpretación del artículo 12, 1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que establece que no podrán registrarse como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con la marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar riesgo de asociación con la marca anterior. Esta Sala comparte el criterio expresado por el órgano sentenciador cuando concluye que no existe riesgo de confusión entre las marcas confrontadas, al distinguirse, desde una valoración global o de conjunto, por el grado de diferenciación denominativa, por los términos y grafismos característicos utilizados, y por no gozar la marca oponente de una especial notoriedad en el ámbito de los productos químicos destinado a la industria, la ciencia, la fotografía, la horticultura y la silvicultura.

Conforme es doctrina de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, expresada en la sentencia de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003 ), a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas por los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, tener en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado, y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado.

Sólo en el supuesto de las marcas notorias, que, según se afirma por esta Sala en la sentencia de 17 de mayo de 2004 (RC 709/1998 ), son aquéllas en que el general conocimiento que de ellas existe se circunscribe al sector al que pertenecen los productos o servicios que distingue, o en el caso de las marcas renombradas, en que ese reconocimiento, que evoca la calidad de los productos o servicios distinguidos (goodwill), se extendería a la práctica totalidad de los sectores del tráfico mercantil y se asocia a un determinado origen empresarial, es exigible que el juicio del riesgo de confundibilidad entre los signos enfrentados sea mas intenso, a los efectos de preservar la tutela reforzada de esta clase de marcas, ya que el riesgo de confusión es mas elevado cuanto mayor resulte ser el carácter distintivo de la marca anterior, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, lo que se vincula a la mayor o menor aptitud de la marca para diferenciar los productos o servicios para los que fue registrada, atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada, de modo que integra el examen, en particular, de la asociación que en el público suscite la percepción de la marca solicitada en relación con la marca prioritaria, con el objeto de impedir que con la utilización de la marca posterior se pretenda obtener sin justa causa una ventaja desleal del carácter distintivo de estas marcas anteriores notorias o renombradas o se les pueda causar perjuicio a su prestigio o fama.

Esta conclusión jurídica que alcanza la Sala de instancia, al afirmar la compatibilidad de las marcas opositoras, es conforme a la doctrina jurisprudencial de esta Sala, porque, como se advierte en la sentencia de 27 de noviembre de 2003, el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética y gráfica.

La concretización aplicativa del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, debe efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.

La sentencia recurrida se revela, por tanto, conforme a la jurisprudencia de esta Sala que, en la sentencia de 4 de diciembre de 2003, ha observado que «en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar que no tienen un carácter absoluto ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad».

Debe recordarse, asimismo, la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, advertida en la sentencia de 12 de abril de 2002 (RC 553/1996 ), sobre los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias entre marcas y los límites impuestos a esta Sala para modificar o alterar los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia, en razón de la naturaleza extraordinaria del recurso de casación:

b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 12 de la citada Ley de Marcas .

d) en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos.

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Cabe concluir el examen de este motivo, acogiendo los razonamientos de la Sala de instancia, en la declaración de que la marca aspirante número 2.209.858 "BK BLINKER" (gráfica), que distingue productos de la clase 1, es compatible con las marcas registradas oponentes, al ser suficientemente diferentes las denominaciones contrapuestas para no inducir a confusión en el mercado.

Sobre el segundo motivo de casación.

El segundo motivo de casación, que se funda en la infracción de la jurisprudencia dictada en aplicación del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, debe asimismo ser desestimado, acogiendo la fundamentación jurídica referida en la citada sentencia de esta Sala de 4 de octubre de 2004 :

Lo anterior no resulta contradicho por la jurisprudencia que alega la parte recurrente en el segundo de los motivos de casación articulados, [...], por infracción de la jurisprudencia relativa a la incompatibilidad de las marcas por la prohibición del artículo 12, así como de la relativa al principio de especialidad. Como también hemos reiterado con frecuencia (véanse las propias sentencias citadas anteriormente), el hecho de que haya que comparar en cada caso signos, productos y ámbitos comerciales distintos, además de otras diversas circunstancias fácticas que pueden ser relevantes en cada supuesto concreto, hace muy poco aplicable los precedentes jurisprudenciales a los efectos del recurso de casación en esta materia, puesto que rara vez se da una exacta analogía entre casos distintos que permita su mención como jurisprudencia infringida; pues no cabe la menor duda de que frente a las citas de sentencias que se hacen pueden aducirse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables entre ellas; sobre todo cuando las sentencias que se citan están dictadas bajo la vigencia de una normativa distinta. Porque si bien el artículo 12.1 de la Ley de Marcas, coincide con el anterior artículo 124.1 del Estatuto

, en lo que se refiere a la prohibición de acceso al Registro de marcas semejantes fonética o gráficamente ( a lo que también hoy se añade la semejanza conceptual), introduce un elemento que constituye una innovación: se refiere concretamente a marcas que designen productos o servicios idénticos o similares, lo que antes constituía, según la propia jurisprudencia, un elemento adicional a tener en cuenta para acentuar o disminuir el peligro de confusión en el mercado y que hoy se constituye en uno de los dos requisitos cumulativos que han de concurrir para que la prohibición relativa del precepto citado concurra, de suerte que, como decíamos en el anterior Fundamento Jurídico, aunque se produzca la similitud de los signos no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes y que, aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud entre los signos.

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En consecuencia, al desestimarse los dos motivos de casación articulados, procede declarar que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil BANKINTER, S.A. contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 13 de mayo de 2004, dictada en el recurso contencioso-administrativo 292/2001.

Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contenciosoadministrativa, procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte recurrente.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil BANKINTER, S.A. contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 13 de mayo de 2004, dictada en el recurso contencioso-administrativo 292/2001.

Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Fernando Ledesma Bartret.- Óscar González González.- Manuel Campos SánchezBordona.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez- Cruzat.- Rubricados. PUBLICACIÓN.-Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr.

D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ- CRUZAT, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.- Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.