STS, 21 de Mayo de 2008

En el proceso contencioso-administrativo número 111/2005, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 28 de septiembre de 2006 (aclarada por Auto de 28 de septiembre de 2006 ), cuyo fallo dice literalmente:

FALLAMOS: Que DESESTIMAMOS el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por la mercantil NUEVA TERRAIN SL, representada por la Procuradora de los Tribunales doña Almudena Galán González, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 21 de enero de 2.004, confirmada en alzada por acuerdo del mismo órgano de fecha 11 de octubre de 2.004.

No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas en esta instancia.

.

Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la Entidad Mercantil NUEVA TERRAIN, S.L. recurso de casación que la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 12 de enero de 2007 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal de la Entidad Mercantil recurrente NUEVA TERRAIN, S.L., compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 2 de marzo de 2007, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO:

Que teniendo por presentado en tiempo y forma escrito de interposición del recurso de casación contra la reseñada sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, continúe éste en todos sus trámites, decretando la admisibilidad del mismo y dictando sentencia estimando los motivos del recurso y casando la sentencia recurrida, resolviendo de conformidad con la súplica del escrito de demanda, esto es, anulando la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 11 de octubre de 2004 por la que se desestimó el recurso interpuesto por mi representada contra la resolución de 21 de enero de 2004 por la que se concedió la marca nº 2.535.630 "SDP SISTEMAS DINÁMICOS DEL POTENCIAL DEL AUTOMÓVIL, S.A." en las clases 12 y 39 del Nomenclátor Internacional disponiendo, en consecuencia, la denegación de dicha marca.

.

Por providencia de fecha 10 de septiembre de 2007, se admitió el recurso de casación.

Por providencia de esta Sala de fecha 15 de octubre de 2007 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO y la Entidad Mercantil SISTEMAS DINÁMICOS DEL POTENCIAL DEL AUTOMÓVIL, S.A.) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudieran oponerse al recurso, lo que efectuaron con el siguiente resultado:

1. - El Abogado del Estado, en escrito presentado el día 20 de noviembre de 2007, expuso los razonamientos que creyó oportunos y lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

   que por formulada oposición a la casación, dicte sentencia desestimando el recurso y con costas.

   .

2. - La Procuradora Doña Carmen Madrid Sanz, en escrito presentado el día 4 de diciembre de 2007, expuso, asimismo, los razonamientos que creyó oportunos y lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

   que, se sirva tener por presentado este escrito, con sus copias y, por presentado en tiempo y forma y en nombre y representación de la entidad SISTEMAS DINÁMICOS DEL POTENCIAL DEL AUTOMÓVIL, S.A. oposición al recurso de casación interpuesto por la entidad NUEVA TERRAIN, S.L. para, tras la tramitación oportuna, proceda a desestimar el recurso, manteniendo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que declaró acordes a Derecho las resoluciones recurridas de la Oficina Española de Patentes y Marcas que concedieron la marca de mi representada número 2.535.630 SDP, SISTEMAS DINÁMICOS DEL AUTOMÓVIL" y gráfico, clases 12 y 39, por así ser ajustado a Derecho.

   .

Por providencia de fecha 10 de abril de 2008, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 14 de mayo de 2008, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, Magistrado de la Sala.

Sobre el objeto del recurso de casación.

El presente recurso de casación se interpone contra la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 28 de septiembre de 2006, que desestimó el recurso contencioso- administrativo interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil NUEVA TERRAIN, S.L. contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 11 de octubre de 2004, que desestimó el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 21 de enero de 2004, que acordó la inscripción de la marca nacional número 2.535.630 "SDP SISTEMAS DINÁMICOS DEL POTENCIAL DEL AUTOMÓVIL, S.A.", que distingue productos y servicios de las clases 12 y 39 del Nomenclátor Internacional de Marcas.

Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.

La Sala de instancia fundamenta el pronunciamiento de compatibilidad de la marca nacional solicitada número 2.535.630 "SDP SERVICIOS DINÁMICOS DEL POTENCIAL DEL AUTOMÓVIL, S.A. (mixta), que designa productos y servicios en las clases 12 (neumáticos) y 39 (distribución al por mayor de caucho y productos derivados del caucho), con la marca comunitaria oponente número A 561639 "SDP", que distingue productos de la clase 17 (caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; y en especial tubos flexibles no metálicos), y servicios en la clase 39 (transportes; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes; y en especial, servicios de distribución y almacenaje de toda clase de tuberías y tubos, así como de instalaciones sanitarias), con base jurídica en la aplicación del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en la apreciación de las diferencias fonéticas entre las marcas en conflicto que las hace distinguibles para el consumidor y evita que se genere riesgo de confusión, según se razona, sustancialmente, en el fundamento jurídico quinto, en los siguientes términos:

[...] Aplicando tal doctrina al caso de autos la Sala entiende que no se producen los factores de riesgo que alega la recurrente para oponerse a la marca, pues existen suficientes diferencias de carácter fonético para diferenciarlas de forma absoluta, dotándolas de singularidad que permita al consumidor distinguirlas en el mercado pues el criterio esencial para determinar la compatibilidad entre los distintivos o denominativos de las marcas, nombres o rótulos enfrentados es que la semejanza fonética o gráfica, se manifieste por la simple prosodia o la imagen de los vocablos en pugna, tras una comparación simple, una simple visión, lectura o audición del conjunto, que no consista en descomponer o aquilatar técnicamente los elementos confrontados, ni que descienda a disquisiciones gramaticales, puesto que para la convivencia lo fundamentales que los signos con que se presenten en el mercado no induzcan en algún aspecto a error al consumidor, según constante y reiterada jurisprudencia; las igualdades no son de tales, y dada la generalidad de los términos que no existe impedimento para su inscripción, y ello porque se puede concluir que las marcas enfrentadas no suenan al oído de forma prácticamente igual y son diferenciables por la distinta composición de sus vocablos y siendo ambas marcas perfectamente diferenciables fonéticamente es por lo que procede desestimar el presente recurso.

.

Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil NUEVA TERRAIN, S.L. se articula en la exposición de dos motivos de casación.

En el primer motivo de casación, que se funda al amparo del artículo 88.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia y de las que rigen los actos y garantías procesales, imputa a la sentencia recurrida la infracción del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por adolecer de falta de claridad y precisión, puesto que contiene una motivación genérica, que no permite distinguir la razón jurídica que fundamenta la declaración judicial de compatibilidad de las marcas en litigio.

En el segundo motivo de casación, que se funda al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico, se denuncia que la sentencia recurrida incurre en aplicación errónea del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, por no analizar adecuadamente los factores de confundibilidad de las marcas enfrentadas, al no tomar en consideración la existencia de identidad fonética y visual, debido a que la marca aspirante se identifica con las letras "SDP", que constituye el elemento denominativo más característico o relevante de ese conjunto, y sin tener en cuenta el factor de identidad o similitud de los productos y servicios reivindicados.

Sobre el primer motivo de casación.

El primer motivo de casación, fundado en el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, no puede ser acogido, puesto que apreciamos que la Sala de instancia no infringe el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que preceptúa el contenido del deber de motivación de las resoluciones judiciales, al disponer que «las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demanda y con las pretensiones de las partes», ya que la lectura del fundamento jurídico quinto de la sentencia recurrida que hemos transcrito, permite desautorizar el reproche casacional de la parte recurrente de que la sentencia adolece de falta de claridad y precisión, pues la ratio decidenci de la decisión judicial se basa no en declaraciones estereotipadas o genéricas, sino en la exposición de diversas citas de la jurisprudencia de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que sintetizan los criterios jurisprudenciales formulados para valorar el riesgo de confundibilidad de las marcas enfrentadas, que se proyectan al caso enjuiciado, concluyendo su razonamiento con la apreciación de la existencia de disparidad fonética, que promueve que las marcas pueden convivir en el mercado sin riesgo de confusión de los consumidores, y descartando, en consecuencia, que sea aplicable la prohibición de registro contemplada en el artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 diciembre, de Marcas.

Cabe significar que el Tribunal Constitucional en la sentencia 40/2008, de 10 de marzo, reconoce que incurren en incongruencia lesiva del derecho a la tutela judicial efectiva las sentencias que ofrecen una redacción estereotipada, que no contienen una respuesta expresa a las pretensiones suscitadas, ni por remisión a la propia resolución administrativa recurrida, ni dan una respuesta sucinta más allá de la mera desestimación del recurso contencioso-administrativo.

En la sentencia constitucional 51/2007, de 12 de marzo, se determina el alcance del derecho a obtener una respuesta razonada, motivada y fundada en Derecho, en los siguientes términos:

«Este Tribunal, en una muy reiterada y ya consolidada doctrina, recogida en sus inicios en las SSTC 61/1983, de 11 de julio, FJ 3, y 13/1987, de 5 de febrero, FJ 3, y confirmada últimamente en el FJ 4 de la STC 248/2006, de 24 de julio, ha venido declarando que el derecho a la tutela judicial efectiva incluye el derecho a obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada, fundada en Derecho y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, por cuanto la motivación de las resoluciones judiciales, aparte de venir impuesta en el art. 120.3 CE, es una exigencia derivada del art. 24.1 CE que permite conocer las razones de la decisión que aquéllas contienen y que posibilita su control mediante el sistema de los recursos (entre otras muchas, SSTC 163/2000, de 12 de junio, FJ 3; 187/2000, de 10 de julio, FJ 2; y 214/2000, de 18 de septiembre, FJ 4 ).

La motivación debe contener una fundamentación en Derecho (STC 147/1999, de 4 de agosto, FJ 3 ). Este último aspecto no incluye un pretendido derecho al acierto judicial en la selección, interpretación y aplicación de las disposiciones legales, salvo que con ellas se afecte al contenido de otros derechos fundamentales distintos al de tutela judicial efectiva (SSTC 256/2000, de 30 de octubre, FJ 2; 82/2001, de 26 de marzo, FJ 2 ). Pero la fundamentación en Derecho sí conlleva la garantía de que la decisión no sea consecuencia de una aplicación arbitraria de la legalidad, no resulte manifiestamente irrazonada o irrazonable, o incurra en un error patente, ya que, en tal caso, la aplicación de la legalidad sería tan sólo una mera apariencia (SSTC 147/1999, de 4 de agosto, FJ 3; 25/2000, de 31 de enero, FJ 2; 87/2000, de 27 de marzo, FJ 3; 82/2001, de 26 de marzo, FJ 2; 221/2001, de 31 de octubre, FJ 6; 55/2003, de 24 de marzo, FJ 6; 213/2003, de 1 de diciembre, FJ 4 ).

El art. 24 CE impone entonces, a los órganos judiciales, la obligación de dictar una resolución fundada en Derecho que no puede considerarse cumplida con la mera emisión de una declaración de voluntad en un sentido u otro, sino que debe ser consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento, y no fruto de la arbitrariedad (SSTC 61/1983, de 11 de julio; 5/1986, de 21 de enero; 78/1986, de 13 de julio; 116/1986, de 8 de octubre, y 75/1988, de 25 de abril, FJ 3 ). No basta, pues, con obtener una respuesta motivada, sino que, además, ésta ha tener contenido jurídico y no resultar arbitraria (por todas, SSTC 22/1994, de 27 de enero, FJ 2; 324/1994, de 1 de diciembre, FJ 2; 24/1999, 8 de marzo, FJ 3, y 10/2000, de 31 de enero, FJ 2 ).

A tenor de esta doctrina, corresponde a este Tribunal «la comprobación de la relación directa y manifiesta existente entre la norma que el Juzgador declara aplicable y el fallo de la resolución, exteriorizada en la argumentación jurídica conducente a éste» (SSTC 22/1994, de 27 de enero, FJ 2, y 155/2001, de 2 de julio, FJ 5 ). La función de este Tribunal no consiste en enjuiciar el resultado alcanzado, sino el control externo del razonamiento lógico seguido para llegar a él. Es a los órganos judiciales a quien corresponde con carácter exclusivo la adopción de las pertinentes resoluciones que sean consecuencia del proceso de selección e interpretación de la norma aplicable, sin más límites que el carácter manifiestamente irrazonable, arbitrario o incluso error patente de la interpretación y aplicación de las normas llevada a cabo por los Jueces y Tribunales ordinarios (por todas, SSTC 148/1994, de 12 de mayo; 117/1996, de 25 de junio; 58/1997, de 18 de marzo; 68/1998, de 30 de marzo, y 238/1998, de 15 de diciembre, entre otras)».

A estos efectos, resulta adecuado recordar la doctrina de esta Sala del Tribunal Supremo sobre la interdicción de que los órganos judiciales incurran en violación del deber del juez de motivar las decisiones judiciales, que constituye una garantía esencial para el justiciable, mediante la cual es posible comprobar que la decisión judicial es consecuencia de la aplicación razonada del ordenamiento jurídico y no fruto de la arbitrariedad, y que impone, según se refiere en la sentencia constitucional 118/2006, de 24 de abril, no sólo la obligación de ofrecer una respuesta motivada a las pretensiones formuladas, sino que, además, ésta ha de tener contenido jurídico, según se expone en las sentencias de 4 de noviembre de 2005 (RC 428/2003), 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003) y 7 de junio de 2006 (RC 8952/2003 ):

El derecho fundamental a la motivación de las resoluciones judiciales que garantiza el artículo 24 de la Constitución, engarzado en el derecho a la tutela judicial efectiva, y que constituye el marco constitucional integrador del deber del juez de dictar una resolución razonable y motivada que resuelva en derecho las cuestiones planteadas en salvaguarda de los derechos e intereses legítimos que impone el artículo 120 de la Constitución, exige, como observa el Tribunal Constitucional en la Sentencia 8/2004, de 9 de febrero, acogiendo las directrices jurisprudenciales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sentencias de 9 de diciembre de 1994, Caso Hiro Balani contra España y Caso Ruíz Torija contra España), la exposición de un razonamiento suficiente, aunque no obligue al juez a realizar una exhaustiva descripción del proceso intelectual que le lleve a resolver en un determinado sentido ni le impone un concreto alcance o intensidad argumental en el razonamiento, de modo que el juez incurre en incongruencia cuando efectúa razonamientos contradictorios o no expresa suficientemente las razones que motivan su decisión, pero no cuando se puede inferir de la lectura de la resolución jurisdiccional los fundamentos jurídicos en que descasa su fallo.

.

Conforme es doctrina de esta Sala, advertida en la sentencia de 10 de marzo de 2003 (RC 7083/1997 ), «el cumplimiento de los deberes de motivación y de congruencia se traduce, en síntesis, en una triple exigencia: de un lado, la exteriorización de un razonamiento que, siendo jurídico, por discurrir sobre aquello que en Derecho pueda ser relevante, se perciba como causa de la decisión a la que llega el juzgador; de otro, la extensión de tal razonamiento, explícita o implícitamente, a las cuestiones que, habiendo sido planteadas en el proceso, necesiten ser abordadas por depender de ellas la decisión; y, en fin, una decisión cuyo sentido abarque, inequívocamente, todas las pretensiones deducidas.».

En aplicación de esta reiterada doctrina jurisprudencial, debemos concluir el examen del primer motivo de casación declarando que la Sala de instancia ha respetado el deber de motivación de las decisiones judiciales, que preceptúa el artículo 120 de la Constitución, puesto que expone en que radica la diferencia de las marcas en litigio, y ha respetado los límites del debate procesal suscitado en el proceso de instancia, enmarcado por la pretensión de que se declare que las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas impugnadas no son conformes a Derecho, al comprobarse que el órgano judicial ha dado respuesta razonada a la «causa petendi», por lo que no se aprecia lesión del derecho a la tutela judicial efectiva.

Sobre el segundo motivo de casación.

Procede rechazar la prosperabilidad del segundo motivo de casación articulado, porque consideramos que la Sala de instancia ha realizado una aplicación interpretativa del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que establece, como motivo de prohibición relativa de registro, que no podrán registrarse como marcas los signos o medios que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público, que incluye el riesgo de asociación con la marca anterior», que no se revela ni errónea, ni irrazonable, ni arbitraria, al fundar el pronunciamiento concerniente a la inaplicación de la prohibición de registro establecida en dicho precepto legal, en la apreciación de la existencia de disimilitud denominativa y fonética entre los signos enfrentados, tomando en consideración criterios basados en las reglas de la lógica y del buen sentido, que esta Sala del Tribunal Supremo deduce como reglas jurídicas aplicables para determinar si la convivencia entre marcas genera riesgo de confusión y riesgo de asociación.

En efecto, esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo comparte el razonamiento de la Sala de instancia en el extremo que concierne a la declaración de compatibilidad de la marca aspirante número 2.535.630 "SDP SISTEMAS DINÁMICOS DEL POTENCIAL DEL AUTOMÓVIL, S.A." (MIXTA), que designa productos y servicios de las clases 12 y 39, con la marca comunitaria oponente número A 561.639 "SDP", que ampara productos y servicios en las clases 17 y 39, al apreciar la existencia de disimilitud denominativa y fonética entre las marcas en conflicto, debido a la impresión global o de conjunto que producen, que no induce a confusión a los consumidores.

Debe referirse que, conforme es doctrina de esta Sala, expresada en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003), 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003) y 11 de julio de 2007 (RC 10589/2004 ), a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado.

En la sentencia de esta Sala de 27 de junio de 2007 (RC 2644/2005 ), dijimos:

El criterio general imperante en el examen entre dos marcas enfrentadas es el de que la comparación debe realizarse con una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada una de ellas, sin descomponer su unidad fonética y, en su caso, gráfica o conceptual, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, ya que tal impresión global constituye el impacto verbal y visual inescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley, de tal forma que el todo prevalece sobre las partes o factores componentes. Como ha declarado reiteradamente esta Sala, esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables por el Tribunal Supremo

.

Conforme a estos criterios jurisprudenciales, cabe rechazar que la Sala de instancia haya incurrido en error jurídico por no apreciar la existencia de identidad entre los signos enfrentados, determinante de su incompatibilidad, debido a la inclusión común en la configuración de las marcas del logotipo "SDP", puesto que esta tesis que postula la parte recurrente contradice la doctrina jurisprudencia que hemos expuesto, que no permite descomponer artificialmente los distintos elementos denominativos y gráficos en el juicio comparativo de las marcas en litigio, y no tiene en cuenta que la percepción del consumidor, en relación con la impresión de la marca aspirante, retiene, como un elemento con fuerza individualizara mas significativa el término "AUTOMÓVIL", que evita que se genere riesgo de confusión y riesgo de asociación con la marca comunitaria anterior.

Debe advertirse que, como refiere la Sala de instancia, con cita de la jurisprudencia de esta Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo, referida a la aplicación de la derogada Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, la concretización aplicativa del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico, teleológico o finalista, de conformidad con los postulados constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores, que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad, ha sido realizada de forma adecuada por la Sala de instancia al atender de forma ponderada a la percepción de los signos por los potenciales usuarios de estos servicios financieros, referente a la función identificadora de la marca, al considerar que la convivencia de las marcas enfrentadas no genera riesgo de confusión ni riesgo de asociación.

No resulta ocioso recordar los postulados que informan la nueva regulación de las prohibiciones de registro establecidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, con la finalidad de armonizar el Derecho español de Marcas con el Derecho europeo y el Derecho internacional de Marcas, según se expone el la Exposición de Motivos:

En orden a los compromisos adquiridos por el Estado español, la presente Ley da cumplimiento a los mismos, respondiendo a los altos niveles de armonización impuestos en el seno de la Comunidad Europea e Internacional.

La armonización comunitaria en materia de marcas se ha operado fundamentalmente a través de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Sus disposiciones, que ya fueron incorporadas por la Ley 32/1988, de Marcas, también han sido objeto de una plena transposición en la presente Ley. De las normas que se transponen deben destacarse las siguientes: nuevo concepto de marca, reformulación de las causas de denegación y nulidad del registro, extensión al ámbito comunitario del agotamiento del derecho de marca, incorporación de la figura de la prescripción por tolerancia y reforzamiento de la obligación de uso de la marca; y de las sanciones por su incumplimiento.

Dentro del Derecho Comunitario de Marcas merece también una mención especial el Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, por el que se crea un signo distintivo cuyos efectos se extienden a todo el territorio de la Comunidad. Si bien es cierto que este Reglamento no impone a los Estados miembros dictar disposiciones de aproximación de las marcas nacionales a la comunitaria -salvo la obligación de regular la transformación de una marca comunitaria en marca nacional-, no lo es menos que la indicada aproximación es deseable, dado que permite evitar que dos títulos que producen idénticos efectos en España estén sujetos a normativas totalmente dispares. En este sentido muchas de las normas de la presente Ley son directamente tributarias de dicho Reglamento.

La Ley que ahora se aprueba contiene asimismo las reglas necesarias para adaptar nuestro Derecho a los esfuerzos armonizadores realizados en el seno de la Comunidad Internacional. De este modo, se incorporan las normas que permiten la aplicación en España del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), que forma parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 15 de abril de 1994, así como el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994

.

Se constata, asimismo, que la sentencia de la Sala de instancia ha respetado el principio de especialidad o de interdependencia entre los signos y los productos o servicios, cuyo enunciado se infiere del artículo 6 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y que, como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) "exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado".

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio, 13 de julio y 28 de septiembre de 2004, «a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marcas notorias y renombradas), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.».

Esta conclusión jurídica que alcanzamos determinante de la declaración de compatibilidad de los signos enfrentados no contradice la doctrina jurisprudencial de esta Sala, porque, como se advierte en la sentencia de 27 de noviembre de 2003, el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas o signos enfrentados se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino aquella que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética y gráfica.

En la sentencia de 4 de diciembre de 2003, dijimos.

[...] en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar que no tienen un carácter absoluto ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad

.

Y, debe recordarse, asimismo, la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, formulada en la sentencia de 12 de abril de 2002 (RC 553/1996 ), sobre los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias entre marcas, y los límites impuestos a esta Sala para modificar o alterar los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia, en razón de la naturaleza extraordinaria del recurso de casación:

b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial ; y

d) en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos.

.

El grado de disimilitud denominativa y fonética entre los signos enfrentados, que compensa el grado de relación de los productos y servicios ofrecidos por ambos signos, resulta determinante para declarar la compatibilidad de las marcas en conflicto, puesto que no se suscita evocación respecto del origen empresarial común, de modo que cabe apreciar que la sentencia recurrida es coherente con la directriz jurisprudencial formulada en las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 29 de septiembre de 1998 y de 22 de junio de 1999, con el objeto de evaluar y determinar el riesgo de confusión que puede crear la convivencia entre signos marcarios, considera imprescindible interpretar la noción de similitud en relación con el riesgo de confusión; doctrina que ha sido objeto de recepción por esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, entre otros fallos, en las sentencias de 20 de julio de 2004 (RC 2033/2001) y de 22 de octubre de 2004 (RC 4726/2001 ).

Cabe concluir, coincidiendo con el criterio jurídico expresado por la Sala de instancia, que la marca aspirante número 2.535.630 "SDP SISTEMAS DINÁMICOS DEL POTENCIAL DEL AUTOMÓVIL, S.A.", que distingue productos y servicios de las clases 12 y 39, es compatible con la marca comunitaria registrada número A 561639 "SDP", en las clases 17 y 39, al ser suficientemente diferentes las denominaciones contrapuestas para inducir a confusión en el público consumidor, ya que no se deduce que la convivencia de los signos en el mercado pueda generar dilución o debilitamiento de la marca comunitaria prioritaria.

En consecuencia con lo razonado, al desestimarse los dos motivos de casación formulados, declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil NUEVA TERRAIN, S.L. contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 28 de septiembre de 2006, dictada en el recurso contencioso-administrativo 111/2005.

Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte recurrente.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil NUEVA TERRAIN, S.L. contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 28 de septiembre de 2006, dictada en el recurso contencioso- administrativo 111/2005.

Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Fernando Ledesma Bartret.- Óscar González González.- Manuel Campos Sánchez-Bordona.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sáncez-Cruzat.- Rubricado. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.- Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.