STS, 23 de Abril de 2008
| Ponente | OSCAR GONZALEZ GONZALEZ |
| ECLI | ES:TS:2008:2143 |
| Número de Recurso | 5136/2005 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 23 de Abril de 2008 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintitrés de Abril de dos mil ocho.
En el recurso de casación nº 5136/2005, interpuesto por la Entidad BANKINTER, S.A., representada por la Procuradora Doña Rocío Sampere Meneses, y asistida de letrado, y por la Entidad BK SPORTS INC., representada por la Procuradora Doña Mª Teresa Rodríguez Pechín, y asistida de letrado, contra la sentencia nº 141/2004 dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 8 de febrero de 2005, recaída en el recurso nº 2062/1997 y acumulado 76/98, sobre concesión de inscripción de la marca mixta con dibujo nº 1.983.871 "BK"; habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado, y Don Ernesto, representado por la Procuradora Doña Mº del Carmen Ortíz Cornago, y asistido de letrado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Primera) dictó sentencia estimando el recurso promovido por Don Ernesto, contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 28 de octubre de 1997 que estimó el recurso ordinario interpuesto contra otra de 20 de diciembre de 1996, que concedió la inscripción de la marca mixta con dibujo nº 1.983.871 "BK" para productos de la clase 25ª del Nomenclátor Internacional.
Notificada esta sentencia a las partes, por las recurrentes se presentaron escritos preparando recurso de casación, los cuales fueron tenidos por preparados en providencia de la Sala de instancia de fecha 27 de junio de 2005, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, las recurrentes (BANKINTER, S.A. y BK SPORTS INC.) comparecieron en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formularon en fecha 16 de septiembre de 2005, los escritos de interposición del recurso de casación, en los cuales expusieron, los siguientes motivos de casación:
Por BANKINTER, S.A.:
1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción del art. 12 y siguientes de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas y la Jurisprudencia relativa a ambos artículos.
2) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de la Jurisprudencia relativa a la "incompatibilidad de las marcas por prohibición del art. 12 "; así como a la relativa al "criterio de especialidad".
Terminando por suplicar sentencia por la que estimando el recurso de casación case la resolución recurrida, con los pronunciamientos que correspondan conforme a derecho.
Por BK SPORTS INC.:
ÚNICO) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, en cuanto la sentencia infringe las normas del ordenamiento jurídico en relación con el artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, por incurrir los signos distintivos enfrentados en similitud susceptible de provocar riesgos de confusión y asociación en el público consumidor.
Terminando por suplicar dicte sentencia estimando el motivo del recurso y casando la sentencia recurrida, se revoque la concesión de la marca nº 1.983.871 "BK" (mixta) disponiendo por tanto su denegación.
Por providencia de la Sala, de fecha 17 de enero de 2007, se admitió a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 26 de febrero de 2007 entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO y Don Ernesto ), a fin de que en el plazo de treinta días pudieran oponerse al mismo; el Abogado del Estado mediante escrito de fecha 11 de abril de 2007 manifiesta que se abstiene de evacuar dicho trámite, mientras que la representación procesal de Don Ernesto lo que hizo mediante escrito de fecha 12 de abril de 2007, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dicte sentencia por la que se desestimen los recursos, se confirme íntegramente la sentencia recurrida, con expresa imposición de costas a los recurrentes.
Por providencia de fecha 3 de diciembre de 2007, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 16 de abril de 2008, en que tuvo lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de la Sala
La Oficina Española de Patentes y Marcas denegó el acceso al registro de la marca nº 1.983.871 BK (mixta) con dibujo, de la clase 25 para "vestidos, calzados, sombrerería", solicitada por don Ernesto. Interpuesto recurso contencioso administrativo la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo estimó reconociendo el derecho a la inscripción de la referida marca con base en los siguientes fundamentos:
"Vemos entonces que las tres marcas enfrentadas tienen un mismo núcleo, las letras BK, la solicitada con un dibujo sombreado dentro de un cuadrado donde se integran, la de titularidad de BK SPORTS INC con la leyenda superior BRITISH KNIGHTS y debajo las letras BK dentro de un rombo, y la de titularidad BANKINTER con las simples letras. Todo indica que todos los titulares han hecho de BK el núcleo de su signo y lo demás son adherencias (cuando las tienen). Visto así, las letras pueden ser marca (art. 12-c de la Ley ) pero en tanto no se configuren con tal identidad y formato que más que letras sean signos por sí mismas, no son apropiables, de manera que cualquiera puede registrarlas bajo su responsabilidad pero no oponer la repetición por terceros porque es un riesgo asumido".
Contra esta sentencia se ha interpuesto casación por BANKINTER S.A. y por BK Sports Inc.
La primera con base en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes y que se basan, sintéticamente, en la identidad fonética y su prevalencia sobre el elemento gráfico, existiendo identidad aplicativa, con el consiguiente riesgo de confusión, máxime al ser la marca del recurrente renombrada -primer motivo-; y la existencia del principio de especialidad y la jurisprudencia que lo ampara.
La segunda con base en que el registro no es de letras aisladas sino de combinación de letras que hacen referencia a British Knights emblema de la familia de marcas de la recurrente, siendo los elementos gráficos secundarios al denominativo, añadiendo que la integración en una nueva marca para los mismos o similares productos o servicios implica riesgo de confusión para el consumidor. Hace alusión a la identidad de los productos protegidos que exige un máximo rigor en el análisis comparativo, citando una serie de sentencias de esta Sala que, a su juicio, avalan sus argumentos. Para terminar indicando que se trata de aprovechar del crédito ajeno con vulneración del artículo 13.c) de la Ley de Marcas y de los principios de buena fe.
Ambos recursos están correctamente formulados en sus aspectos formales, pues pese a lo dicho por la parte recurrida respecto del segundo de los interpuestos, se contienen argumentos dirigidos a combatir la sentencia objeto de recurso, lo que se observa con la mera lectura del escrito de interposición (folio 14 y siguientes de dicho escrito).
El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.
En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.
Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.
A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.
Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, salvo en los casos de error manifiesto o irracionalidad, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002 -.
No se observa que en este caso la valoración efectuada por el Tribunal de instancia haya incurrido en error o arbitrariedad, pues es indudable que el uso de las letras del abecedario no puede ser apropiado por nadie, siendo en estos casos su disposición, elementos que las acompañan, diseño, colores, etc., los que permitirán definir si se da o no confusión entre las marcas solicitadas y las opuestas, y es evidente que el diseño que enmarca las letras B y K de la solicitante es claramente distintivo, evitando todo riesgo de confusión en el consumidor, aunque las marcas enfrentadas se extiendan a los mismos campos aplicativos, pues esas claras diferencias impedirán cualquier riesgo de asociación, y significan la falta del elemento causal de la prohibición del art. 13 de la Ley de Marcas, al denotar que no se trata con mala fe de aprovecharse del prestigio de una marca notoria, sino de ejercer el derecho a inscribir un signo representativo distinto de los hasta ahora existentes.
De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional, procede la condena en costas del recurso a las partes recurrentes.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, DESESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 5136/2005, interpuesto por las Entidades BANKINTER, S.A. y BK SPORTS INC., contra la sentencia nº 141/2005 dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 8 de febrero de 2005, recaída en el recurso contencioso-administrativo nº 2062/1997 y acumulado 76/1998, con condena a las partes recurrentes en las costas del mismo.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
