STS 999/2005, 20 de Diciembre de 2005

Ante el Juzgado de Primera Instancia número Cuatro de los de Logroño, interpuso demanda de juicio ordinario de menor cuantía, Sociedad Reebok International Limited, contra D. Diego, en reclamación de cantidad. El suplico de la demanda es del tenor siguiente: ".... se dicte sentencia declarando: Primero.- Que la demandante REEBOK INTERNATIONAL LIMITED, como propietaria de las Marcas núms. 1.066.101, 1.139.538, 1.237.058 y 1.756.917 tiene el derecho exclusivo y excluyente para la primera comercialización en el mercado La Unión Europea o de cualquier Estado miembro del Espacio Económico Europeo, de calzado deportivo distinguido con la marca REEBOK y gráfico, por si misma o a través de tercero autorizado por ella..- Segundo.- Que la importación por el demandado de una expedición de calzado deportivo distinguido por la marca REEBOK, a través de la Aduana Marítima de Santurce Baracaldo (Bilbao), con número DUA 4811-6-12322, interfiere y lesiona los derechos de exclusiva derivados a favor de REEBOK INTERNATIONAL LIMITED, sobre la marca REEBOK..- Tercero.- Que con lo anterior el demandado ha causado daños y perjuicios a la Sociedad demandante, a la que deberá indemnizar en la cifra que se establezca bien en periodo de prueba, o en fase de ejecución de Sentencia, de acuerdo con los parámetros que para dicha indemnización se determina en el artículo 38 de la Ley de Marcas, apartado c)..- Condenando: Primero.- Al demandado a estar y pasar por las anteriores declaraciones..- Segundo.- A la indemnización de daños y perjuicios causados a la Sociedad demandante cuya cantidad deberá ser determinada alternativamente, bien en período de prueba o en ejecución de Sentencia..- Tercero.- A la publicación de la Sentencia que se dicte, a costa del demandado, en un periódico de circulación del lugar de su residencia y en otro de circulación nacional, conforme lo previene en la Ley de Marcas..- Cuarto.- A las costas de este procedimiento".

Admitida a trámite la demanda fue emplazado el demandado, la representación de D. Diego, contestó a la demanda, planteando las excepciones que constan en el referido escrito y tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación al caso, para terminar suplicando: "... que previo los trámites oportunos, estimando las excepciones formuladas, desestime en todo caso la Demanda interpuesta por la representación procesal de REEBOK INTERNATIONAL LIMITED, condenando al pago de las costas a la demandante".

Habiendose solicitado el recibimiento del pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes, fue declarada pertinente y con el resultado que obra en autos.

El Juzgado de Primera Instancia dictó Sentencia, con fecha 11 de febrero de 1.998 y con la siguiente parte dispositiva: "Que debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda formulada por la Procuradora Sra. Fernández Torija en nombre y representación de REEBOK INTERNATIONAL LIMITED contra D. Diego, absolviendo al demandado de todos los pedimentos contenidos en el suplico de la demanda y con expresa imposición de costas a la actora. Igualmente se acuerda el alzamiento de las medidas cautelares adoptadas".

Contra dicha Sentencia interpuso recurso de apelación REEBOK INTERNATIONAL LIMITED. Sustanciada la apelación, la Audiencia Provincial de La Rioja dictó Sentencia, con fecha 23 de marzo de 1.999, con el siguiente fallo: "Que debemos estimar y estimamos el recurso de apelación interpuesto por la procuradora Sra. Fernández Torija Oyón, en representación de la Entidad Reebok International Limited, contra la sentencia de 11 de febrero de 1.998, dictada por el Iltmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Logroño, en el juicio de Menor Cuantía núm. 109/97, del que procede el rollo de la Sala núm. 129/97, la que debemos revocar y revocamos, y en su consecuencia estimando como estimamos la demanda interpuesta por la procuradora Sra. Fernández Torija en representación de la Entidad Reebok International Limited contra don Diego, debemos declarar y declaramos haber lugar a la misma y, en concreto, declaramos: .- 1) que la demandante Reebok International Limited, como propietaria de las Marcas núms. 1.066.101, 1.139.538, 1.237.058 y 1.756.917 tiene el derecho exclusivo y excluyente para la primera comercialización en el mercado la Unión Europea o de cualquier Estado miembro del Espacio Económico Europeo, de calzado deportivo distinguido con la marca Reebok y gráfico, por sí misma o a través de tercero autorizado por ella. Que la importación por el demandado de una expedición de calzado deportivo distinguido por la marca Reebok, a través de la Aduana Marítima Santurce Baracaldo (Bilbao), con número DUA 4811-6-12322, interfiere y lesiona los derechos de exclusiva derivados a favor de Reebok International LImited, sobre la marca Reebok..- 2) Que con lo anterior el demandado ha causado daños y perjuicios a la Sociedad demandante, a la que deberá indemnizar en la cantidad de 4.250.803 pesetas, de acuerdo con los parámetros que para dicha indemnización se determina en el art. 38 de la Ley de Marcas, apartado c)..- Por ello condenamos al demandado don Diego a estar y pasar por estas declaraciones y, a que indemnice a la sociedad actora, Reebok International Limited en concepto de daños y perjuicios, en la cantidad de 4.250.803 pts..- Todo ello y en cuanto a las costas causadas en primera instancia sin imponerlas a ninguna de las partes, sino que cada parte abonará las propias y las comunes por mitad..- Y sin hacer imposición de costas causadas en este recurso de apelación a ninguna de las partes".

D. Diego, representado por el Procurador de los Tribunales D. Julio Tinaquero Herrero, formalizó recurso de casación contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de la Rioja, con fundamento en los siguientes motivos:

Con fundamento en el número 4º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción del artículo 38 de la Constitución española; del artículo 30 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas; y del artículo 5.1º de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1.988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

Con fundamento en el mismo ordinal del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción del artículo 33.2º de la Constitución Española; del artículo 32.1º de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de Marcas; del artículo 7.1º de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1.988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas; de los artículos 3.1 y 4 del Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), Anexo 1C del acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (BOE de 24 de enero de 1.995); y de la jurisprudencia española al respecto.

Con fundamento en el número 4º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción del artículo 37 de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de Marcas.

Con fundamento en el número 3º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la Sentencia y de las que rigen los actos y garantías procesales, habiéndose producido indefensión, en conexión con el artículo 24.1º y 2º de la Constitución Española, y con los artículos 628 y 632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como el artículo 124.2º de la Constitución Española.

Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido al respecto, el Procurador D. Salvador Ferrandis y Alvárez de Toledo, en nombre y representación de la sociedad Reebok International Limited, impugnó el mismo, solicitando se declarase no haber lugar al recurso.

Se señaló como día para votación y fallo del recurso el treinta de noviembre de dos mil cinco, en que el acto tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JOSÉ RAMÓN FERRÁNDIZ GABRIEL

D. Diego fue demandado por Reebok International Limited a consecuencia de haber importado, desde Méjico, sin su consentimiento, productos auténticos designados con las marcas españolas de que era titular la demandante, en su mayoría vendidos después, por aquel, en España y Portugal.

La actora había pretendido en la demanda la declaración de su derecho a la primera comercialización de los productos en el Espacio Económico Europeo y, por ello, la declaración de que la importación paralela había infringido sus facultades de exclusiva. También pretendió la condena del infractor a la indemnización de daños.

Se planteó en la instancia un debate sobre si se había producido el agotamiento del derecho de la titular sobre sus marcas, a resolver mediante la aplicación del artículo 32 de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, vigente en la fecha. La decisión de la primera instancia declaró extinguido ese derecho, a consecuencia de la primera comercialización por ella consentida y desestimó la demanda.

La sentencia de la segunda instancia estimó el recurso de apelación de Reebok International Limited, así como la misma demanda, tras negar el agotamiento, por no estar integrado en el Espacio Económico Europeo el mercado de primera comercialización de los productos importados.

El recurso de casación del importador, se refiere a la misma cuestión, la cual se presenta sin alcanzar sustancialmente a los hechos y, en concreto, a la concurrencia de aquellos a los que está condicionado, en general, el agotamiento (requisitos objetivo, subjetivo y territorial). Los mismos constan declarados en la sentencia de la Audiencia Provincial, con remisión a la del Juzgado de Primera Instancia.

Sobre el agotamiento internacional del derecho del titular de la marca española se pronunció esta Sala en las sentencias de 15 de mayo de 1.985 y 28 de septiembre de 2.001.

Se resuelve ahora la controversia, de conformidad con la doctrina sentada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en las sentencias de 13 de noviembre de 1.990 (Marleasing, C-106/89, 6 y 8), 14 de julio de 1.994 (Faccini Dori, C-91/92, 20 y 26) y 16 de julio de 1.998 (Silohuette International Schmied GmbH&Co.KG, C-355, 36), según la interpretación dada a los artículos 5.1 y 7.1 de la Directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1.988, por dicho Tribunal (en la citada sentencia de 16 de julio de 1.998 y en otras posteriores).

Los motivos del recurso son cuatro. Tres se basan en el apartado 4º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y uno en el apartado 3º. Los dos primeros se examinan conjuntamente, ya que en ellos el recurrente defiende que tuvo lugar el agotamiento y, consecuentemente, niega el derecho de la titular de las marcas a impedir la importación paralela. Los otros dos se refieren a la condena a la indemnización de daños.

En los dos primeros motivos D. Diego afirma haberse producido la infracción de los artículos 38 y 33.2 de la Constitución Española, 30 y 32 de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, 5.1 y 7.1 de la Directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1.988, 3.1 y 4 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, de 15 de abril de 1.994.

1. El artículo 38 de la Constitución Española establece que se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado y que los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.

   No ha argumentado el recurrente respecto a la contradicción que pueda haber entre negar el agotamiento internacional del derecho sobre la marca y proteger la libertad de empresa, pero es evidente que mantener el reconocimiento del ius prohibendi del titular de aquella ante la importación de productos puestos en el mercado por él o con su consentimiento, constituye una medida con repercusión en el régimen de la competencia. Pese a ello, la infracción debe ser negada.

   La libertad de empresa se identifica con el derecho subjetivo a acometer y desarrollar actividades económicas, además de con un principio de ordenación económica por virtud del cual corresponde a los empresarios decidir los objetivos de su empresa y llevar a cabo la correspondiente planificación.

   Los poderes públicos tienen el deber de garantizar y proteger el ejercicio de esa libertad, incluso evitando prácticas que puedan afectar o dañar seriamente a un elemento tan decisivo para la economía de mercado como es la libre competencia (sentencia del Tribunal Constitucional 88/1.986, de 1 de julio).

   Sin embargo, no se trata de un derecho ilimitado. No sólo porque su protección se produce dentro del marco de la economía de mercado, sino también porque la existencia de límites resulta de la literalidad del propio artículo 38 y de otros preceptos constitucionales, como los que permiten la intervención del Estado a fin de mantener las condiciones que precisen el correcto funcionamiento de la actividad económica y el respeto a los intereses que concurren en ella (artículos 51, 130.1 y 131).

   Además, la Directiva 89/104/CEE no deja a los Estados miembros otra alternativa en materia de agotamiento internacional, de tal modo que la negación del mismo, y las consecuencias que de ello se deriven, deben entenderse incluidas en la previsión del artículo 30 del Tratado CE, que permite, con ciertos condicionantes, la imposición de prohibiciones o restricciones cuantitativas a la importación justificadas por la protección de la propiedad industrial.

2. El artículo 33.2 de la Constitución Española dispone que la función social de la propiedad delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes.

   No explica tampoco el recurrente la razón por la que resulta contrario a esa función social de la propiedad mantener la posibilidad de que el titular de la marca prohíba las importaciones de productos auténticos, puestos por él o con su consentimiento en un mercado extraño al Espacio Económico Europeo.

   Es cierto que el derecho del titular sobre la marca, como señorío más amplio posible sobre dicho bien inmaterial, constituye una modalidad de propiedad, por mas que especial, y que, como tal, está sometido al régimen de aquel derecho real contenido en la Constitución (sentencia del Tribunal Constitucional 103/1.999, de 3 de junio). Es cierto, también, que negar el agotamiento internacional significa no impedir la posibilidad de que, con apoyo en el régimen de la marca, su titular controle las condiciones de distribución a revendedores, delimite zonas de exclusiva o influya en el régimen de precios.

   Sin embargo, la función social de la propiedad, que configura el contenido del derecho como un haz de facultades y, al mismo tiempo, un conjunto de deberes (en términos de la sentencia del Tribunal Constitucional 37/1.987, de 26 de marzo), tiene múltiples condicionantes (el Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas, en la sentencia de 16 de julio de 1.998, ya citada, los tuvo en cuenta al declarar que las autoridades comunitarias competentes siempre podrían ampliar, mediante la celebración de acuerdos internacionales en la materia, como se hizo en el marco del Acuerdo del Espacio Económico Europeo, el agotamiento previsto por el artículo 7 a los productos comercializados en terceros países) y que los mismos se proyectan en limitaciones que han de ser impuestas por las leyes (sentencia del Tribunal Constitucional 37/1.987, de 26 de marzo), la interpretación de las cuales ha de efectuarse de conformidad con el derecho comunitario, como se indicó antes.

3. El artículo 30 de la Ley 32/1.988 establecía que el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico.

   El recurrente afirma que esa norma ha sido infringida con una aplicación que resulta contraria al principio de territorialidad, conforme al que se determina el ámbito de reconocimiento y protección de los derechos sobre las marcas nacionales (cuando no entra en juego el sistema de protección internacional).

   La infracción denunciada por el recurrente tampoco se ha cometido en la instancia. El artículo 31.2 de la citada Ley, al regular las facultades de exclusión del titular de la marca menciona (letra c) la de prohibir la importación de los productos y esa fue la actividad calificada como infractora por la Audiencia Provincial.

   En definitiva, la importación a la que el titular de la marca puede oponerse, en cuanto implica un uso de la misma en el tráfico económico, supone la entrada del producto en la Comunidad con el objetivo de su comercialización en ella (sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 26 de mayo de 2.005, Class International BV, C-405/03, 34). Y tal actividad constituye una intromisión en la esfera de exclusiva del titular, antijurídica según la legislación española (artículo 31.2.c de la Ley 32/1.988), a la que se remite la norma de conflicto (artículo 10.4 del Código Civil).

4. La infracción de los artículos 3.1 y 4 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, de 15 de abril de 1.994, es afirmada por el recurrente sin justificación alguna.

   El artículo 6 del referido Acuerdo reconoce plena libertad a las legislaciones de los miembros de la Organización Mundial de Comercio para admitir o excluir el agotamiento de los derechos sobre los títulos por ellos reconocidos. Únicamente impone las limitaciones que resultan de los dos preceptos señalados en el motivo, los cuales sancionan los principios de trato nacional y trato de nación mas favorecida, que no resultan infringidos con la admisión en el seno de toda la Comunidad Europea de un agotamiento referido sólo al ámbito del Espacio Económico Europeo.

El agotamiento del derecho sobre la marca se regula en el artículo 32.1 de la Ley 32/1.988, igualmente señalado por el recurrente como infringido. Dicho precepto debe ser interpretado de conformidad con los artículos 7.1 y 5.1 de la Directiva 89/104/CEE, también mencionados en los dos motivos que, de modo conjunto, se examinan.

Y cumple hacerlo según la doctrina sentada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en la interpretación de los referidos preceptos de la Directiva. En síntesis, dicho Tribunal establece que (1º) la Directiva 89/104/CEE contiene en los artículos 5 a 7 una armonización completa de las normas relativas a los derechos conferidos por la marca (sentencia de 16 de julio de 1.998, Silohuette International Schmied GmbH& Co.KG, C-355/96, 25);

2. ) la marca atribuye a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en la primera comercialización (sentencia de 12 de octubre de 1.999, Pharmacia&Upjohn, S.A., C-379/97, 15);

   (3º) los preceptos de la Directiva sobre el agotamiento no pueden interpretarse en el sentido de que los Estados miembros puedan prever en sus ordenamientos nacionales un agotamiento respecto de productos comercializados en terceros países (sentencia de 16 de julio de 1.998, Silohuette International Schmied GmbH& Co.KG, C-355/96, 26);

4. ) la mencionada interpretación es la única que permite alcanzar plenamente la finalidad de la Directiva, consistente en salvaguardar el funcionamiento del mercado interior; de la disparidad normativa sobre el agotamiento se derivarían obstáculos insalvables para la libre circulación de mercancías y la libre prestación de servicios (sentencia de 16 de julio de 1.998, Silohuette International Schmied GmbH& Co.KG, C-355/96, 27);

5. ) como el artículo 7.1 de la Directiva circunscribe el agotamiento del derecho sobre la marca a los supuestos en que los productos hubieran sido comercializados por primera vez en el Espacio Económico Europeo, le está permitido al titular controlar la primera comercialización en éste de los productos designados con el signo, sin que agote esos derechos en el interior de dicho Espacio una comercialización de los productos fuera de tal ámbito territorial (sentencias de 20 de noviembre de 2.001, Zino Davidoff, S.A. y otros, asuntos acumulados C-414 a 416/99, 33; 8 de abril de 2.003, Van Doren+Q.GmbH, C-244/00, 26; y 26 de mayo de 2.005, Class International BV, C-405/03, 33);

6. ) por esa razón, puede el titular prohibir la utilización de la marca con arreglo al derecho que le confiere la Directiva, independientemente de que hubiera prestado su consentimiento a la comercialización en el mercado nacional de otros productos iguales o similares a aquellos respecto de los cuales se invoca el agotamiento (sentencia de 1 de julio de 1.999, Sebago Inc., C-173/98, 19 y 21).

   Por lo expuesto, procede desestimar los dos motivos examinados y mantener lo decidido por la Audiencia Provincial, al respecto.

   El derecho de la demandante no se agotó, en contra de lo afirmado por el recurrente, con la primera comercialización de los productos identificados con sus marcas, en cuanto producida fuera del Espacio Económico Europeo. En consecuencia, aquella puede controlar la primera comercialización en dicho ámbito, con el ejercicio del ius prohibendi respecto de la importación efectuada por el demandado.

En los dos últimos motivos del recurso se refiere el recurrente a la condena a indemnizar el lucro cesante a la titular de la marca.

1. En el tercer motivo denuncia la infracción del artículo 37 de la Ley 32/1.988, con el argumento de que, pese a sus exigencias, la Audiencia Provincial le había condenado sin que hubiera actuado negligentemente al importar productos auténticos ni haber sido requerido por la actora en los términos que la norma imponía.

   La sentencia recurrida no contiene mención al respecto. Razón por la que hacemos uso de la facultad de examinar las actuaciones a fin de integrar un factum incompleto (sentencias de 1 de diciembre de 1.995 y 9 de febrero de 1.996) con la declaración, como probado, de que la demandante emitió, por vía notarial, una carta de requerimiento de cese al demandado, en diciembre de mil novecientos noventa y seis, la cual llegó a una de las direcciones, en Arnedo, que en algunos documentos constan como del destinatario, sin que el mismo hubiera prestado la necesaria cooperación para conocer su contenido.

   Con ese antecedente el motivo ha de fracasar, pues el requerimiento también es eficaz cuando, habiendo llegado a la esfera de influencia de su destinatario en circunstancias tales que lo normal es que hubiera conocido su contenido, no lo conoce por causa sólo a él imputable (sentencias de 28 de mayo de 1.976 y 29 de septiembre de 1.981).

2. En el motivo cuarto se afirma, con apoyo en el artículo 1.692.3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881, el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia y de las que rigen los actos y garantías procesales.

   Realmente, lo que el recurrente impugna es la valoración de la prueba pericial practicada para determinar el lucro cesante conforme la regla del artículo 38.2.c de la Ley 32/1.988. Afirma, en efecto, que el dictamen pericial partía de un error, admitido por quien lo emitió.

   El motivo debe ser desestimado, ya que, aunque la valoración de la prueba pericial, sometida a las reglas de la sana crítica (artículo 632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881), admita un control en casación en supuestos excepcionales (sentencias de 3 de julio de 1.997, 12 de mayo de 2.005 y 28 de junio de 2.005), lo que el recurrente plantea es una quaestio iuris, por infracción de norma, que debería haber apoyado en el apartado 4º del citado artículo 1.692 de la citada Ley procesal (sentencias de 10 de septiembre de 1.996 y 31 de diciembre de 1.997) y no en el 3º, vía inadecuada que llevaría, en uno de los casos contemplados en dicho precepto, a los artículos 1.693 y 1.715.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881. QUINTO. La desestimación del recurso provoca la condena en costas del recurrente, en aplicación del artículo 1.715.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881. Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español