STS, 25 de Abril de 2007
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 25 Abril 2007 |
| Emisor | Tribunal Supremo, sala tercera, (Contencioso Administrativo) |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veinticinco de Abril de dos mil siete.
En el recurso de casación nº 6407/2004, interpuesto por la Entidad GUINNESS UNITED DISTILLERS & VINTNERS ÁMSTERDAM, B.V., representada por la Procuradora Doña María Isabel Campillo García, y asistida de letrado, contra la sentencia nº 493/2004 dictada por la Sección Octava de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 7 de mayo de 2004, recaída en el recurso nº 1100/2001, sobre concesión de inscripción de la marca nacional nº 2.239.705 "GUNSON" (con gráfico); habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Octava) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad GUINNESS UNITED DISTILLERS & VINTNERS ÁMSTERDAM, B.V., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 21 de junio de 2001, que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra otra de 5 de julio de 2000, que concedió la inscripción de la marca nacional nº 2.239.705 "GUNSON" (con gráfico), para designar productos de la clase 33ª del Nomenclátor internacional.
Razonó el Tribunal de instancia para fundamentar su fallo que:
[...] En el caso de autos, nos encontramos con que las marcas enfrentadas tienen un distintivo denominativo claramente diferente, pues en nada se parecen las expresiones GUNSON y GORDON#S, con lo que no hay posibilidad de confusión alguna para los consumidores.
En base a lo que se acaba de exponer en nada afecta a lo que aquí se ha de resolver el hecho de que la marca de la entidad demandante tenga un gran prestigio en el mercado, pues al ser totalmente diferente un distintivo del otro, la nueva marca no puede conseguir un aprovechamiento indebido del prestigio de la preregistrada
Notificada esta sentencia a las partes, por la referida Entidad se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 4 de junio de 2004, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la recurrente (GUINNESS UNITED DISTILLERS & VINTNERS ÁMSTERDAM, B.V.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 26 de julio de 2004, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:
1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra c) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia. El art. 120.3 de la Constitución Española exige que las sentencias sean siempre motivadas, exigencia íntimamente vinculada al derecho a obtener la tutela efectiva los Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos ex art. 24.1 de la propia Carta Magna.
2) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción, por ausencia de aplicación, de las prohibiciones relativas de los arts. 12.1.a) y 13.c) de la Ley de Marcas 32/88 .
3) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones suscitadas en el recurso, objeto de debate.
Terminando por suplicar sentencia por la que estime el recurso, se case la sentencia recurrida y se resuelva de conformidad con el suplico del escrito de demanda mediante la declaración de no ser ajustadas a Derecho las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas que concedieron y mantuvieron la inscripción registral de la marca citada, debiéndose consecuentemente ordenar su denegación registral.
Por providencia de la Sala, de fecha 15 de marzo de 2006, se admitió a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 17 de abril de 2006 entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo; lo que hizo mediante escrito de fecha 30 de mayo de 2006, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dicte sentencia desestimando el recurso, con expresa imposición de costas al recurrente.
Por providencia de fecha 19 de diciembre de 2006, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 18 de abril de 2007, en que tuvo lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de Sala
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia desestimatoria del recurso entablado contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que otorgó la inscripción de la marca 2.239.705 GUNSON (mixta), de la clase 33 para "bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas)", pese a la oposición de la marca nº 1.793.369 GORDONS, de la misma clase y para los mismos productos.
Para disipar cualquier duda a que pudieran inducir diversos documentos aportados con la demanda, la marca inscrita se describe de la siguiente forma (folio 3) en el expediente administrativo:
"La marca está constituida por una etiqueta, donde en las partes exteriores de la misma a derecha e izquierda, hay unas ramas de bayas con cinco puntas y varias hojas. Debajo la leyenda SPECIAL FOR COCKTAIL, que no se reivindica a título privativo, dentro de un rectángulo más grueso y en su parte superior hay un triángulo grande con el vértice hacia abajo y dentro seis triángulos con el vértice hacia arriba, de forma que en la parte superior aparecen tres, debajo dos y más abajo uno, rodeados de dibujos sinuosos. Debajo la denominación GUNSON y debajo y dentro de un círculo un cañón antiguo. El resto se refiere a las leyendas genéricas del producto, características, así como su identificación que no se reivindica a título privativo. Colores; la etiqueta y todo su contenido en ROJO y el fondo en AMARILLO".
La sentencia de instancia basó su fallo desestimatorio en que las marcas enfrentadas tienen un distintivo denominativo claramente diferente, que impide la confusión de los consumidores, y ello, aunque la marca oponente tenga un gran prestigio en el mercado, pues al ser totalmente distinto un distintivo de otro, la nueva marca no puede conseguir un aprovechamiento indebido del prestigio de la preregistrada.
Contra esta sentencia se ha interpuesto la presente casación con base en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes.
Aduce la recurrente que la sentencia ha quebrantado sus normas reguladoras, al incurrir en incongruencia, por no resolver todas las cuestiones objeto de debate.
Es evidente el laconismo de la sentencia en relación con el tema central del debate, pues, sin mayores razonamientos, se limita a expresar que los distintivos enfrentados son claramente diferentes, sin determinar, por muy evidente que así lo considere, en que consisten las diferencias, y sin acometer el tema de los gráficos de ambas marcas, en cuya similitud se fundó gran parte de los argumentos de la demanda, omitiendo incluso la referencia a las otras marcas que también fueron opuestas: nº 75.741 GORDONS (denominativa) de la clase 33, para "ginebra, bitters de naranja (alcohólicos), ginebra de endrina y whisky"; nº 424.640 consistente en el diseño de una etiqueta de GORDONS de la clase 33 para "ginebra" y nº 1.900.537 consistente en la etiqueta de la clase 33 para "bebidas alcohólicas". Se ha producido, por tanto, la incongruencia denunciada, por infracción del artículo 67 de la Ley Jurisdiccional que exige que en la sentencia se resuelvan todas las cuestiones controvertidas en el proceso.
Esto determina que conforme al art. 95.2 .d) deba resolverse el litigio en los términos en que aparece planteado el debate en 1ª instancia.
El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.
En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.
Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.
A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.
No ofrece duda alguna las importantes diferencias que existen entre las dos denominaciones, pues ninguna posibilidad de confusión puede producirse entre términos tan dispares como "gordons" y "gunson", y, aunque el campo aplicativo sea el mismo, incluso el más concreto de las "ginebras", el consumidor medio, bien para su propio uso, bien para el de un tercero, difícilmente caerá en el error de adquirir la una por la otra, pues en la apreciación de conjunto observará a simple vista, aún en local con escasa luz ambiental. Se trata de términos que suenan de forma diferente, y, aunque tienen algunas letras en común, el elemento central en nada se parecen. Podría aventurarse que estos términos enmarcados en similares etiquetas originarían cierta confusión, pero ello no es así, pues tanto la nº 1.793.369, como las otras dos opuestas nº 424.640, y nº 1.900.537, y no digamos de la meramente denominativa nº 75.741, tienen un diseño diferente, hasta el extremo que las gráficas no incluyen nombre alguno. Pero es que además, la cúpula con que en la parte superior se remata a las gráficas, no aparece en la marca solicitada que es plenamente rectilínea, además de otras muchas diferencias en las flores laterales que las decoran, como en dibujos y letras interiores y exteriores, que les otorgan singularidad propia, por muy similares que sean los colores que empleen.
Partiendo de esta disparidad en los diseños y nombres, la consecuencia inmediata es que no se produce no sólo la prohibición del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, sino tampoco, la del artículo 13 .c) para las marcas renombradas, porque, como reiteradamente tiene señalada esta Sala (sentencias de 10 de octubre de 2003, 11 de noviembre de 2004 y 15 de marzo de 2005, entre otras), no hay aprovechamiento del prestigio ajeno si el que compara un producto o recibe un servicio puede identificarlos perfectamente. CUARTO.- No se dan circunstancias de costas en la primera instancia, debiendo cada parte satisfacer las suyas en esta casación, de conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional .
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que ESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 6407/2004, interpuesto por la Entidad GUINNESS UNITED DISTILLERS & VINTNERS ÁMSTERDAM, B.V. contra la sentencia nº 493/2004, dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 7 de mayo de 2004 ; y debemos DESESTIMAR el recurso contencioso administrativo nº 1100/2001, declarando conformes a Derecho las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 21 de junio de 2001 y 5 de julio de 2000; sin expresa condena en las costas de esta casación, debiendo cada parte satisfacer las suyas en cuanto a las de la instancia.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
