STS, 17 de Julio de 2006

PonenteFRANCISCO TRUJILLO MAMELY
ECLIES:TS:2006:4390
Número de Recurso1222/2004
ProcedimientoCONTENCIOSO
Fecha de Resolución17 de Julio de 2006
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

FERNANDO LEDESMA BARTRETOSCAR GONZALEZ GONZALEZMANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAFRANCISCO TRUJILLO MAMELYEDUARDO ESPIN TEMPLADOJOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a diecisiete de Julio de dos mil seis.

VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 1222 de 2004, interpuesto por la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, S.A., representada procesalmente por el Procurador D. ARGIMIRO VAZQUEZ GUILLÉN, contra la sentencia dictada el día 12 de noviembre de 2003 por la Sala de lo Contencioso Administrativo ( Sección 6ª ) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso número 1316 de 2001 , que declaró ajustadas a derecho las Resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de septiembre de 2000 y 23 de julio de 2001 por las que se concedió el registro de la marca nacional nº 2.286.479 " TVCARRUSEL CARRUSELTV ", denominativa, para la clase 41ª del Nomenclátor internacional, " servicios de educación y esparcimiento, incluyendo particularmente, montaje de programas radiofónicos y de televisión ".-

En este recurso es parte recurrida, LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, con la representación procesal que le es propia.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Con fecha 12 de noviembre de 2003, la Sala de lo Contencioso Administrativo ( Sección 6ª ) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: " FALLAMOS: Que desestimando el recurso contencioso- administrativo interpuesto por el Procurador Sr. Vázquez Guillén, en representación de SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN S.A contra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 23 de julio de 2001, que desestimó recurso contra resolución de 5 de septiembre de 2000, debemos declarar y declaramos que las mismas son ajustadas a Derecho. No procede hacer declaración sobre costas ".-

SEGUNDO

Contra dicha sentencia, preparó recurso de casación, a través de su representante procesal, la mercantil SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, S.A., amparado en el artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional al considerar que la sentencia infringía determinadas normas de derecho estatal, comunitario europeo y jurisprudencia aplicable. Dicho recurso se tuvo por preparado en resolución del día diecinueve de diciembre de dos mil tres.

TERCERO

Emplazadas las partes ante este Tribunal, la recurrente, a través de su Procurador Sr. VAZQUEZ GUILLÉN, presentó escrito interponiendo recurso de casación con base a dos motivos. El primero, formulado al amparo del artículo 88.1.d), por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas , en relación con los artículos 1 y 11.1.a) del mismo texto legal y demás normas concordantes de derecho estatal y comunitario europeo, así como de la jurisprudencia que resulta de aplicación a dichas normas, al consentir la sentencia recurrida la coexistencia de las marcas enfrentadas, permitiendo el fallo el riesgo de confusión. El segundo, también al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , por infracción de los artículos 12.1.a) y 13.1.c) de la Ley 32/1988, de Marcas y demás normas concordantes de derecho estatal y comunitario europeo, así como de la jurisprudencia que resulta de aplicación a dichas normas al no proteger la sentencia recurrida, la marca de su representada a pesar de reconocer su notoriedad. Terminó suplicando a la Sala que se dictase sentencia estimándolo y declarando la anulación de la sentencia recurrida con declaración de no ser conforme a derecho la concesión de la marca nacional nº 2.286.479 " TVCARRUSEL CARRUSELTV ", para los servicios de la clase 41 del Nomenclátor internacional, con imposición de las costas del recurso a la Administración demandada.

CUARTO

La parte recurrida, LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, a través del Sr. ABOGADO DEL ESTADO, en escrito correspondiente formuló su oposición a los motivos de casación, y finalmente suplicó a la Sala que en su día se dictase sentencia desestimatoria del recurso interpuesto, confirmando íntegramente la recurrida e imponiendo las costas a la recurrente.

QUINTO

El día 23 de noviembre de 2006, la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, S.A., presentó escrito ante esta Sala al que acompañaba copia de la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso administrativo nº 1.189/2001 , interpuesto por ella misma contra la inscripción de la marca nº 2.286.476/8 " TEUVE CARRUSEL " en la clase 38 del Nomenclátor , a favor de la compañía Media Park, S.A. Alegaba que dicha sentencia, dictada el día 13 de diciembre de 2004 , podía ser de interés en este recurso al existir identidad de partes litigantes, del objeto del litigio y en relación con los argumentos de Hecho y Fundamentos de Derecho planteados en ambos procedimientos ( especial protección que merece la notoriedad y renombre del signo distintivo " CARRUSEL DEPORTIVO ", para las clases 38 y 41 del Nomenclátor internacional. De todo ello, se dio traslado a la parte recurrida, por plazo de cinco días.

SEXTO

Posteriormente, se acordó señalar para deliberación y fallo de este recurso el día once de Julio corriente en que han tenido lugar dichos actos procesales.-

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Francisco Trujillo Mamely, Magistrado de Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Constituye el objeto de este recurso de casación la sentencia dictada con fecha 12 de noviembre de 2003, por la Sala de lo Contencioso Administrativo ( Sección Sexta ) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid , que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil hoy recurrente en casación, contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 23 de Julio de 2001 que concedió el registro de la marca nacional número 2.286.479 " TVCARRUSEL CARRUSELTV ", denominativa, para la clase 41ª del Nomenclátor internacional.

Con fecha 28 de Enero de 2.000, la mercantil MEDIA PARK, S.A., solicitó de la Oficina Española de Patentes y Marcas, el registro de la marca número 2.286.479, denominativa, en clase 41ª del Nomenclátor internacional, para " servicios de educación y esparcimiento, incluyendo particularmente, montaje de programas radiofónicos y de televisión".

A tal petición se opuso, fuera de plazo, la hoy recurrente en casación, dictando la Oficina Resolución de 5 de Septiembre de 2.000, concediendo el registro de la marca solicitante al no haberse formulado oposición en la forma y plazo establecido y no haberse detectado de oficio ningún reparo a la solicitud de registro de la marca.

Interpuesto recurso ordinario contra esta decisión, la oponente reiteró los argumentos aducidos en el escrito presentado fuera de plazo para formular oposición, consistentes, en esencia, en la incompatibilidad entre la marca solicitada y la marca prioritaria número 1.280.516, "CARRUSEL DEPORTIVO" , para proteger los mismos productos que la aspirante, pues las marcas enfrentadas coincidían en el vocablo "CARRUSEL" mientras que las letras TV constituían un bloque accesorio a la parte principal de la denominación, coincidiendo, además, el destino de los distintivos contrapuestos ( ambos para la misma clase de servicios ). Añadía que dicha coincidencia perseguía un intento de aprovechamiento indebido del hecho notorio de la reputación obtenida por la marca oponente como consecuencia de las profusas campañas publicitarias que había efectuado, y efectuaba, de sus productos en todos los medios de comunicación social, reputación que le hacía merecedora de una especial protección, para evitar el aprovechamiento indebido del prestigio obtenido por la oponente. Señalaba también, la existencia de otras marcas ( marca nº 993.746, " CARRUSEL DEPORTIVO ", clase 38; marca nº 1.985.262, " CARRUSEL DEPORTIVO ", clase 16; y marca nº 1.280.515, " CARRUSEL DEPORTIVO ", clase 35 ) en las que igualmente fundamentaba el recurso.

Finalmente, la Oficina Española de Patentes y Marcas, con fecha 23 de Julio de 2.001, dictó Resolución desestimando el recurso interpuesto y confirmando la resolución recurrida al considerar que " la compatibilidad de las marcas en conflicto, pasa por su convivencia pacífica en el mercado evitando el error entre los consumidores, y que, en el caso que ahora nos ocupa, del examen de sus distintivos, "TVCARRUSEL CARRUSEL TV" y "CARRUSEL DEPORTIVO", se desprende una disimilitud de conjunto, esto es, contemplándolos sin disecciones, que, aún con confluencia en el mismo sector y en idénticos servicios, no da lugar a error; por lo que la norma prohibitoria del art. 12.1.a) no debe ser aplicada ".

SEGUNDO

Interpuesto recurso contencioso- administrativo contra esta Resolución, la Sala de Instancia pronunció la sentencia ahora recurrida en casación, basada en las consideraciones:

[...] "Se enfrentan aquí dos marcas denominativas TVCARRUSEL CARRUSEL TV y CARRUSEL DEPORTIVO. Ambas marcas protegen idénticos productos. La comparación de las mismas debe ser efectuada en su conjunto, como ha puesto de relieve el TS, y así resulta que de la denominación se desprenden elementos diferenciadores, puesto que ambas emplean la palabra CARRUSEL, no es este el único elemento de la denominación, siendo así que la marca CARRUSEL DEPORTIVO se diferencia suficientemente, aunque ambas empleen la palabra CARRUSEL, palabra que por lo demás en sí misma no puede ser apropiable en exclusiva. Por ello, aunque exista una palabra coincidente, y suficientemente identificativa como CARRUSEL, las marcas son diferentes y pueden convivir sin riesgo de error o confusión entre los consumidores...".

[...] " Existe identidad entre los productos, y la Sala está obligada a efectuar la comparación con un examen riguroso de los elementos semejantes, para decidir si estas marcas pueden convivir sin riesgo de error o confusión. Efectivamente protegen productos de la Clase 41, pero en este punto existe un dato relevante que es la clara notoriedad de la marca oponente, CARRUSEL DEPORTIVO, así como la diferencia entre ambas que ya se ha puesto de relieve pueden permitir la convivencia.

El objeto de la marca es un signo que debe ponerse en relación con los productos protegidos, y en este caso, la identidad de los productos cede ante las diferencias de conjunto, pero sobre todo sobre un extremo que es el de la notoriedad de la marca oponente".

[...] " Efectivamente, la marca CARRUSEL DEPORTIVO ha adquirido clara notoriedad, siendo plenamente identificada con el programa radiofónico, que desde hace años tiene en antena la Cadena SER, aquí recurrente.

En el supuesto de marcas renombradas, se produce una situación que se ha examinado por el Tribunal Supremo, y que esta Sala viene reiterando, y es que la notoriedad de unos productos se convierte en un factor determinante que permite al consumidor medio diferenciar claramente las marcas, al distinguir perfectamente los productos protegidos con la marca renombrada. Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta manera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos (goodwill).

La Jurisprudencia del Tribunal Supremo es constante en el sentido de proteger la marca renombrada o notoria, siempre que los productos sean idénticos y se pueda producir un riesgo de aprovechamiento del crédito y buen nombre de la marca renombrada. Así y todo, considera también que la marca notoria da lugar a que sea mejor conocida por los consumidores y evita el riesgo de error o confusión.

En este caso, la marca CARRUSEL DEPORTIVO es notoria y conocida sobradamente, por sus programas radiofónicos emitidos los domingos por la tarde y referidos al ámbito deportivo. Esta dato no le convierte en marca absolutamente renombrada como se pretende, y sobradamente conocida en todos los ámbitos, si bien se ha acreditado que es marca suficientemente conocida, con amplia publicidad y número de oyentes.

La sociedad titular de la marca impugnada, tiene por objeto social según la prueba practicada a instancia de la recurrente, a) la compraventa y alquiler no financiero de instalaciones y equipos para la filmación, grabación, montaje de películas y cintas de vídeo, así como la producción de programas; b) organización de ferias y exposiciones, incluido a tal fin, la realización de edificaciones, ejecución de estructuras metálicas, carpintería, pintura, etc.; y c) presentación de servicios de acceso a INTERNET, entre los cuales se incluyen el servicio de correo electrónico, acceso a base a datos, albergamiento telemático y servicios de noticias"

Con estos datos no resulta ser un ámbito coincidente con aquel en que opera la marca oponente, por lo que, teniendo en cuenta las diferencias denominativas ya puestas de relieve, la notoriedad de la marca oponente, muy conocida en el ámbito deportivo y de programas sobre la materia, y la diferencia entre éste ámbito y el objeto social de la titular de la marca impugnada, la Sala concluye que las resoluciones impugnadas son ajustadas a derecho, sin apreciar en consecuencia los preceptos citados".

TERCERO

El recurso de casación se interpone por dos motivos, ambos formulados al amparo del apartado d) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional . El primero, por infracción de los artículos 12.1.a) de la Ley de Marcas , en relación con los artículos 1 y 11.1.a) del mismo texto legal , derecho comunitario europeo concordante ( artículo 4 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de Marcas, en relación con los artículos 2 y 3 de la misma ; artículo 15.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, Anexo 1.C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio ( ADPIC ) - BOE de 24 de enero de 1995 - y el artículo 6 bis del Acta de Estocolmo de 14 de julio de 1967, ratificada por Instrumento de 13 de diciembre de 1971 ; y modificación del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en la Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934 y el Lisboa el 31 de Octubre de 1958 ( CUP ) - BOE de 1 febrero de 1974 -), y de la jurisprudencia que resulta de aplicación a dichas normas, al consentir la sentencia recurrida la coexistencia de las marcas enfrentadas, permitiendo el fallo el riesgo de confusión. El segundo, también al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , por infracción de los artículos 12.1.a) y 13.1.c) de la Ley 32/1988, de Marcas , del derecho comunitario europeo concordante ( artículo 4 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de Marcas, en relación con el artículo 5.2 de la misma ; artículos 15.2 y 16.3 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio , Anexo 1.C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio ( ADPIC ) - BOE de 24 de enero de 1995 - y el artículo 6 bis del Acta de Estocolmo de 14 de julio de 1967, ratificada por Instrumento de 13 de diciembre de 1971 ; y modificación del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en la Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934 y el Lisboa el 31 de Octubre de 1958 ( CUP ) - BOE de 1 febrero de 1974 ), así como de la jurisprudencia que resulta de aplicación a dichas normas al no proteger la sentencia recurrida la marca de su representada, a pesar de reconocer su notoriedad.

El examen conjunto de ambos motivos de casación ha de llevar a la estimación del recurso.

CUARTO

En efecto, el artículo 12.1.a) de la Ley 32/1.988, de 10 de Noviembre, de Marcas , dispone que " no podrán registrarse como marcas los signos o medios: a) Que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior ". Por tanto, coincide con el antiguo artículo 124.1º del Estatuto en lo que se refiere a la prohibición de acceso al Registro de marcas semejantes fonética o gráficamente con otros signos ya registrados, e introduce dos elementos que constituyen una innovación: añade a aquellas la semejanza conceptual, y se refiere, concretamente, a marcas que designen productos o servicios idénticos o similares, lo que antes constituía, según la propia jurisprudencia, un elemento adicional a tener en cuenta para acentuar o disminuir el peligro de confusión en el mercado.

Así pues, tal precepto exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias cumulativas: a), que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado; y b), que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada en el nombre comercial ya registrado o solicitado.

En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales, basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos.

QUINTO

Pues bien, la sentencia de instancia incurre en un error de derecho al establecer que ambas marcas, la aspirante y la opuesta, protegen productos idénticos pero que su ámbito aplicativo es diferente, de una parte, porque la identidad de los productos cede ante las diferencias de conjunto y, de otro, porque en atención al objeto social de la entidad mercantil que solicita el registro de la marca, resulta un ámbito aplicativo no coincidente con aquel en que opera la marca oponente. Si los servicios son idénticos, siguiendo la lógica del razonamiento humano, parece evidente que el ámbito aplicativo debe ser coincidente; los productos y servicios idénticos van dirigidos siempre al mismo mercado.

Por otro lado, llegar a la conclusión como llega la sentencia de instancia de que, en atención al objeto social de la entidad solicitante, resulta un ámbito aplicativo no coincidente con aquel en que opera la marca oponente, supone crear un nuevo criterio para comparar el ámbito aplicativo de productos o servicios entre marcas enfrentadas - la utilización del teórico objeto social de las compañías titulares de aquellas - que excede de lo dispuesto en el artículo 12.1.a), de la Ley de Marcas . Evidentemente, con el término " objeto social " se denomina la actividad o conjunto de actividades que una sociedad se propone llevar a cabo distinguiéndose, asimismo, como bien se argumenta en los motivos examinados, entre objeto o actividad real, aquel que desarrolla efectivamente, y objeto estatutario, aquellas actividades que los socios acuerdan incluir pero que no necesariamente desarrollan. Por ello, aunque la mercantil solicitante de la marca impugnada tenga en su objeto social, además de los servicios que pretende proteger: producción de programas televisivos y radiofónicos, otras actividades, no puede ser considerado como el elemento determinante de la diferencia aplicativa de las marcas enfrentadas.

Es decir, que si bien en términos generales, no puede afirmarse que por sí mismo la inclusión en una misma Clase del Nomenclátor sea determinante de la identidad de ámbitos aplicativos, en este caso lo que el titular de la marca recurrida ha intentado proteger tiene un ámbito aplicativo concreto: los servicios de educación y esparcimiento, incluyendo particularmente el montaje de programas radiofónicos y de televisión. Lo que lleva a considerar que los canales de distribución de los productos y servicios enfrentados son los mismos, los medios de comunicación convencionales, porque a través de estos los titulares de las marcas enfrentadas hacen llegar al público consumidor sus servicios. Esto es, dentro de la misma Clase del Nomenclátor, tienen el mismo destino en cuanto que los servicios radiofónicos y televisivos se ofrecen al público en general, la audiencia.

Por todo ello ha de concluirse en el error de derecho del Tribunal de Instancia al establecer que si bien ambas marcas protegen idénticos productos, el ámbito aplicativo de la marca aspirante no resulta ser coincidente con aquel en que opera la marca oponente.

SEXTO

Aún cuando con lo anterior sería suficiente para la estimación de los motivos de casación que conjuntamente examinamos y, con ello el recurso de casación, ha de señalarse que, además, la sentencia impugnada incurre en otro error de derecho, cuando afirma que la identidad de productos cede ante las diferencias de conjunto, "pero sobre todo ante un extremo que es el de la notoriedad de la marca oponente". Es cierto que, como dato de hecho reconoce que la marca no es renombrada, si bien establece que la marca oponente ha adquirido una clara notoriedad, siendo plenamente identificada con el programa radiofónico, que desde hace años tiene en antena la Cadena SER, notoriedad que le hacer ser sobradamente conocida con amplia publicidad y número de oyentes, lo que sirve para que puedan convivir en el mercado sin riesgo de error o confusión.

Tal conclusión es contraria a nuestra jurisprudencia que, de un modo reiterado lo que excusa cualquier cita concreta, ha afirmado que, tratándose de productos o servicios iguales o similares, la notoriedad de una marca previamente registrada por los sectores afectados no puede servir de elemento para minimizar ni excluir, antes al contrario, el riesgo de confusión que se generaría al admitir su coexistencia con otras marcas, siendo preciso en ese caso extremar las precauciones al examinar y valorar los elementos que la diferencian y las que aumentan el riesgo o peligro de error o confusión, tratando siempre de evitar que la marca que pretende el acceso al Registro no pueda aprovecharse de la fama o notoriedad reconocida por las que ya se encuentran inscritas en el, estableciendo la sentencia de 21 de Junio de 2.002 , en un examen exhaustivo del alcance de la notoriedad, que "incluso sin esta protección ultrareforzada, que sólo a partir de la Ley 17/2001 ha tomada carta de naturaleza, esto es, colocándose en el momento temporal al que se refiere el presente litigio, vigente la Ley 32/1998 , los preceptos de esta no se compadecen ya con la doctrina jurisprudencial en la que se inspira esta parte del motivo de casación, doctrina que debe reputarse superada por la nueva norma legal". Estaba con ello rechazando precisamente la doctrina errónea que se sostiene en la sentencia de instancia, recogida de la jurisprudencia a la vigente Ley de Marcas de que la notoriedad de una marca precedente puede contribuir a evitar la confusión generada por la marca aspirante similar, constituyéndose en un acusado elemento diferenciador de ambas.

SÉPTIMO

La estimación de los motivos examinados con la consecuente estimación del recurso de casación y la anulación de la sentencia impugnada, nos obliga con plenitud de jurisdicción a resolver lo que corresponda dentro de los términos en que apareciera planteado el debate, conforme a lo dispuesto en el artículo 95.2.d), de la Ley Jurisdiccional .

La cuestión planteada se ciñe a determinar si es posible la convivencia en el mercado sin que se produzca riesgo de confusión o asociación entre los consumidores entre la marca aspirante "TVCARRUSEL CARRUSELTV" y "CARRUSEL DEPORTIVO", ambas para la Clase 41 del Nomenclátor Internacional, en los términos expuestos.

Pues bien, antes nos hemos referido que el artículo 12.1.a), de la Ley de Marcas requiere para que opere la prohibición relativa que contiene, la doble coincidencia entre la identidad o semejanza de los signos y productos o servicios. En el presente supuesto, existe identidad entre los servicios, que están no sólo incluidos en la misma Clase 41 del Nomenclátor Internacional, sino que tienen el mismo destino, por lo que concurre uno de los supuestos para la entrada en juego de la prohibición.

OCTAVO

Se trata ahora de examinar si concurre el otro requisito: el de la identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual entre la marca aspirante y la oponente. Y el examen en su conjunto de los signos enfrentados lleva a la consideración de una cuasi identidad denominativa entre la aspirante y la oponente.

Aun cuando el criterio general dominante para efectuar el examen comparativo entre las marcas enfrentadas es el de que lo que forma la marca o distintivo es el conjunto de sus elementos, por lo que la comparación debe hacerse del conjunto denominativo, en su impresión general, sin descomposiciones artificiosas, este criterio, no tiene carácter absoluto, precisamente por el casuismo imperante en la materia, por lo que deberá atenderse a las circunstancias del caso concreto, como es el ahora examinado de marcas denominativas constituidas por dos o mas vocablos denominativos en los que uno de ellos destaca de manera preponderante, relegando a los demás a un segundo término.

Así, si tenemos en cuenta, por un lado, que el término TV (indicador del vocablo Televisión) de la aspirante que precede y finaliza el elemento denominativo, es genérico en relación con los servicios que se intentan proteger con el (Clase 41," servicios de educación y esparcimiento, especialmente, montaje de programas radiotelevisivos") y que el término DEPORTIVO (referente al tipo de contenido del programa) de la marca prioritaria es descriptivo, también en relación con los mismos servicios de la Clase 41, excluyendo el primero por genérico y el segundo por descriptivo ( artículo 11.1.a) y c) de la Ley de Marcas ) porque carecen de fuerza diferenciadora, conforme a la jurisprudencia de este Tribunal (sentencias entre otras de 22 de Septiembre y 17 de Diciembre de 1.997 y 20 de Julio de 2.001 ), hay que concluir que el elemento predominante e idéntico en ambas denominaciones es CARRUSEL, porque tanto TV como DEPORTIVO constituyen un bloque accesorio a la parte principal de la denominación. Es, por tanto, CARRUSEL y no otro el vocablo que ha de tenerse en cuenta en la comparación, en cuanto tiene un acusado relieve de elemento dominante y distintivo que es el que está dotado de especial eficacia individualizadora, que además ha alcanzado notoriedad en los servicios de radiodifusión por el uso que de su marca ha venido haciendo la recurrente.

Concurre así el otro requisito para que entre en juego la prohibición, y por tanto, existiendo cuasi identidad denominativa y conceptual e identidad de productos, la incompatibilidad entre las marcas enfrentadas hace imposible la convivencia entre ambas, para que no se produzca el error o confusión que el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas trata de prevenir.

Por todo ello, reiterando las razones expuestas anteriormente en relación con el examen de la notoriedad, que merece especial protección sobre la base del contenido del artículo 13.c) de la Ley de Marcas ("No podrán registrarse como marcas: c) Los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados") para evitar el aprovechamiento de modo indebido de la reputación de que goza la misma, ha de concluirse en la estimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto.

NOVENO

Todo ello comporta, conforme a lo dispuesto en el artículo 95.3 en relación con el artículo 139.1 y 2 de la Ley Jurisdiccional , que en cuanto a las costas de este recurso cada parte haya de satisfacer las suyas y en cuanto a las de instancia, no procede hacer expresa imposición de las mismas.

Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,

FALLAMOS

Primero

Haber lugar a la estimación del recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, S.A., contra la sentencia dictada con fecha 12 de Noviembre de 2.003, por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 6ª, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que desestimó el recurso contencioso-administrativo número 1.316/2.001 , interpuesto por aquella contra las Resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 5 de Septiembre de 2.000 y de 23 de Julio de 2.001 que mantuvo en vía administrativa la anterior, cuya sentencia se casa y anula.

Segundo

Estimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por la mercantil expresada contra las Resoluciones citadas de la Oficina Española de Patentes y Marcas que concedieron el registro de la marca número 2.286.479, "TVCARRUSEL CARRUSELTV" para la Clase 41 del Nomenclátor Internacional, Resoluciones que se anulan por no conformes a derecho; y por consiguiente se deniega el registro de la marca solicitada.

Tercero

Respecto de las costas, en cuanto a las de este recurso de casación cada parte satisfará las suyas y respecto de las de instancia no ha lugar a su expresa imposición a ninguna de las partes.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos .Fernando Ledesma Bartret.- Oscar González González.- Manuel Campos Sánchez-Bordona.- Francisco Trujillo Mamely.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez- Cruzat.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente de esta Sala Excmo. Sr. D. Francisco Trujillo Mamely, todo lo cual yo, el Secretario, certifico.

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